1 P inheiro N eto A dvogados CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA Ana Gabriela de Gouvêa D.M....

1Pinheiro Neto Advogados

CONTRATOS DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE

TECNOLOGIATECNOLOGIA

Ana Gabriela de Gouvêa D.M. Ana Gabriela de Gouvêa D.M. KurtzKurtz

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2004Rio de Janeiro, 23 de julho de 2004


CONTRATOSCONTRATOS

• Fornecimento de Tecnologia (Fornecimento de Tecnologia (Know-HowKnow-How) ) - FT- FT

• Prestação de Serviços de Assistência Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica - SATTécnica e Científica - SAT

• Licença de Exploração de Patente - LEPLicença de Exploração de Patente - LEP• Licença de Uso de Marca - LUMLicença de Uso de Marca - LUM• Franquia Empresarial (Franquia Empresarial (FranchisingFranchising))


Averbação no INPI - Averbação no INPI - Instituto Nacional da Propriedade IndustrialInstituto Nacional da Propriedade Industrial

• Lei da Propriedade Industrial (Lei Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96):9.279/96):

““Artigos 62 e 140: Artigos 62 e 140: O contrato de licença deverá ser O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. terceiros.

§1§1o o A averbação produzirá efeitos em relação a A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2§ 2oo Para efeito de validade de prova de uso, o contrato Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.” de licença não precisará estar averbado no INPI.”



• Lei da Propriedade Industrial (Lei Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96):9.279/96):

““Artigo 211: Artigo 211: O INPI fará o registro dos contratos que O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. relação a terceiros.

Parágrafo único - A decisão relativa aos pedidos de Parágrafo único - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro ”data do pedido de registro ”



• Efeitos da Averbação: Efeitos da Averbação:

– Permitir a remessa das divisas ao Permitir a remessa das divisas ao exterior através do registro do contrato exterior através do registro do contrato no RDEno RDE

– Permitir a dedutibilidade fiscal dos Permitir a dedutibilidade fiscal dos pagamentos efetuados no Imposto de pagamentos efetuados no Imposto de Renda Renda

– Produzir efeitos perante terceirosProduzir efeitos perante terceiros


Fornecimento de Tecnologia Fornecimento de Tecnologia ((Know-HowKnow-How))

• Objetiva a transferência de Objetiva a transferência de conhecimentos e técnicas aplicáveis na conhecimentos e técnicas aplicáveis na fabricação de bens ou na prestação de fabricação de bens ou na prestação de serviços não amparados por direitos de serviços não amparados por direitos de propriedade industrial (patente).propriedade industrial (patente).

• Prazo - 5 anos, prorrogáveis por mais um Prazo - 5 anos, prorrogáveis por mais um período de 5 anos, dependendo de período de 5 anos, dependendo de aprovação pelo INPI.aprovação pelo INPI.

• Tecnologia de última geração.Tecnologia de última geração.



• Remuneração :Remuneração :– As regras que limitam o valor do contrato As regras que limitam o valor do contrato

variam de acordo com a existência ou não de variam de acordo com a existência ou não de relação de controle societário, direto ou relação de controle societário, direto ou indireto, entreindireto, entre a empresa cedente e a a empresa cedente e a empresa receptora da tecnologia empresa receptora da tecnologia

• Com Controle (> 50% capital votante) - Variam Com Controle (> 50% capital votante) - Variam de 1% a 5% da receita líquida auferida com a de 1% a 5% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço, dependendo do venda do produto ou serviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58)ramo de atividade (Portaria MF 436/58)

• Sem Controle (<50% capital votante) - Sem Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais (poder discricionário do INPI) restrições legais (poder discricionário do INPI)



• Dedutibilidade Fiscal - Dedutibilidade Fiscal - Varia de 1% a Varia de 1% a 5% da receita líquida auferida com a venda 5% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço, dependendo do ramo do produto ou serviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58)de atividade (Portaria MF 436/58)



• Portaria MF 436/58:Portaria MF 436/58:

• 5% - Comunicações, Combustíveis, 5% - Comunicações, Combustíveis, Metalurgia Pesada, Informática e Metalurgia Pesada, Informática e AutomaçãoAutomação

• 4% - Alimentos, Química e Farmacêutica4% - Alimentos, Química e Farmacêutica

• 3% - Material Elétrico3% - Material Elétrico

• 2% - Artefatos de Borracha e Matéria 2% - Artefatos de Borracha e Matéria PlásticaPlástica

• 1% - Móveis, Aparelhos de Rádio e Televisão1% - Móveis, Aparelhos de Rádio e Televisão



• Tributação na Remessa ao Exterior:Tributação na Remessa ao Exterior:– Imposto de Renda na FonteImposto de Renda na Fonte

– IOF IOF

– CIDECIDE


Serviços de Assistência Técnica e Serviços de Assistência Técnica e CientíficaCientífica

Definição do INPI: Definição do INPI:

““Contratos que estipulam as condições de Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços execução ou prestação de serviços especializados.”especializados.”


Contratos de ServiçosContratos de Serviços

• Requisitos:Requisitos:

– Explicitação do custo homem/hora por Explicitação do custo homem/hora por categoria de técnico (valor de mercado)categoria de técnico (valor de mercado)

– Prazo previsto para a prestação dos Prazo previsto para a prestação dos serviços ou evidenciação de que os serviços ou evidenciação de que os mesmos tenham sido prestadosmesmos tenham sido prestados

– Valor total da prestação dos serviços Valor total da prestação dos serviços (estimativa)(estimativa)


Serviços Dispensados de AverbaçãoServiços Dispensados de Averbação

• Agenciamento de compras, incluindo serviços de Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc..); alfandegária, etc..);

• Beneficiamento de produtos; Beneficiamento de produtos;

• Homologação e certificação de qualidade de Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação; produtos brasileiros, visando a exportação;

• Consultoria na área financeira; Consultoria na área financeira;

• Consultoria na área comercial; Consultoria na área comercial;

• Consultoria na área jurídica; Consultoria na área jurídica;

• Consultoria visando participação em licitação;Consultoria visando participação em licitação;


Serviços Dispensados de AverbaçãoServiços Dispensados de Averbação

• Estudos de viabilidade econômica; Estudos de viabilidade econômica; • Serviços de Serviços de marketingmarketing; ; • Serviços realizados no exterior sem a presença de Serviços realizados no exterior sem a presença de

técnicos da empresa brasileira e, que não gerem técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios; quaisquer documentos e/ou relatórios;

• Serviços de manutenção de software sem a vinda de Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de help-deskhelp-desk; ;

• Licença de uso de Licença de uso de softwaresoftware sem o fornecimento de sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte documentação completa em especial o código-fonte comentadocomentado

• Aquisição de cópia única de Aquisição de cópia única de softwaresoftware; ; • Distribuição de Distribuição de softwaresoftware..


Licença de Exploração de PatenteLicença de Exploração de Patente

• Objetiva o licenciamento do Objetiva o licenciamento do direito de explorar patente direito de explorar patente depositada ou registrada no depositada ou registrada no Brasil (INPI)Brasil (INPI)

• Licença válida durante o prazo Licença válida durante o prazo de vigência da patente:de vigência da patente:– Invenção - 20 anos.Invenção - 20 anos.– Modelo de Utilidade - 15 anos.Modelo de Utilidade - 15 anos.



• Requisitos:Requisitos:

– Indicar Número e Título da Patente ou Indicar Número e Título da Patente ou Pedido de PatentePedido de Patente

– O aperfeiçoamento introduzido em patente O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence à parte que o licenciada pertence à parte que o desenvolver, cabendo à outra parte o desenvolver, cabendo à outra parte o direito de preferência para o seu direito de preferência para o seu licenciamento.licenciamento.

– Respeito à livre concorrência (Lei 8.884/94)Respeito à livre concorrência (Lei 8.884/94)– Pedido de patentePedido de patente



• RoyaltiesRoyalties : Variam de acordo com a : Variam de acordo com a existência ou não de relação de controle existência ou não de relação de controle societário, direto ou indireto, entre a societário, direto ou indireto, entre a licenciante e a licenciada: licenciante e a licenciada:

• Com Controle (> 50% capital votante) - Com Controle (> 50% capital votante) - Variam de 1% a 5% da receita líquida Variam de 1% a 5% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço, auferida com a venda do produto ou serviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58)MF 436/58)

• Sem Controle (<50% capital votante) - Sem Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais (poder discricionário do restrições legais (poder discricionário do INPI)INPI)



• Dedutibilidade Fiscal - Dedutibilidade Fiscal - Varia de 1% a Varia de 1% a 5% da receita líquida auferida com a venda 5% da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço, dependendo do ramo do produto ou serviço, dependendo do ramo de atividade (Portaria MF 436/58)de atividade (Portaria MF 436/58)


– IOF IOF

– CIDECIDE


Licença de Uso de MarcaLicença de Uso de Marca

• Objetiva o licenciamento do direito de utilizar Objetiva o licenciamento do direito de utilizar marca registrada ou depositada no Brasil marca registrada ou depositada no Brasil (INPI), sem transferir sua titularidade.(INPI), sem transferir sua titularidade.

• Validade:Validade:– Prazo de vigência do registro da marca, Prazo de vigência do registro da marca,

prorrogávelprorrogável

• Requisito:Requisito:– Indicar o Número e a Marca licenciadaIndicar o Número e a Marca licenciada



• RoyaltiesRoyalties : Variam de acordo com a : Variam de acordo com a existência ou não de relação de controle existência ou não de relação de controle societário, direto ou indireto, entre a societário, direto ou indireto, entre a licenciante e a licenciada: licenciante e a licenciada:

• Com Controle (> 50% capital votante) - 1% Com Controle (> 50% capital votante) - 1% da receita líquida auferida com a venda do da receita líquida auferida com a venda do produto ou serviço (Portaria MF 436/58)produto ou serviço (Portaria MF 436/58)

• Sem Controle (<50% capital votante) - Sem Controle (<50% capital votante) - Sem restrições legais (poder Sem restrições legais (poder discricionário do INPI)discricionário do INPI)

• Marca Depositada - Marca Depositada - RoyaltiesRoyalties somente somente podem ser contabilizados após concessão podem ser contabilizados após concessão do registro de marca pelo INPI.do registro de marca pelo INPI.



• Dedutibilidade Fiscal - Dedutibilidade Fiscal - 1% da receita 1% da receita líquida auferida com a venda do produto ou líquida auferida com a venda do produto ou serviço (Portaria MF 436/58)serviço (Portaria MF 436/58)


– IOF IOF

– CIDECIDE


Franquia EmpresarialFranquia Empresarial• Regulado pela Lei 8.955/94:Regulado pela Lei 8.955/94:

– Definição (artigo 2Definição (artigo 2oo) : “Franquia ) : “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.”fique caracterizado vínculo empregatício.”


Franquia EmpresarialFranquia Empresarial

• Contrato mistoContrato misto

• Regras mais flexíveis para Regras mais flexíveis para remuneraçãoremuneração

• Circular de Oferta de FranquiaCircular de Oferta de Franquia


Averbação no INPIAverbação no INPI• Processo de Averbação - 30 dias a Processo de Averbação - 30 dias a

contar do protocolo na DIRTECcontar do protocolo na DIRTEC

• Exigência - 30 diasExigência - 30 dias

• Expedição de Certificado de Expedição de Certificado de AverbaçãoAverbação

• Registro do Certificado de Registro do Certificado de Averbação no BACEN (RDE) em Averbação no BACEN (RDE) em caso de remessa de pagamentos ao caso de remessa de pagamentos ao exteriorexterior


Legislação AplicávelLegislação Aplicável

• Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial)Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial)

• Leis 4131/62 e 4506/64 (Capital Leis 4131/62 e 4506/64 (Capital Estrangeiro)Estrangeiro)

• Leis 7646/87 e 8383/91 (Imposto de Renda) Leis 7646/87 e 8383/91 (Imposto de Renda)

• RIR - Decreto 3000/1999RIR - Decreto 3000/1999

• Portaria 436/58 atualizaçõesPortaria 436/58 atualizações

• Atos Normativos INPI - 135 e 136Atos Normativos INPI - 135 e 136

• CUP e TRIPSCUP e TRIPS


PL 2293/2003PL 2293/2003Dep. Jorge Alberto (PMDB-SE)Dep. Jorge Alberto (PMDB-SE)

Redação Atual:

TÍTULO VI

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.


PL 2293/2003PL 2293/2003Redação proposta (Subst. Bernardo

Ariston):

Art.211 (...)

§ 1º A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

§ 2º O INPI enviará à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda os dados relativos aos certificados de averbação referentes a contratos de transferência de tecnologia.

§ 3º O Poder Executivo regulamentará o disposto no § 2º deste artigo.


PL 2293/2003PL 2293/2003

Art. 240 - O art. 2o da Lei no. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2o- O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".


Muito obrigada !

Propriedade Intelectual - Contratos

Ana Gabriela [email protected]

(21) 2506-1638

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