JULIANA OLIVEIRA ROCHA - repositorio.ufsc.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

DEPARTAMENTO DE DIREITO

CURSO DE DIREITO

JULIANA OLIVEIRA ROCHA

ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A possibilidade ou não

de nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral no Brasil.

Florianópolis/SC

2021

Juliana Oliveira Rocha

ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A possibilidade ou não

de nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral no Brasil.

Trabalho Conclusão do Curso de Graduação

em Direito do Centro de Ciências Jurídicas da

Universidade Federal de Santa Catarina como

requisito para a obtenção do título de Bacharel

em Direito.

Professor Orientador Dr. Orlando Celso da

Silva Neto

Florianópolis/SC

2021

Juliana Oliveira Rocha

A ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: a possibilidade ou não de

nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral

Este Trabalho Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de

“Bacharel” e aprovado em sua forma final pelo Curso Direito

Florianópolis, 13 de maio de 2021.

________________________

Prof. Luiz Henrique Urquhart Cademartori, Dr.

Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

________________________

Prof.(a) Orlando Celso da Silva Neto, Dr.(a)

Orientador(a)

Instituição Universidade Federal de Santa Catarina

________________________

Bráulio Cavalcanti Ferreira

Avaliador(a)

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina

________________________

Tobias Pereira Klen

Avaliador(a)

Instituição Universidade Federal de Santa Catarina

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

TERMO DE APROVAÇÃO O presente Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A possibilidade ou não de nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral no Brasil”, elaborado pelo(a) acadêmico(a) “Juliana Oliveira Rocha”, defendido em 13/05/2021 e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota __9,5___(nove vírgula cinco), cumprindo o requisito legal previsto no art. 10 da Resolução nº 09/2004/CES/CNE, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº 01/CCGD/CCJ/2014.

Florianópolis, 13 de Novembro de 2021.

________________________________________________Prof. Dr. Orlando Celso da Silva Neto

Professor Orientador

________________________________________________Bráulio Cavalcanti Ferreira

Membro de Banca

________________________________________________Tobias Pereira Klen

Membro de Banca

Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Ciências Jurídicas

COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO INEDITISMO DO TCC E

ORIENTAÇÃO IDEOLÓGICA

Aluno(a): Juliana Oliveira Rocha

RG: 499299899

CPF: 44944106831

Matrícula: 16105200

Título do TCC: ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A

possibilidade ou não de nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral no

Brasil.

Orientador(a): Prof. Dr. Orlando Celso da Silva Neto

Eu, Juliana Oliveira Rocha, acima qualificado(a); venho, pelo presente termo,

assumir integral responsabilidade pela originalidade e conteúdo ideológico

apresentado no TCC de minha autoria, acima referido

Florianópolis, 20 de maio de 2021.

________________________________________________

JULIANA OLIVEIRA ROCHA

Este trabalho é dedicado à minha família, aos meus colegas de

classe e aos meus queridos amigos.

AGRADECIMENTOS

Mais de cinco anos se passaram desde o início da graduação e hoje posso dizer que

eles abrigaram os momentos mais incríveis e desafiadores da minha vida.

Muito além do encerramento de um ciclo, este momento representa a concretização

de um sonho de uma menina que sonhou em cursar direito, decidiu sair de sua cidade natal e

se aventurou em Florianópolis/SC.

Chego ao final de um ciclo, tendo a oportunidade de expressar minha gratidão às

pessoas que acreditaram em mim e me ajudaram a conseguir chegar até aqui. Assim, mesmo

correndo o risco de esquecer de mencionar alguém, valho-me do marco que representa este

último ato enquanto graduanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina para

registrar minha gratidão a algumas pessoas que fizeram parte desta trajetória.

Primeiramente, como não poderia deixar de ser, agradeço e dedico a conquista que

representa a graduação à minha mãe, Elaine Oliveira Rocha e aos meus avós, Neuza Maria de

Araujo Oliveira e Miguel de Araujo Oliveira. Jamais conseguirei retribuir tudo o que vocês já

fizeram e fazem por mim. Cada palavra e gesto de incentivo foram fundamentais para me

manter forte e me auxiliar nessa jornada, que foi desafiadora.

Em seus nomes agradeço também aos demais familiares, com destaque especial aos

meus tios: Vitor de Araujo Oliveira e Cintia de Araujo Oliveira e ao meu grande amigo

Valmir Souza Cruz, os quais sempre estiveram ao lado.

Aos amigos de longa data, Pierre Almeida, Maria Eduarda Araujo, Naira Policarpo e

Allana Natasha pelas conversas, desabafos, gargalhadas e por sempre me apoiarem nos

momentos difíceis, ainda que à distância. Muito me alegra perceber que mesmo após todos

esses anos e todas as cidades pelas quais passamos seguimos possuindo um enorme carinho

uns pelos outros.

Já em se tratando da Universidade, agradeço aos colegas da gestão “Nova Estação”

do Centro Acadêmico XI de Fevereiro, em especial, ao Murillo Preve, Juliana Blanco, Mário

Feller Guedes, Vanessa Brand, Hamilton Zardo Neto, Andrey Lyncon, Daniel Boeing e

outros. Foi um desafio prazeroso participar do movimento estudantil com pessoas incríveis

como eles.

Agradeço também aos novos amigos que simplesmente surgiram nos últimos cinco

anos e se fizeram muito especiais pelas mais variadas razões: Izabelly Friedrich, Ana

Caroline, Henrique Carlesso, Henrique Cardoso de Sá, Liége Bueno, Jaqueline Cardoso,

Raquel Tóppor, Sarah Tóppor, Letycia Lucas, Natália Ferreira e outros.

Por fim, mas não menos importante, agradeço ao meu orientador, Prof. Orlando,

profissional exemplar no qual me espelho. Igualmente, agradeço aos demais membros da

banca, Bráulio Cavalcanti e Tobias Klen, pelo aceite do convite em avaliar este trabalho e por

suas valorosas contribuições à pesquisa.

RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade discutir a possibilidade ou impossibilidade de

declaração de nulidade de uma marca em um processo arbitral, através da pesquisa

bibliográfica por meio da análise de obras relacionadas sobre o tema e da legislação brasileira

em comparação com normativas dispostas na Espanha e Itália. Desse modo, o objetivo

principal é analisar o ordenamento jurídico do Brasil e verificar a possibilidade de arbitragem

envolvendo a nulidade de uma marca. Inicialmente, realiza-se uma análise do instituto da

propriedade intelectual, focando sobre o direito de marca e expondo como ocorre a nulidade

de uma marca no Brasil. Em um segundo momento, analisa-se o instituto da arbitragem,

expondo sobre as peculiaridades que envolvem a arbitrabilidade objetiva e subjetiva. Em

seguida, o objeto de análise torna-se a questão da arbitragem em propriedade industrial,

expondo inclusive aplicação desse meio de resolução de conflitos em outros países e as

vantagens desse instituto. Aborda-se, ainda, sobre o papel do INPI nas ações de nulidade e

sobre uma possível atuação do INPI em casos de arbitragem envolvendo a nulidade de marca.

Posteriormente, se trata do ponto cerne do presente trabalho que é a possibilidade ou não de se

declarar a nulidade de uma marca em sede de arbitragem e, a fim de chegar a uma conclusão

apropriada, se expõe diversos entendimentos doutrinários, expondo os argumentos favoráveis

e não favoráveis a cerca da possibilidade de nulidade de uma marca, considerando,

principalmente, a ordem pública, o efeito da sentença e a competência dos árbitros. Por fim,

são feitas considerações sobre possíveis alterações no ordenamento jurídico sobre o tema.

Palavras-chave: Propriedade intelectual; Propriedade industrial; Direito de marca;

Arbitragem; Nulidade.

ABSTRACT

The work focus on to discuss the possibility or impossibility of declaring a trademark nullity

in an arbitration process, through bibliographic research through the analysis of related works

on the subject and Brazilian legislation in comparison with regulations in Spain and Italy.

Thus, the main objective is to analyze the legal system of Brazil and verify the possibility of

arbitration involving the nullity of a trademark. Initially, an analysis of the institute of

intellectual property is carried out, focusing on the trademark law and exposing how the

nullity of a brand occurs in Brazil. In a second step, the institute of arbitration is analyzed,

exposing the peculiarities that involve objective and subjective arbitrability. Then, the object

of analysis becomes the question of arbitration in industrial property, including the application

of this means of conflict resolution in other countries and the advantages of this institute. It

also addresses the role of INPI in nullity actions and a possible action by INPI in arbitration

cases involving brand nullity. Subsequently, it is the main point of the present work, which is

the possibility or not of declaring the nullity of a trademark in the context of arbitration and,

in order to reach an appropriate conclusion, several doctrinal understandings are exposed,

exposing the favorable and not favorable to the possibility of nullity of a trademark,

considering, mainly, the public order, the effect of the sentence and the competence of the

arbitrators. Finally, considerations are made about possible changes in the legal system on the

subject.

Keywords: Intellectual property. Industrial property. Trademark law. Arbitration. Nullity.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAM/CCBM Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá

CVM Comissão de Valores Mobiliários

CUB Convenção da União de Berna

CUP Convenção da União de Paris

INPI Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

LPI Lei de Propriedade Intelectual

OEA Organização dos Estados Americanos

OEMP Oficinal Espanhola de Marcas e Patentes

OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ONU Organização das Nações Unidas

PI Propriedade Intelectual

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

UNCITRAL United Nacional Comissiono on International Trade Law

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 15

2 O DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ....................................... 19

2.1 CONCEITUAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA ........................... 19

2.2 ESPÉCIES DE DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ....................... 21

2.2.1 Direito de autor .................................................................................................... 21

2.2.2 Direitos de Propriedade Intelectual sui generis ................................................ 22

2.2.3 Direito de Propriedade Industrial ...................................................................... 24

2.3 DIREITO DE MARCA ......................................................................................... 25

2.3.1 Conceito, função social e natureza jurídica do direito de marca .................... 26

2.3.2 Requisitos para registrar uma marca no Brasil ............................................... 29

2.3.3 Declaração de nulidade de uma marca no Brasil ............................................. 37

3 A ARBITRAGEM ............................................................................................... 38

3.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA ARBITRAGEM ............................ 38

3.1.1 Arbitrabilidade subjetiva .................................................................................... 42

3.1.2 Arbitrabilidade objetiva ...................................................................................... 42

3.2 POSSIBILIDADE DE ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL ... 44

3.2.1 Vantagens da arbitragem na propriedade intelectual ...................................... 45

4 O PAPEL DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE

INDUSTRIAL NA NULIDADE DE UMA MARCA .......................................................... 46

4.1 O PAPEL DO INPI ................................................................................................ 46

4.2 NATUREZA JURÍDICA DA INTERVENÇÃO DO INPI ................................... 47

4.2.1 Regime jurídico aplicável a atuação do INPI .................................................... 50

4.3 DISCUSSÃO DO INPI ACERCA DA ARBITRAGEM ...................................... 55

5 DELIMITAÇÃO SOBRE A ARBITRABILIDADE NO DIREITO

MARCÁRIO ........................................................................................................................... 55

5.1 ARBITRABILIDADE NO DIREITO DE MARCA ............................................. 56

5.1.1 Violação da ordem pública ................................................................................. 57

5.1.2 Eficácia da sentença arbitral .............................................................................. 59

5.1.3 Direito outorgado pelo Estado ............................................................................ 61

5.2 ANÁLISE DE ORDENAMENTOS ESTRANGEIROS ....................................... 62

5.3 CONSIDERAÇÕES .............................................................................................. 64

6 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 66

REFERÊNCIAS ................................................................................................... 68

15

1 INTRODUÇÃO

Com uma sociedade extremamente industrializada e constantemente dependente de

suas invenções, a proteção inventiva tornou-se essencial para garantir ao criador seus devidos

direitos através de uma segurança jurídica e, consequentemente, o crescimento econômico de

um país.

Diante da necessidade de criar mecanismos jurídicos de proteção ao investimento

colocado na criação dessas produções, os direitos de propriedade intelectual passaram a ser

objeto de proteção. A primeira legislação de propriedade intelectual conhecida foi

promulgada em Veneza (Itália), em 1474, com a finalidade de instigar o desenvolvimento

tecnológico pela concessão de proteção sobre uma invenção, podendo ser considerada a

primeira lei sobre patentes1.

Com o passar dos anos e o consequente avanço tecnológico, foram editadas as

primeiras leis sobre propriedade intelectual em outros países, como na França (em 1781) e no

Reino dos Países Baixos (em 1806). Contudo, o desenvolvimento foi tão grande que não

bastavam às regras locais, necessitando de uma proteção internacional, inclusive na Europa,

em que o fluxo do comércio era intenso2.

Diante dessa necessidade foram realizadas a Convenção da União de Paris (CUP),

em 1883, para proteção da propriedade industrial e a Convenção da União de Berna (CUB),

em 1886, para proteção de obras literárias e artísticas, buscando desenvolver diretrizes gerais

e internacionais sobre esses direitos3.

Anos após as primeiras convenções, foi criada, em 1967, pela Organização das

Nações Unidas (ONU), uma agência especializada para criação de normas gerais sobre a

propriedade industrial, conhecida como OMPI – a Organização Mundial da Propriedade

Intelectual, a qual tem sede em Genebra, na Suíça4.

No Brasil, a matéria sobre propriedade intelectual começou a ser regulamentada a

partir de 1809. Atualmente, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, protege os direitos de

propriedade industrial, incluindo na propriedade privilégios as patentes e os modelos de

1 SOARES, Gysele Amanajás. A construção histórica do sistema de propriedade intelectual. Revista Jus

Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4395, 14 jul. 2015. Disponível em:

https://jus.com.br/artigos/34018. Acesso em: 20 jan. 2021. 2 SILVA, José Everton; SILVA, Marcos Vinicius. A Propriedade Intelectual como evolução histórica do

instituto da propriedade imaterial. Disponível

em:<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=53c16d65d012198a>. Acesso em: 20 de jan. 2021. p.13-14 3 Ibidem

4 Ibidem

16

utilidade, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e a repressão da competição

injusta5.

Foi criado, em 1971, com a Lei n. 5.648, de 1971, o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI), o qual é uma autarquia federal responsável pelo

aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de

direitos de propriedade intelectual para a indústria6.

Desse modo, evidencia-se que o INPI é o órgão responsável pela concessão de

patente e o registro de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de

computador e topografias de circuitos, além de realizar a averbações e contrato de franquias

de outras modalidades de transferência de tecnologia7.

A competência do INPI não se restringe apenas ao registro ou à concessão, mas este

detém a competência de evidenciar e analisar se o pedido preenche os requisitos da Lei de

Propriedade Industrial e se encontra ausente qualquer proibição legal.

Ocorre que a situação do INPI preocupa desde antes final de 2015, visto que possui

uma grande quantidade de processos administrativos de nulidade de registros de marcas,

instituídos até 2009, com análise pendente. Nesse sentido, vislumbra-se uma crise do Poder

Judiciário com a alta quantidade de demandas e uma crise na Administração, pelo elevado

contencioso enfrentado pelo INPI. Deve-se levar em consideração mecanismos alternativos

para soluções de conflitos envolvendo a propriedade intelectual, especialmente o direito a

marca8.

A marca, segundo a legislação brasileira, é um sinal distintivo que identifica

produtos e serviços, ou seja, a marca reflete uma série de informações sobre produtos e

serviços, e permite ao público identificá-los no mercado consumidor9.

Nesse cenário, destaca-se o instituto da Arbitragem, a qual é uma forma de resolução

de conflitos que vem crescendo consideravelmente no Brasil, como uma importante via

alternativa ao Poder Judiciário.

5 COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.

Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021.

p.13. 6 BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá

outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>. Acesso em: 20

jan. 2021. 7 INPI. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial>. Acesso

em: 20 jan. 2021. 8 COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.

Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021.

p.15. 9 Ibidem, p.14

17

A publicação da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996) foi à

primeira estrutura na evolução da arbitragem como método de resolução de disputas no

Brasil10

. A arbitragem é uma alternativa de solução de conflitos, jurisdicional, por meio da

qual as partes elegem árbitros de sua confiança para colocar fim aos seus litígios, através de

uma sentença arbitral11

.

Conhecendo o fenômeno da arbitragem e suas vantagens, como a flexibilidade,

sigilo, celeridade e possibilidade de escolha de quem decidirá a demanda, esta possui

características oferecidas pela arbitragem que servem em bastante ao instituto da propriedade

intelectual12

.

No mais, será analisado, em comparação, a aplicação da arbitragem no procedimento

de registro de marcas na Espanha (Lei nº 17, de 7 de dezembro de 2001) e na Itália, as quais

preveem expressamente a possibilidade de arbitragem.

Além disso, evidencia-se que o fato de o Poder Judiciário não ser tão flexível, ser

dotado do princípio da publicidade, ser reconhecidamente moroso e de contar com poucos

juízes especializados em propriedade intelectual compromete bastante essa área do direito13

.

Desta forma, se adianta que o presente trabalho tem a intenção de abordar a

possibilidade da arbitragem, a qual é um meio alternativo de resolução de conflito, na

propriedade intelectual, especificamente, na declaração de nulidade de uma marca.

Logo, possui como objetivo a análise do ordenamento jurídico brasileiro, com o

intuito de verificar a possibilidade de arbitragem envolvendo a nulidade de uma marca.

Assim, como a necessidade de se realizar uma revisão bibliográfica apresentando as nuances

que envolvem tanto a propriedade intelectual, principalmente o direito de marca, como a

arbitragem e suas peculiaridades que permeiam este método extrajudicial de resolução de

conflitos (arbitrabilidade objetiva e subjetiva), sobretudo para entender quais são os limites

impostos pelo ordenamento jurídico relativo aos direitos de propriedade intelectual.

No mais, ainda, realiza-se observações com legislações da Espanha e Itália de modo

a comparar a arbitrabilidade da nulidade de marcas nesses países e no sistema jurídico

brasileiro.

10

BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 5 out. 2019. 11

MAGALHÃES, Henrique Oliveira de. A (Im)Possibilidade de declaração de nulidade de patente em

arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em: <

http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3

%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.34. 12

MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p.47. 13

Ibdem, p. 13-15.

18

Portanto, este trabalho se justifica do ponto de vista metodológico, devido à

necessidade de estudar alguns conceitos e aspectos da arbitragem e das marcas e sua

regulamentação legal. Somente através do entendimento da lei material que pode ser

explicada até onde a arbitrabilidade pode ir em relação ao direito de marcas e em que medida

as arbitragens podem ser aplicadas como ferramenta de desenvolvimento, bastante conhecida

na área comercial.

Assim, a metodologia utilizada foi a elaboração de pesquisa bibliográfica e

hermenêutica, por meio de análise de obras relacionadas e entendimentos prévios sobre o

tema, como também das legislações brasileiras que abordam a temática em comparação com a

normativa disposta na Espanha e Itália.

O primeiro capítulo dedica-se a abordar, em questões gerais, sobre a propriedade

intelectual, bem como sobre as suas espécies: direito autoral, direito da propriedade industrial

e direito da propriedade industrial sui generis. No mais, explora-se, com maior ênfase, o

direito de marca, conceituando e abordando a natureza deste direito, expondo como ocorre o

registro e a nulidade de marca.

O segundo capítulo enfoca na questão da arbitragem, conceituando esse meio de

resolução de conflito, bem como adentrando na questão da arbitrabilidade objetiva e subjetiva

de litígios, nos termos da legislação brasileira. Além disso, aborda de forma ampla sobre a

possibilidade da arbitragem em matéria de propriedade industrial e as vantagens desse

instituto.

O terceiro capítulo faz uma análise sobre o papel do INPI e sobre qual é a natureza

da intervenção deste órgão em questões que envolvam a nulidade de direito de marca. Expõe,

ainda, a possibilidade de um modo de atuação do Instituto Nacional de Propriedade

Intelectual no procedimento arbitral.

O quarto capítulo enfoca sobre a possibilidade da arbitragem no direito marcário,

expondo às discordâncias existentes sobre o tema, especificamente em relação às

controvérsias presentes acerca da ordem pública, do fato de que a propriedade industrial é um

direito outorgado pelo Estado e com relação à eficácia da sentença arbitral. Além disso, faz-se

uma comparação com a legislação da Espanha e da Itália, as quais possuem disposições

especificas sobre a arbitragem em propriedade industrial.

Traz, ao fim, uma análise sobre a possibilidade de se permitir a arbitragem com a

implementação de algumas alterações na lei, apresentando algumas considerações com base

na comparação da lei espanhola e italiana.

19

2 O DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

O capítulo inaugural do estudo aqui proposto pretende analisar sobre o direito da

propriedade intelectual, buscando expor sobre a conceituação e seus aspectos históricos, bem

como sobre as diferentes espécies.

Já o segundo item aborda o direito marcário, expondo sua definição e função social.

Discorre, ainda, sobre a sua natureza jurídica e o processo de registro e nulidade de uma

marca no Brasil.

2.1 CONCEITUAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A propriedade intelectual (PI) é a área do direito que possui como objeto a proteção

às produções do intelecto no âmbito industrial, científico, musical e literário, ou seja, garante

recompensas aos inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto – seja bens

imateriais ou não, incorpóreos ou não –, entre eles, o direito de exclusividade, por um prazo

determinado14

.

O jurista Edmond Picard propôs, em 1954, a ideia do conceito intitulado de “direitos

intelectuais” (droits intelectualles), realçando a origem deste direito e destacando que estes

constituem um direito de natureza especial15

.

O conceito de direito de propriedade intelectual foi definido pela Convenção da

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada em 1967, em Estocolmo,

Suécia. Essa englobou definições já trazidas em outras convenções, como a Convenção de

Paris (1919) e a Convenção de Berna (1886)16

.

A partir da assinatura do mencionado documento constituiu-se a Organização

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a qual é um órgão autônomo dentro do sistema

das Nações Unidas17

.

14

VANIN, Carlos Eduardo. Propriedade Intelectual: conceito, evolução histórica e normativa, e sua

importância. JusBrasil. Disponível em: <https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-

intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia>. Acesso em: 20 de mar. 2021. 15

QUEIROZ. Raul Loureiro. Arbitragem internacional na solução de controvérsias em Propriedade

Intelectual. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Disponível em: <

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13869/000657456.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso

em: 20 de mar. 2021. p.21. 16

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. Tomo 1,

p. 7. 17

OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. WIPO Handbook: Policy,

Law and Use. WIPO Publication n° 489 (E). Second Edition, 2004, p. 3.

20

Nesse sentido, o art. 2º, inciso VIII da Convenção da OMPI define a propriedade

intelectual como:

Direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos

artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às

emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana,

às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais,

comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais,

à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à

atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico18

.

Vislumbra-se, assim, que o objeto da propriedade intelectual é garantir aos criadores

ou responsáveis de uma ideia ou invenção a atribuição de direitos de exclusividade sobre a

criação intelectual em si.

Segundo Carlos Alberto Bittar, os direitos da propriedade intelectual incidem na

relação entre o criador ou responsável e o bem imaterial19

, garantindo exclusividade, para os

criadores, para a utilização econômica das suas invenções, criações ou ideias20

, que se

manifestam das mais diversas formas, sejam elas estéticas, utilitárias, sensíveis ou para

transmissão de conhecimento.

Diante do desenvolvimento de uma sociedade que constantemente busca aprimorar

os seus conhecimentos na área da tecnologia e com um mercado cada vez mais competitivo,

com a devida segurança jurídica, inventores, empresários e artistas são encorajados a criar

novos bens significativos de natureza imaterial e, consequentemente, impulsionam o

crescimento econômico, visto que a propriedade intelectual conecta o conhecimento com a

atividade empresarial21

.

Desse modo, bens incorpóreos, principalmente como as marcas e as patentes, as

quais englobam os ativos não circulantes intangíveis das sociedades, merecem o devido

amparo jurídico, já que são essenciais para o incremento patrimonial destas e para o mercado

empresarial como um todo22

.

18

Ibidem. 19

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 2. 20

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos intelectuais na Constituição. Revista de informação legislativa: v. 24,

n.96, Brasília/BR, out/dez 1987, p. 323-326. 21

LASTRES, Helena Maria Martins.; FERRAZ, João Carlos. Economia da informação, do conhecimento e do

aprendizado. In: LASTRES, Helena Maria Martins; ALBAGLI, Sarita. Informação e globalização na era do

conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 29. 22




%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.19-20.

21

2.2 ESPÉCIES DE DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O direito de propriedade intelectual pode ser classificado, basicamente, em três

categorias: o direito autoral, a propriedade industrial e os direitos sui generis. O direito autoral

abrange os direitos autorais e conexos. Por outro lado, a propriedade industrial engloba as

marcas, patentes e desenhos industriais e, por fim, os direitos sui generis englobam a proteção

de cultivares, topografias de circuitos integrados, indicações geográficas, dentre outros23

.

2.2.1 Direito de autor

No Brasil, o direito do autor é reconhecido pela Constituição Federal, a qual prevê

em seu art. 5º, inciso XXVII, que “aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização,

publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei

fixar”24

.

Inobstante, a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, também conhecida como Lei

de Direitos Autorais regula as relações provenientes da exploração econômica e artística

desses direitos25

.

O art. 7º da Lei de Direitos Autorais lista as principais categorias que são passíveis

de proteção, englobando, assim, textos literários, artísticos ou científicos, obras de artes,

composições musicais com ou sem letras, fotografias, desde que sejam criações artísticas e

outros. Cumpre destacar, inclusive, que os programas de computadores são também

protegidos pelo direito do autor, contudo, no Brasil, possuem legislação própria – Lei n.

9.609, de 199826

.

23

Ibidem, p. 14. 24

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 15

abr. 2021. 25

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos

autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso

em: 23 de mar. 2021. 26

MARCIAL, Fernanda Magalhães. Os Direitos Autorais, sua proteção, a liberdade na internet e o combate

à pirataria. Âmbito Jurídico. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-75/os-direitos-

autorais-sua-protecao-a-liberalidade-na-internet-e-o-combate-a-pirataria/>. Acesso em: 20 de mar. 2021.

22

A legislação brasileira adotou a teoria dualista sobre a natureza jurídica dos direitos

autorais, reconhecendo que são direitos subjetivos e patrimoniais, possuindo alguns o caráter

pessoal e outros o econômico27

.

Assim, o caráter pessoal ou moral está relacionado aos direitos da personalidade, os

quais vinculam a obra ao autor, sendo estes irrenunciáveis e inalienáveis, vez que a criação é

vista como uma extensão da própria personalidade do criador28

.

Os direitos do autor de caráter moral, no Brasil, estão previstos no art. 24 da Lei de

Direitos Autorais, compreendendo o direito do autor: (I) de reivindicar, a qualquer tempo, a

autoria da obra; (II) de conservar a obra inédita; (III) de assegurar a integridade da obra,

opondo-se a modificações; (IV) a modificar a obras, entre outros29

.

Por outro lado, a natureza patrimonial está ligada à materialidade, permitindo a

transferência para terceiros, de forma temporária ou definitiva, através da celebração de

acordos/contratos ou por determinação legal, ou seja, garante ao autor a exploração

econômica da sua criação30

.

Nesse sentido, o art. 5º, inciso XXVII da Constituição Federal e o art. 28 da Lei

9.610, de 1998 garantem ao autor o direito de explorar economicamente a sua obra, através da

publicação ou reprodução, bem como o “direito exclusivo de utilizar, fruir ou dispor da obra

literária, artística ou científica”31

. E, diferente dos direitos da propriedade industrial em que se

necessita o registro para garantir seus direitos, no direito autoral o registro é facultativo,

meramente declaratório32

.

2.2.2 Direitos de Propriedade Intelectual sui generis

27

VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. Propriedade Intelectual: direitos morais e patrimoniais do autos.

Jusbrasil. Disponível em: <https://claudiamaraviegas.jusbrasil.com.br/artigos/760054169/propriedade-

intelectual-direitos-morais-e-patrimoniais-do-autor>. Acesso em: 23 de mar. 2021. 28

Ibidem. 29


autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>.

Acesso em: 20 mar. 2021. 30

https://claudiamaraviegas.jusbrasil.com.br/artigos/760054169/propriedade-intelectual-direitos-morais-e-

patrimoniais-do-autor 31


autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>.

Acesso em: 20 mar. 2021. 32


arbitragem no Brasil. Salvador, 2019. Disponível em:

<http://portal.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografias/Henrique%20Oliveira%20de%20Magalh%C3

%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.20.

23

Com o desenvolvimento econômico e social, surgiu uma nova categoria de

propriedade intelectual – os direitos de propriedade intelectual sui generis. Esses englobam

produtos ou serviços que não se enquadram nem no direito do autor e nem em direito de

propriedade industrial, como os softwares, a topografia dos circuitos integrados e os

cultivares33

.

Com relação aos softwares, cumpre destacar que, apesar destes serem mencionados

na Lei do Direito Autoral, há, no Brasil, legislação específica, a Lei n. 9.609, de 19 de

fevereiro de 1998, que regula sobre a proteção de programas de computador, bem como a

comercialização destes no território nacional, definindo, inclusive, o software como uma obra

técnica e não literária (artigo 1º)34

.

A topografia dos circuitos apresenta característica sui generis por possuírem

características similares com as patentes e com o direito autoral, visto que ela refere-se a um

circuito eletrônico em miniatura formado por diversos dispositivos semicondutores

(microchips). Sua topografia permite justamente que os resultados técnicos sejam obtidos por

meio da análise do desempenho deste35

.

Da mesma forma, ressalta-se que os cultivares também se classificam como sui

generis por apresentarem peculiaridades tanto da propriedade industrial como do direito

autoral, estando relacionados ao desenvolvimento de espécies de vegetais criadas por

cruzamentos genéticos36

. Ademais, os cultivares possui ordenamento específico no Brasil, a

Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997, que regulamenta sobre a proteção de cultivares e a

característica híbrida destes37

.

33




%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.23-25. 34

BRASIL. Lei nº 9.609 , de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de

programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm>. Acesso em: 04 mar. 2021. 35





Ibidem. 37

BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm>. Acesso em: 04 mar.

2021.

24

Logo, destaca-se que a evolução econômica, social, e, consequentemente, o

desenvolvimento tecnológico promovem a criação de novas categorias de direitos de

propriedade industrial38

.

2.2.3 Direito de Propriedade Industrial

Os direitos de propriedade industrial são as “patentes de invenção, os modelos de

utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as

indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da

concorrência desleal”, nos termos dos artigos 1º e 2º da Convenção da União de Paris

(CUP)39

.

No Brasil, a base constitucional dos direitos de propriedade industrial se encontra no

artigo 5º, inciso XXIX, da Carta Magna:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário

para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das

marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País40

;

Diante das disposições acima, salienta-se que a Constituição estabelece três

requisitos básicos para assegurar aos inventores a proteção, quais sejam, o interesse social, o

desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico dos países.

No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei de Propriedade Industrial (LPI) define que:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se

mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

38





BRASIL. Decreto nº. 875, de 19 de julho de 1993. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da

Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635>.htm. Acesso em: 20 mar. 2021. 40



abr. 2021.

25

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal41

.

Assim, como bem aponta Carlos Leduar Lopes, evidencia-se que a legislação

infraconstitucional brasileira, que dispõe sobre a propriedade industrial, aborda com maior

minuciosidade os atos que podem ferir a concorrência, uma vez que a LPI prevê, em seu art.

2º, inciso V, que a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial realizar-se-á,

também, pelo combate à concorrência desleal42

.

No Brasil, com o advento da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, foi criado o

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), o qual é uma autarquia federal que tem

por objetivo executar as normas que regulam a propriedade industrial, aperfeiçoando e

gerindo-as, de modo a garantir esses direitos, nos termos do artigo 2º da mencionada

legislação:

“Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas

que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica,

jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura,

ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre

propriedade industrial”43

.

Nesse sentido, destaca-se que a razão de ser do Instituto caracteriza-se pela sua

atribuição de ser responsável pelo deferimento e indeferimento de registro e concessão de

ativos da propriedade industrial no território nacional. Assim, o INPI é responsável por

realizar o registro de marcas, indicações geográficas, desenhos industriais programas de

computadores e topografias de circuitos integrados, bem como por conceder de patentes e por

averbar contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia44

.

2.3 DIREITO DE MARCA

41

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade

industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 19 de mar. 2021. 42

LOPES, Carlos Leduar. Concorrência desleal: aspectos civis. São Paulo: Revista de Direito Privado, n. 11,

2002, p. 25 – 67. 43

BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá


mar. 2021. 44

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Apresentação. Disponível em:

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>. Acesso em: 20 de mar. 2021.

26

Apresentadas as questões gerais acerca do direito de propriedade intelectual, faz-se

necessário expor o conceito e a natureza do direito de marcas previsto na Constituição Federal

de 1988 e na legislação infraconstitucional, visto o objeto de estudo do presente trabalho.

2.3.1 Conceito, função social e natureza jurídica do direito de marca

No Brasil, o primeiro disposto legal brasileiro a conter previsões sobre a proteção das

marcas surgiu em 1875, com o Decreto n. 2.682, de 23 de outubro45

.

Atualmente, em consonância com a Lei n. 9.279, de 1996 (LPI), a Constituição

Federal, de 1988, também assegura a proteção à propriedade das marcas, aos nomes

empresariais e aos signos distintivos, conforme previsto no art. 5º, inciso XXIX.

As marcas são definidas na Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 122, como

sendo “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições

legais”46

.

Para o doutrinador Gama Cerqueira, marca é “todo sinal distintivo aposto

facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e

diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”47

.

Caracterizada por ser um sinal distintivo da atividade empresarial, a marca é

utilizada, pelos empresários, como uma forma de identificação, ou seja, um sinal gráfico que

garante o reconhecimento da origem ou a proveniência de determinado produto ou serviço.

Representa uma forma de identificação do empresário, que a utiliza para adquirir e conservar

sua clientela48

.

A LPI classifica, em seu artigo 123, as marcas, em relação ao seu uso, como: marca

de produto ou de serviços – usa-se para diferenciar produto ou serviço, de origem

diversificada, de outro idêntico, semelhante ou afim –; marca de certificação – emprega-se

para comprovar a conformidade de um produto ou serviço com normas e técnicas específicas,

em relação à qualidade, espécie, metodologia aplicada e material usado –; e marca coletiva –

45

BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. Disponível em:

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-

publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em: 15 de fev, 2021. 46


industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 05 mar. 2021. 47

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. Vol. II. Rio de Janeiro: Revista do

Tribuanis, 1982. p. 365-366. 48

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito comercial brasileiro. 2. ed. Vol. V, Livro

III, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934. p. 215.

27

aplica-se para legitimar a identificação de produtos ou servidos provindo de uma determinada

sociedade/grupo49

.

As marcas, com relação à apresentação, podem ser registradas no Instituto Nacional

de Propriedade Industrial (INPI) de modo nominativo, figurativo, misto ou tridimensional. A

marca nominativa é aquela composta apenas por palavras, ou seja, por elementos nominativos

que abrangem neologismo e combinações variadas de letras ou algarismos. Já a figurativa

constitui-se somente por um logotipo, desenho, símbolo ou figura50

.

Reconhecida por englobar os elementos da nominativa e da figurativa, a marca mista

é formada pelos dois elementos, palavras e figuras/desenhos ou, ainda, pode ser evidenciada a

partir da grafia estilizada do elemento nominativo. Por fim, o ordenamento reconhece, ainda,

a possibilidade de marcas tridimensionais garantindo proteção para layouts de embalagens ou

produtos que possuem capacidade distintiva, mas que não tenham efeito técnico51

.

O INPI, atendendo as especificações da legislação brasileira, admite somente o

registro de marcas que possam ser visualizadas – “sinais distintivos visualmente perceptíveis”

(artigo 122 da LPI)52

.

Contudo, a legislação da Espanha (artigo 4.1 da Lei n. 17, de 7 de dezembro de

2001), permite, ainda, o registro de marcas olfativas e sonoras, visto que são suscetíveis de

registro qualquer signo que possua representação gráfica capaz de distinguir produtos e

serviços no mercado53

.

A marca tem como principal característica o poder de diferenciação no que diz

respeito ao seu caráter distintivo. Isso lhe garante proteção pela legislação ao passo que

preserva o direito do titular de utilizar restritivamente aquele sinal distintivo e busca evitar a

ocorrência de danos por apropriação indevida de um símbolo próprio54

.

49


industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 05 mar. 2021. 50

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequence=1&isAllowed=y 51

COPETTI. Michele. Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade.

Florianópolis, Santa Catarina, 2008. Disponível em: <

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso

em: 20 de mar. 2021. p. 34-36. 52


industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021. 53

ESPANHAL. Lei nº 17, de 7 de dezembro de 2001. Disponível em:

<https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/dof/spa/pdf>. Acesso em: 10 de mar. 2021. 54




em: 20 de mar. 2021. p. 80.

28

No Brasil faz-se necessário o preenchimento dos requisitos de novidade,

distintividade e licitude para que o sinal seja registrado como marca, visto que, nos termos do

artigo 122, da LPI, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente

perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”55

.

Conforme ensina a doutrinadora Michele Copetti, as marcas podem ser analisadas

tanto pelo direito da propriedade quanto do direito de danos, já que, do ponto de vista técnico,

a marca possui a função de evitar a concorrência desleal56

.

No mesmo sentido, Carvalho Mendonça afirma que as marcas “assumem a valiosa

função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, no que representa o fator do

mercado, convertendo em um elemento de êxito e seguridade das transações”57

.

Logo, a lei não protege apenas o sinal em si, mas principalmente a criação que foi

fruto do desenvolvimento humano, o empresário e, consequentemente, os produtos e serviços

ofertados por este. A proteção à marca em um ambiente conectado e em um mercado

competitivo constitui-se como instrumento essencial para que exista a livre concorrência,

garantindo o adequado funcionamento do mercado58

.

Dessa maneira, conforme classifica Michele Copetti, as funções econômicas das

marcas podem ser resumidas em dois aspectos: minimizar o trabalho do empresário em buscar

consumidores e incentivar que o proprietário deste sinal distintivo, para garantir prestígio,

mantenha a qualidade de seus produtos ou serviços. As duas funções econômicas estão

relacionadas e conectadas com a garantia legal que o titular possui de poder utilizar, explorar

ou autorizar a exploração de sua marca com exclusividade, tendo em vista que se qualquer um

pudesse usufruí-la, esta perderia suas funções e os titulares desistiram de investir, atualizar e

promover a marca59

.

O estudo da natureza jurídica da proteção à marca levou ao desenvolvimento de

inúmeras teorias, dentre elas cita-se o entendimento defendido por Luigi Di Franco de que a

55

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade





em: 20 de mar. 2021. p. 82 57

CARVALHO DE MENDONÇA. José Xavier. Tratado de direito comercial brasileiro. 2. Ed. Vol. V, Livro

III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,1934. p. 216. 58




em: 20 de mar. 2021. p. 83. 59

Ibidem.

29

marca seria um direito de personalidade, insuscetível de alienação a terceiros60

. Contudo, este

entendimento já foi superado, pois conforme disposto na própria legislação brasileira, a marca

pode ser cedida a terceiros e, consequentemente, se desprende da pessoa do titular61

.

Assim, cumpre destacar a teoria de que a natureza jurídica da proteção à marca é um

direito de propriedade sui generis, conforme defende José Roberto d'Affonseca Gusmão, pois

à marca aplica-se a teoria da propriedade com exceções. A propriedade, no direito marcário,

não deve ser vista como um meio material, mas como um bem intangível decorrente da

própria atividade intelectual do titular62

.

Além disso, a marca ainda possui natureza jurídica patrimonial, de direito real, pois,

como exposto, possuía a função de identificar determinado produto ou serviços e o registro

garante ao titular proteção à concorrência desleal, podendo, inclusive, reivindicá-la de quem

utiliza indevidamente seu sinal distintivo63

.

Nesse sentido, afirma Nathalia Mazzonetto que o direito de marca é de natureza

híbrida, com parcela de direito privado e com parcela de direito público64

.

O registro de uma marca no Brasil transforma o bem intelectual de caráter pública,

ou seja, um bem disponível de apropriação em um bem exclusivo do titular, garantindo a ele a

exclusividade de exploração e benefícios econômicos, evidenciando, assim, sua classificação

como direito de propriedade sui generis65

.

2.3.2 Requisitos para registrar uma marca no Brasil

Para registrar uma marca faz-se imprescindível respeitar os requisitos subjetivos –

legitimidade para requerer o depósito de marca – e objetivos – não enquadrar-se nas

proibições relativas e absolutas previstas na lei.

60

DI FRANCO, Luigi. Trattato della proprietà industriale, Imprenta: Milano, societa Editrice Libraria, 1933.

p. 19. 61

SCHMIDT, Lélio Denicoli. Registro da marca. Enciclopédia Jurídica da PUS/SP. Tomo Direito Comercial,

Edição 1, julho de 2018. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-

marca>. Acesso em: 25 de mar. 2021. 62

GUSMÃO, JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA. L'Acquisition Du Droit Sur La Marque Au Brésil.

Malheiros, São Paulo, 1998. p. 34-47. 63

Ibidem. 64

MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 173. 65

COPETTI, Michele. El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.

Valencia, 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/71051346.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2021. p.

86-91.

30

Como previsto no artigo 128, caput da LPI, possui legitimidade para requerer o

registro de marca às pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, de direito público

ou de direito privado. As pessoas de direito privado só podem requerer o registro quando estas

exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou

indiretamente, a atividade compatível com a destinação do registro (artigo 128, parágrafo 1º

da LPI)66

.

Destaca-se que a atribuição do direito de propriedade e uso exclusivo de uma marca

no Brasil ocorre apenas com o registro pelo INPI e não pelo uso.

Já os requisitos objetivos englobam os sinais que são ou não susceptíveis de

registros. Assim, o artigo 124 da LPI elenca um rol, não exaustivo, de sinais que não são

registráveis como marca, seja por ausência de distintividade, ofensa à moral e outras razões:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,

públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva

designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente

forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons

costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de

consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e

veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o

registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de

estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou

associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente

descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele

empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço,

quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de

prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo

peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que

possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza,

qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de

padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva

ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social,

político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a

imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade

competente ou entidade promotora do evento;

66


industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021.

31

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de

terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou

coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam

protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação,

salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com

o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de

marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,

semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo

quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma

distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou,

ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente

evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja

sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil

mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se

destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de

causar confusão ou associação com aquela marca alheia67

.

Em que pese à legislação brasileira não classifique as proibições que justificam a

recusa do registro de marca entre absolutas e relativas, diferente da Lei espanhola, há

doutrinadores que as distinguem68

.

No presente estudo, destaca-se o entendimento de Michele Copetti que agrupa as

proibições absolutas em seis grupos: 1) sinais não susceptíveis de representação gráfica; 2)

sinais que carecem de sinal distintivo, ou seja, são meramente descritivos e técnicos; 3) forma

imposta pela natureza do produto ou por aquele que não pode ser dissociada do efeito técnico;

4) contrários à lei, a ordem pública ou aos bons costumes; 5) sinais que induzem o público a

interpretar mal sobre a natureza, a qualidade ou a procedência geográfica de produtos ou

serviços e 6) sinais de cunho oficial69

.

As proibições mencionadas como absolutas evitam o registro e, por conseguinte, a

exclusividade sobre alguma coisa que toda a comunidade tem direito de usufruí-la, por serem

necessárias e de uso comum. Logo, evidencia-se que os motivos de nulidade de uma marca é

67





100-121. 69

Ibidem.

32

consequência das proibições absolutas, que é um vício substancial e intrínseco ao sinal

distintivo70

.

Nesse sentido, destaca a doutrinadora que há um interesse público da coletividade de

utilizar o mesmo sinal, no que diz respeito às proibições absolutas. Cabe ao Estado evitar a

exclusividade e garantir que o consumidor não seja induzido ao erro na ocorrência de sinais

iguais para o mesmo serviço ou produto. Ressalta-se que a outorga de propriedade a uma

marca que desrespeite as proibições absolutas representa a apropriação de um bem que

pertence ao domínio público71

.

Com relação às proibições relativas que restringem os sinais, Michele Coppetti as

divide em três categorias: 1) direitos da personalidade, direitos intelectuais e direitos

industriais de terceiros; 2) marcas anteriores de terceiros; e 3) proteção de nomes comerciais

de terceiros72

.

Trata-se de relativas às proibições de direitos da personalidade, de direitos

intelectuais e de direitos industriais de terceiros por permitirem o registro com a permissão do

titular e quando não sejam passíveis de induzirem os consumidores ao erro, tanto por

associação como por confusão73

.

A finalidade dessas proibições é impossibilitar que terceiros se aproveitem,

indevidamente, de títulos protegidos pelo direito autoral ou outro direito industrial e nomes

civis. Assim, proíbe-se, por exemplo, o registro de nomes civis ou de títulos garantidos pelo

direito autoral, dificultando que se utilizem a boa reputação de nomes próprios para obter

vantagem ou ainda evitar o aproveitamento indevido de obra protegida74

.

As marcas anteriores de terceiros são relativas e geram grandes divergências

administrativamente no INPI, com a apresentação de oposições e nulidades. Assim, não é

passível de registro marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, um sinal

distintivo antecedente (artigo124, inciso XIX da LPI)75

.

70



100-121. 71

Ibidem. 72

Ibidem. 73

Ibidem. 74

Ibidem. 75



33

A reprodução total, conforme ensina Gama Cerqueira, é a “cópia servil, idêntica, sem

disfarces”76

, ou seja, reproduzir é copiar literalmente um sinal distintivo já registrado. Há

ainda a possibilidade de reprodução com acréscimo ou a reprodução parcial, conforme elucida

o doutrinador:

No caso de marcas compostas de vários elementos, a questão pode oferecer maior

dificuldade, quando apenas uma parte da marca é reproduzida. Tratando-se da parte

essencial ou característica da marca, isso é suficiente para impedir o registro, pois a

lei proíbe expressamente tanto a reprodução total como a reprodução parcial.(...)

Não importa que à parte característica reproduzida se acrescentem outros elementos,

que tornem a marca diferente da anterior; prevalece a reprodução parcial como

impedimento do registro, não se devendo cogitar da semelhança do conjunto. Mas se

a reprodução for de elementos secundários ou acessórios da marca, sobretudo de

elementos de uso comum, a hipótese deve ser apreciada como imitação e não como

reprodução77

.

Desse modo, na reprodução veda-se a cópia de parte essencial de um sinal já

registrado ou ainda que se adicione ou remova-se parte desta, mas mantenha o signo

essencial, configurando, inclusive, crime contra o registro de marca.

A imitação configura-se pela reprodução/cópia disfarça da marca. O doutrinador José

Carlos Tinoco Soares ensina:

A imitação vedada não é só a integral ou completa que perfeitamente se assemelha

ao original, mais ainda que, mediante acrescentamentos, omissões ou alterações

apresente diferenças que não se destaquem claramente, escapando à atenção

ordinária e comum78

.

Evidencia-se, assim, que o conceito de imitação refere-se à utilização de signo

semelhante, em que não se reproduz a marca em si, mas o estilo, a ideia ou o modelo que um

sinal anteriormente registrado transmite, de modo disfarçado e de má-fé, abrangendo, por

conseguinte, a aproximação fonética, gráfica e/ou ideológica.

O próprio INPI em suas diretrizes de análise de marcas dispõe que constitui imitação:

“a semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de

terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (...)”79

.

76

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Intelectual. São Paulo: Ed. Revista Forense, 1956.

T. XVII p. 243. 77


T. XVII p. 59. 78

SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Volume II. Editora Resenha Tributária,

São Paulo, 1988. 79

INPI. Manual de Marcas. Diretrizes de Análise de Marcas. 3ª edição, out. 2019. Disponível em:

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 25 de mar. 2021.

34

No tocante a confusão e associação – questão crucial no direito de concorrência e do

direito de marcas –, a legislação brasileira apresenta interpretação mais extensiva, visto que é

proibido o registro de sinal distintivo que possa induzir a erro os consumidores não apenas

com referência as marcas nacionais, mas também as estrangeiras, enquanto que na Espanha o

risco é verificado a parte da possibilidade de associação com a marca anterior80

.

Por esta razão que o próprio mestre Gama Cerqueira assevera finalmente que:

(...) a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto

deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas

diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e

as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua

natureza e o meio em que o seu consumo é habitual81

.

Ao analisar a possibilidade de confusão entre as marcas faz-se imprescindível

considerar o risco do consumidor comum – aquele que possui um nível de conhecimento e

capacidade percepção – de um determinado produto ou serviço, sendo proibido o registro de

marcas que gerem confusão no mercado, enganem o consumidor ou gerem dúvidas na

identificação de produtos e serviços82

.

As concepções de confusão e de associação estão diretamente conectadas ao

fenômeno da identidade ou semelhança da marca, não sendo permitida a reprodução ou cópia

de marcas de terceiros para identificação de produtos idênticos, semelhantes ou relacionados.

A identidade completa dos sinais distintivos em relação aos mesmos produtos ou

serviços confere ao titular da marca anterior absoluto proibição, não sendo este obrigado

demonstrar o risco, em conformidade com a redação do artigo 16º.1 do TRIPS (Agreement on

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em português Acordo sobre Aspectos

dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) que prevê “(...) no caso de

utilização de sinal idêntico para bens e serviços idênticos, presume-se a possibilidade de

confusão(...)"83

.

80



100-121. 81


T. XVII p. 67-68. 82



100-121. 83

BRASIL. Decreto-Lei nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ato final que incorpora os resultados

da rodado do Uruguai de Negociações Comerciais Multilateriais do GATT. Disponível em: <

https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 26 de mar. 2021.

35

A proibição absoluta é utilizada em situações de clara identidade de sinais distintivos

e produtos ou serviços. Contudo, nos casos de afinidade, faz-se necessário analisar outros

critérios como a valorização e a finalidade das marcas e dos produtos ou serviços que estas

representam, verificando a existência de identidade e semelhança entre estes a partir de

características visuais, fonéticas e conceituais das marcas84

.

A doutrinadora Michele Copetti entende, ainda, que, desde que o titular da marca

anterior outorgue consentimento, sinais idênticos ou semelhantes a ponto de criar confusão

com marcas registradas, ou que tenham sido anteriormente objeto de um pedido de registro,

podem ser aceitos para registro e essa possibilidade pode ou não estar prevista na lei do país85

.

Observando a legislação brasileira (Lei n. 9.279, de 1996) evidencia-se a ausência de

disposição normativa sobre essa possibilidade, sendo proibido apenas “(...) reprodução ou

imitação, no todo ou em parte da marca ou previamente registrada pela para bens ou serviços

idênticos ou semelhantes, o que pode induzir em erro ou confundir o consumidor ou inclui a

probabilidade de associação com a marca”86

.

Entretanto, legislações de outros países possuem disposição específica sobre essa

possibilidade. Em Portugal, por exemplo, é permitido o registo de marca susceptível de

confusão, desde que seja com o consentimento do anterior titular87

.

Na Espanha o registro só é autorizado se houver a celebração de um acordo entre as

partes, definindo a adoção de providências que evitem o risco de confusão, como por

exemplo, a obrigação de utilizar a marca apenas para certos produtos ou serviços, consentindo

na existência simultânea de marcas idênticas ou semelhantes, pertencentes a diferentes

proprietários, mas destinadas a ramos comerciais distintos. Cumpre destacar que na Espanha,

a OEMP (Oficinal Espanhola de Marcas e Patentes) não analisa as proibições relativas e estas

inclusive podem ser submetidas ao procedimento arbitral88

.

A terceira classificação relacionada à proibição relativa visa impedir a ocorrência de

confusão e associação entre nomes de marcas com nomes de empresas ou títulos de

84



100-121. 85

Ibidem. 86





100-121. 88

Ibidem.

36

estabelecimentos. Assim, após a concessão do certificado de marca, o registro de nomes

comerciais é proibido quando houver similitude de atividade89

.

É importante destacar que a Convenção da União de Paris prevê, em seu artigo 8º,

que a proteção ao nome comercial independe do depósito, mesmo fazendo parte ou não da

marca90

. Assim, apesar de a legislação brasileira não dispor sobre o depósito e registro de

nomes empresariais, o artigo 124 da LPI veda a existência de confusão entre nomes

comerciais e uma marca comercial91

.

Ressalta-se que a Espanha prevê, nos termos do artigo 28 da Lei n. 17, de 2001, a

possibilidade de arbitragem nos casos de proibições relativas. Incluem-se os conflitos gerados

a partir da identidade ou semelhança com marcas anteriores ou ainda com nome comercial

anterior em relação às atividades que designam os produtos ou serviços para os quais a marca

é solicitada92

.

O registro de marca, no território nacional, deverá ser requerido no INPI, o qual irá

realizar a análise e verificar se a marca preenche os requisitos da lei. Preenchido os requisitos

e ausente qualquer proibição legal, o Instituto irá deferir o pedido de depósito e expedir o

certificado de registro de marca, garantindo a propriedade sobre esta.

Ao titular é concedido o direito de zelar pela integridade e reputação da marca (artigo

130, inciso III), licenciar o uso (artigo 130, inciso II), ceder o registro ou o depósito (artigo

130, inciso I), bem como utilizar a marca para promover seus produtos ou serviços, em

papéis, propagandas e outros documentos referentes à sua atividade (artigo 131)93

.

No mais, compete ao titular coibir o uso indevido de sua marca (a contrafação),

através de medidas liminares de inibição, busca ou apreensão, para os casos da marca

registrada (artigos 207 a 210) ou coibir atos de concorrência desleal para os casos de marca

89

Ibidem. 90

BRASIL. Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri

sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento

Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e

a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm>. Acesso em: 21 mar. 2021. 91





100-121. 93



37

depositada (artigo 195 da LPI) e apresentar oposição à concessão de registros colidentes ou

nulidade de uma marca registrada (artigo 124, inciso XIX e artigo 129 LPI)94

.

A LPI prevê ainda o direito de precedência ao registro quando a pessoa de boa-fé

utiliza, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou

certificar produto ou serviço idênticos, semelhantes ou afins (artigo 129, parágrafo 1º da LPI).

Assim, Denis Barbosa afirma que “o código em vigor atualmente também excetua o sistema

atributivo do artigo 129, parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de procedência”95

.

Apenas o registro válido garante a titularidade do pedido e este deverá ser concedido

quando preenchido os requisitos legais e desde que não seja possível causar confusão ou

associação com a marca anterior.

2.3.3 Declaração de nulidade de uma marca no Brasil

O indivíduo ao criar uma marca possui o direito potestativo de se iniciar um pedido

de depósito e registro junto ao INPI, sendo este a autoridade administrativa responsável por

decidir se defere ou não o pedido, gerando ao requerente o exercício do direito de ação

processual administrativa.

Caso o registro seja concedido em desacordo com as disposições da LPI, é possível

declarar a nulidade deste por dois procedimentos: a) processo administrativo de nulidade, nos

termos dos artigos 168 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial; b) ação de nulidade,

disciplinada no artigo 173 a 175 do mesmo diploma legal96

.

O ato administrativo de deferimento de marca sem preenchimento dos requisitos

mesmo nulo, só será plenamente ineficaz quando houver declaração administrativa, através de

processo pelo INPI ou judicial de nulidade.

O processo administrativo de nulidade, nos termos do artigo 173, poderá ser

proposto tanto pelo próprio INPI quanto por iniciativa de qualquer pessoa com legítimo

interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da expedição do certificado de

94



BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Lúmen Juris, Rio de

Janeiro, 2008. p. 389. 96



38

registro. Instaurado o processo o titular será intimado para se manifestar e posteriormente será

decidido pelo Presidente do INPI, encerrando, assim, a instância administrativa97

.

Caso tenha decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o ingresso do

processo administrativo de nulidade, o INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse poderá

ingressar com ação de nulidade no Poder Judiciário, em até 5 (cinco) anos, contados da data

do deferimento (artigos 173, 174 e 175 da LPI)98

.

Possui legítimo interesse para ingressar com a ação de nulidade aquele que possuir

relação de pertinência com o titular do direito de propriedade intelectual em questão e com o

caso concreto.

Na via judicial, caso o INPI não seja o autor da ação, este deverá intervir no feito.

Assim, tendo em vista que o Instituto é uma autarquia federal e deverá ser autor ou intervir no

feito, o entendimento majoritário afirma que a competência para julgar a ação de nulidade de

marca será a Justiça Federal, tendo em vista que o Instituto possui foro privilegiado, nos

termos do artigo109, inciso I da Carta Magna. Contudo, conforme será exposto abaixo, há

divergência acerca do papel deste Instituto, dependendo da causa de pedir da ação de

nulidade99

.

Após o trânsito em julgado da decisão da ação de nulidade, o INPI deverá, ainda,

publicar uma anotação para terceiros, a fim de dar ciência, em conformidade com o princípio

da publicidade (artigo 175, parágrafo 2º da LPI)100

.

3 A ARBITRAGEM

Uma vez abordado sobre propriedade intelectual e o direito marcário, torna-se

essencial abordar o instituto da arbitragem, expondo sobre a arbitrabilidade subjetiva e

objetiva. No mais, é importante demonstrar a possibilidade da arbitragem em matérias que

envolvam a propriedade intelectual e as vantagens desse instituto.

3.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA ARBITRAGEM

97

Ibidem. 98

Ibidem. 99



abr. 2021. 100



39

A arbitragem é compreendida como uma via heterocompositiva para a resolução de

determinado conflito, ou seja, os sujeitos envolvidos em uma divergência indicam um terceiro

para resolver a controvérsia, abandonando a utilização de meios autocompositivos para

solucionar a questão101

.

Nesse sentido, cumpre destacar o ensinamento de Francisco José Cahali1 sobre a

arbitragem:

A arbitragem, ao lado da jurisdição estatal, representa uma forma heterocompositiva

de solução de conflitos. As partes capazes, de comum acordo, diante de um litígio,

ou por meio de uma cláusula contratual, estabelecem que um terceiro, ou colegiado,

terá poderes para solucionar a controvérsia, sem a intervenção estatal, sendo que a

decisão terá a mesma eficácia que uma sentença judicial102

.

Conforme disposto no artigo 1º da Convenção Interamericana sobre Arbitragem

Comercial Internacional, firmada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), a

arbitragem é um mecanismo extrajudicial de resolução de conflitos. Nela as partes acordam

de submeter às divergências suscetíveis de transação ou de direitos patrimoniais disponíveis

para que sejam resolvidas por árbitros de sua confiança, designados pelas partes ou pelas

instituições de arbitragem103

.

Desse modo, as partes outorgam ao árbitro, um terceiro imparcial, os poderes

necessários para que, por meio de um procedimento privado, seja solucionado o conflito, sem

a intervenção do Estado.

No Brasil, pode ser submetida à arbitragem disputas que produzem relação de

contrato ou transação em que as partes incluíram uma cláusula arbitral. Assim, o artigo 1º da

Lei n. 9.307, de 1996 prevê que “as pessoas capazes de contratar poderá valer-se da

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”104

.

Nesse sentido, segundo Carlos Alberto Carmona são arbitráveis “as causas que

tratem de matérias a respeito das quais o Estado não crie reserva específica por conta do

resguardo dos interesses fundamentais da coletividade, e desde que as partes possam

101




%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.34. 102

CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.119. 103

BRASIL. Lei nº 1.902, de 9 de maio de 1996. Promulga a Convenção Interamericana sobre Arbitragem

Comercial Internacional, de 30 de janeiro de 1975. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1902.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021. 104


<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021.

40

livremente dispor acerca do bem que controvertem”105

. Deve-se aferir a presença da

arbitrabilidade objetiva e da arbitrabilidade subjetiva.

A legislação brasileira prevê que para a instauração de um procedimento arbitral as

partes devem celebrar ou um compromisso arbitral ou uma cláusula compromissória. A

cláusula compromissória corresponde a um acordo, escrito, celebrado pelas partes que

escolhem resolver pela arbitragem conflitos futuros decorrentes de uma relação, em geral,

contratual. Por outro lado, o compromisso arbitral é um pacto pelo qual as partes escolhem

submeter à arbitragem conflitos já existentes106

.

Desse modo, no presente caso em que se estuda a possibilidade de arbitragem no

procedimento de registro ou, posteriormente, a concessão do registro, os conflitos derivam do

procedimento e não de um contrato firmado pelas partes. Isso implicaria, por exemplo, após

surgir uma controvérsia apresentada entre o titular de uma marca e o titular de um direito

anterior, a necessidade das partes celebrarem um compromisso arbitral caso seja a vontade

delas.

O procedimento arbitral encontra sua base na liberdade e na autonomia da vontade,

ou seja, na faculdade das partes em desejarem submeter à questão à arbitragem. Assim, a

autonomia da vontade deve ser manifestada por um agente capaz de legitimar sob pena de

nulidade (arbitrabilidade subjetiva)107

.

No mais, deve-se analisar ainda a presença da arbitrabilidade objetiva, a

possibilidade da matéria ser submetida ao procedimento da arbitragem. Essas matérias variam

de acordo com a legislação de cada país, que tem o poder de decidir, com base em suas

perspectivas econômicas e sociais, quais assuntos podem ou não se tornar matéria de

arbitragem108

.

Nesse sentido, ensina Mariana Masson que:

(...) cada Estado, dependendo da sua política econômica ou social, pode decidir por

meio do processo legislativo, ou de controle via poder judiciário, quais matérias

podem ser resolvidas por arbitragem e quais não podem. Segue, ainda, valendo-se

das lições de Ian Redfern e Martin Hunter, afirmando que os legisladores e as cortes

de cada país devem balancear a importância de reservar às cortes matérias de

105

CARMONA, Carlo Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3. ed. rev., atual. e

ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 37-39. 106


<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021. 107

MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 95-117. 108

Ibidem.

41

interesse público (tais como direitos humanos ou questões de direito criminal) com o

interesse público de encorajar a arbitragem em matéria comercial109

.

A inarbitrabilidade não será consequência direta caso uma legislação afirme

decididamente sobre certa matéria. Os resultados discordantes da regulação serão arbitráveis

ou não a partir da averiguação do que a legislação prevê quando empregada ao caso concreto.

Cabe salientar que a arbitragem, apesar de ser um instrumento de resolução de conflitos na

área privada, com a ausência da intervenção do Estado, apresenta fonte num elemento

volitivo110

. Esta produz efeitos na esfera pública, uma vez que, em seu resultado, é uma

jurisdição (artigos 18 e 31 da Lei n. 9.307, de 1996)111

.

Essa maneira de resolução de conflito mostra-se uma ferramenta atraente pelos

diversos benefícios que carrega consigo, como a confidencialidade, flexibilidade do

procedimento e autonomia da vontade das partes regendo amplamente a administração da

justiça e a resolução do problema que se apresenta112

.

Vale destacar ainda que, com o advento da Lei n. 13.129, de 2015, positivou-se a

admissibilidade de a Administração Pública direta e indireta utilizar-se da arbitragem para

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis113

.

A referida lei trouxe mudanças na Lei de Arbitragem, de modo que, além de prever

expressamente a possibilidade de a Administração Pública participar da arbitragem, esta

possibilitou, em seu artigo 22-C, um novo meio de comunicação entre juízes e árbitros com a

carta arbitral para garantir maior eficiência no cumprimento do ato solicitado pelo árbitro,

evidenciando a inexistência de hierarquia entre o juiz togado e o árbitro e o dever de

cooperação entre a jurisdição estatal e a arbitral114

.

109

MASSON, Mariana. A arbitrabilidade objetiva na perspectiva do direito brasileiro em face da

promulgação do Decreto 4.311/02 (Convenção de Nova York). 2005. Dissertação (Mestrado em Direito

Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p.33. 110

MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 95-117 111


<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021 112


BRASIL. Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015. Altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei nº

6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha

dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da

arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral e a sentença

arbitral, e revoga dispositivos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13129.htm>.Acesso em 26 de mar. 2021. 114

GRION. Renato Stephan. CORDEIRO, Douglas Alexandre. Entra em vigor a lei 13.129/15, que reforma a

Lei de Arbitragem. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/224780/entra-em-vigor-a-lei-13-

129-15--que-reforma-a-lei-de-arbitragem>. Acesso em: 14/05/2021.

42

3.1.1 Arbitrabilidade subjetiva

A arbitrabilidade subjetiva está relacionada à capacidade. Assim, o artigo 1º da Lei

de Arbitragem estabelece que as “pessoas com capacidade de contratar” poderão levar suas

controvérsias para a arbitragem115

.

A lei arbitral brasileira optou por um conceito equivalente ao de capacidade de fato

disciplinado no artigo 4º do Código Civil, o qual dispõe que são incapazes, relativamente, os

maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos, os ébrios habituais e viciados em

tóxicos e aqueles que, transitória ou permanentemente, não podem exprimir suas vontades116

.

Apresentando-se como um propósito crucial para a abertura do processo crucial para

a abertura do processo arbitral, a disponibilidade do direito faz-se essencial tanto aos

incapazes quanto aos que possuem exclusivamente poderes de administração. A ausência da

disponibilidade sobre seus próprios direitos resulta na impossibilidade de iniciar um processo

arbitral. No caso das marcas, destaca-se que o titular desta detém o direito de ceder, licenciar

e dispor117

.

Toma-se crucial destacar que aqueles que possuírem exclusivamente poderes de

administração, mas estiverem resguardados por devida permissão, podem iniciar um

procedimento arbitral sem empecilhos. Diferentemente dos que não estejam munidos de

autorização para firmar a cláusula ou compromisso arbitral, este instrumentos far-se-á nulo.

Nota-se também que os entes despersonalizados também são plenamente capazes

para firmarem compromisso ou cláusula arbitral, desde que autorizados118

.

3.1.2 Arbitrabilidade objetiva

A arbitrabilidade objetiva, como exposto acima, obriga verificar se a matéria pode

ser submetida à arbitragem. No caso da legislação brasileira, se o objeto da lide corresponde a

um direito patrimonial e disponível. Compreende-se como disponível um direito que pode ou

115


<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 26 mar. 2021 116

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 26 de mar. 2021. 117






%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p.34.

43

não ser exercido livremente pelo seu titular, inexistindo norma congente que imponha

cumprimento de preceito, sob pena de nulidade ou anulabilidade do ato praticado com sua

violação119

.

São arbitráveis as controvérsias a cujo respeito os litigantes podem transigir, causas

que cuidem de matérias a respeito dos quais o Estado não crie reserva específica por conta do

resguardo de direitos fundamentais da coletividade e desde que as partes possam livremente

dispor acerca do bem sobre o qual controvertem, conforme expõe a doutrina pátria120

.

Como aponta Damião Gonçalves, a arbitragem não tem vocação para decidir todo o

tipo de litígio, pois sempre haverá núcleo de questões que permanecerão sob a competência

dos tribunais, sem prejuízo do fato de que não é necessariamente o fórum mais adequado para

resolução de todo e qualquer tipo de conflito, tampouco de toda e qualquer matéria121

.

Damião afirma, ainda, que as áreas excluídas da arbitragem estão cada vez mais

restritas, visto que as matérias realmente inarbitráveis pouco incidem sobre o comércio

internacional122

.

A legislação pode impor ressalvar à jurisdição privada porque o Estado reserva para

si o poder de impedir que determinados tipos de litígios sejam resolvidos fora de sua

jurisdição.

A Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial

Internacional (UNCITRAL) foi liberal ao tratar do tema, dispondo que esta não iria afetar

qualquer outra lei, em virtude das quais certas disputas não possam ser submetidas à

arbitragem ou apenas o possam ser por aplicação de disposições diferentes das da presente lei

(artigo 1º, 5)123

.

Assim, são pontuais as legislações nacionais que regulam arbitragem, que trazem

dispositivos expressos sobre as matérias que não são passíveis de submissão à arbitragem.

Nesse sentido, cumpre destacar a existência de estudiosos, como Eduardo Damião

Gonçalves, que defendem que a tentativa de estabelecer listas de questões inarbitráveis pode

119


Ibidem. 121

GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutorado em Direito




LEI modelo da UNCITRAL sobre a arbitragem comercial internacional. 1895. Disponível em:

<https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2018/04/model-law-portugues.pdf>. Acesso em 20 de mar. 2021.

44

ser incompleta ou ainda excessiva, visto que a arbitrabilidade de matérias sensíveis

possivelmente dependerá, em alguns casos, da análise do caso concreto124

.

Por outro lado, a arbitragem ainda pode ser afastada por vedação decorrente do

direito material aplicável ao objeto do litígio, porém, como pontua Eduardo Damião, “na

maior parte dos casos, as normas imperativas referentes a uma certa matéria não determinam a

arbitrabilidade ou não dos litígios dela decorrente”125

. Diante disso, resulta que a verificação

passa a ser fruto da exegese da norma e da apreciação do caso concreto.

3.2 POSSIBILIDADE DE ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A arbitragem é empregada para esclarecer questões complexas e que pelas suas

características como sigilo, flexibilidade, celeridade e a possibilidade das partes escolherem

os árbitros (julgadores), não encontradas no Poder Judiciário, levam ao desejo de optar por

essa via de resolução de conflitos em casos que envolvam a propriedade intelectual. Este fato

revela uma grande afinidade entre a arbitragem e a PI126

.

O Poder Judiciário apresenta alta demanda de controvérsias, o que leva a

morosidade, é inflexível e, geralmente, não concede sigilo às causas. O Conselho Nacional de

Justiça, no ano de 2019, registrou 545 novos casos envolvendo o registro de marcas, patentes

ou invenções na Justiça Federal127

.

Além disso, as partes não possuem autonomia da escolha do juiz, podendo ser

constituídos para resolver os conflitos julgadores que não possuem compreensão

especializada sobre a matéria para decidir o conflito da maneira mais adequada128

.

A doutrina já possui o claro entendimento de que as controvérsias de natureza

patrimonial relacionadas à propriedade intelectual podem ser submetidas à via arbitral, sendo

possível, por exemplo, a arbitragem acerca de contratos de transferência de tecnologia e

124





CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números. Disponível em:

<https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neo

dimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT>. Acesso em: 14/05/2021. 128




%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p. 58-59.

45

reparação por infração de patente129

. Logo, o INPI ou qualquer autoridade da Administração

Pública não possuem competência exclusiva.

Em que pese à possibilidade de arbitragem em propriedade intelectual, há algumas

matérias sensíveis que levantam divergências acerca dessa. O estudo da arbitrabilidade

objetiva levanta divergências sobre a viabilidade da análise de nulidade de uma marca pelo

procedimento arbitral.

3.2.1 Vantagens da arbitragem na propriedade intelectual

Como já exposto, a arbitragem, por suas características, apresenta diversas vantagens

em uma disputa de propriedade intelectual.

Inicialmente, destaca-se que a arbitragem, em comparação ao Poder Judiciário, é um

procedimento menos moroso, uma vez que atualmente o judiciário encontra-se com diversos

litígios. Assim, a celeridade é uma importante vantagem em questões de tecnologia e de

criação, visto que a demora poderá ocasionar graves prejuízos aos titulares de direito de

propriedade intelectual130

.

As partes detêm a possibilidade de escolher a composição do tribunal arbitral. São

beneficiados com a chance de selecionar os árbitros para a função de julgadores com amplo

conhecimento sobre a matéria e que possam influenciar os outros árbitros. Trata-se de um

atrativo a este procedimento na área de propriedade intelectual, pois esta apresenta alta

complexidade131

.

No mesmo sentindo, as partes ainda possuem a possibilidade de escolha das regras

aplicáveis quanto ao procedimento, ao objeto de litígio, aos critérios a serem usados pelos

árbitros para elaboração de cálculos e outros. Essa flexibilidade garante à adaptação do

processo em litígio a vontade das partes, o que é vantajoso quando se trata da natureza híbrida

da propriedade intelectual (por ser de direito privado e particular)132

.

129


130




%A3es.pdf>. Acesso em: 04 de mar. 2021. p. 58-59. 131





MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 60-64.

46

O sigilo da arbitragem também possui grande importância na escolha desse

procedimento, uma vez que podem possuir segredos de negócios e informações privilegiadas

que as partes desejam resguardar. Observa-se que no processo judiciário não há como garantir

que haverá sigilo no julgamento de casos relacionados à propriedade intelectual133

.

4 O PAPEL DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA

NULIDADE DE UMA MARCA

Este capítulo busca abordar qual seria o papel do Instituto Nacional de Propriedade

Intelectual e qual seria a atuação do INPI nas demandas que envolvam a nulidade de direitos,

principalmente de marcas.

4.1 O PAPEL DO INPI

Com o advento da Lei n. 5.648, de 1970, foi criado, como autarquia federal, o

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O INPI tem por finalidade primordial

executar as normas que regulam a propriedade industrial e de opinar acerca do cabimento da

assinatura de tratados, convenções, convênios e acordos sobre a propriedade industrial134

.

O INPI realiza não apenas o registro ou a concessão de direitos de propriedade

industrial, mas também é responsável pelo exame de mérito e técnico. Com relação aos

contratos, o INPI também não exerce apenas uma atividade “cartorial”, mas age inclusive

intervindo na vontade manifestada pelas partes, o que, do ponto de vista da doutrinadora

Nathalia Mazzonetto, extrapola a função estabelecida pela legislação135

.

Diante da atribuição de responsabilidade ao INPI para constituição de marcas, a

legislação optou por prever que as demandas de nulidade de marca poderão ser propostas pelo

INPI e, quando não for, este deverá intervir no feito e que a ação de nulidade será ajuizada na

Justiça Federal136

.

133





BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá


jan. 2021. 135



industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021

47

Cumpre esclarecer que a necessidade da intervenção pelo INPI no feito em casos de

nulidade de direito marcário ou patentário, em caso o INPI não fosse o Autor da ação, ocorreu

apenas com o advento da Lei n. 9.279, de 1996137

.

Ao legislar sobre a ação de nulidade de patente ou marca, o Código de Processo Civil

de 1939 (Decreto-Lei n. 1.608, de 1939) dispunha, em seu artigo 332, que competia aos

interessados e aos procuradores da República promover a ação de nulidade138

. Os

procuradores ainda poderiam operar como assistentes ou listisconsortes e ainda possuíam a

liberdade de dar seguimento à demanda, caso existisse a imposição do interesse público,

quando houvesse a composição das partes.

No mesmo segmento, o Código da Propriedade Industrial de 1945 atribuiu

legitimidade aos interessados e aos membros do Ministério Público Federal, facultando a

participação desse último na qualidade de assistentes ou litisconsortes (artigo 156 do Decreto-

Lei n. 7.903, de 1945)139

.

Após a criação do INPI, foi promulgado o Código da Propriedade Industrial de 1971

(Lei n. 5.772, de 1971), na qual se estabeleceu a competência desta autarquia federal ou de

qualquer pessoa com legítimo interesse de propor a ação de nulidade. Contudo, ainda não

havia qualquer previsão legislativa acerca da necessidade de intervenção do INPI no caso que

este não fosse o autor da ação140

.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência contribuíram para o entendimento de que

é imprescindível a presença do INPI nas ações de nulidade, visto que como este é o órgão

competente pela concessão ou registro, compete a este tomar as providências para anotar e

publicar a decisão e, consequentemente, publicizar à terceiros141

.

Em que pese esta corrente majoritária, é importante destacar que existe controvérsias

acerca da natureza dessa atuação de “intervenção do INPI”.

4.2 NATUREZA JURÍDICA DA INTERVENÇÃO DO INPI

137



BRASIL. Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del1608.htm>. Acesso em: 10 de abr. 2021. 139

BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 27de agosto de 1945. Código de Propriedade Industrial. Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 10 abr. 2021. 140

BRASIL. Lei mº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código de Propriedade Industrial e dá outras

providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm>. Acesso em: 10 abr. 2021. 141


48

A LPI, diferentemente das legislações anteriores que tratava sobre o tema no Brasil,

prevê expressamente que, quando o INPI não for autor da ação de nulidade de marcas e

patentes (artigos 57 e 175 da LPI), este deverá intervir no feito. Além disso, diante dessa

necessidade da presença do INPI, dispõe que a competência para julgar tais demandas é da

Justiça Federal142

.

Em que pese tais considerações, a doutrina apresenta opiniões dissonantes acerca de

como deve ocorrer essa intervenção e qual a finalidade desta. Esse entendimento é importante

no caso da arbitragem de tais matérias, pois como bem aponta Nathalia Mazzonetto

dependendo do entendimento de como deve ocorrer essas atuação do INPI haverá a

possibilidade de se compreender ser inarbitrável esse conflito143

.

O INPI antes de deferir ou não a concessão de uma patente ou o registro de uma

marca, realiza uma análise de modo a observar se há a observância dos requisitos legais.

Assim, ensina Lélio Denicoli Schmidt:

(...) o registro de marca e a patente de invenção são títulos de domínio outorgados

pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em atenção a pedidos que

lhe são formulados. A lei indica os requisitos de registrabilidade e privilegiabilidade.

Ao INPI incumbe apreciar, à luz de tais parâmetros, a viabilidade ou não dos

pedidos que lhe são submetidos. Obviamente que a validade dos atos do INPI

decorre diretamente de sua sujeição aos preceitos legais, como de ordinário, ocorre

com todo ato administrativo. O ordenamento jurídico, aliás, é expresso ao cominar a

nulidade absoluta aos registros de marca ou patentes de invenção concedidos em

desacordo aos requisitos legais144

.

A lei regulamenta ainda que, havendo a concessão de patente ou registro de marca

em desconformidade com as disposições, há a possibilidade de impugnar tais atos, seja por

um procedimento administrativo, seja pela via judicial. Assim, a parte que se sentir em

prejuízo possui ainda o direito potestativo de invocar a tutela jurisdicional objetivando a

invalidade do ato administrativo145

.

Nesse sentido, observa-se que o deferimento da concessão de uma patente ou do

registro de uma marca constitui um ato administrativo vinculado, que depende de provocação

para sua efetuação.

Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua o ato administrativo como:

142




SCHIMIDT, Lélio Denícoli. O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: assistente, litisconsorte

ou fiscal da lei. Revista da ABPI, São Paulo, n. 26, jan/fev. 1997. p.29 145

MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229

49

(...) a declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como, por exemplo, um

concessionário de serviço público), no exercício das prerrogativas públicas,

manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe

dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional146

.

Para Hely Lopes de Meireles Ato Administrativo é “toda manifestação unilateral de

vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato

adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações

aos administrados ou a si própria”147

.

Em assim sendo, nos termos da Lei n. 4.717, de 1965, são elementos do ato

administrativo a competência, o objeto, a forma, o motivo e a finalidade. A ausência de

qualquer um desses requisitos importará em vício deste ato148

.

Assim, diante do sistema atributivo, o ato administrativo do INPI constitui um direito

real ao uso exclusivo, outorgando uma carta-patente ou um registro de marca ao titular e

emanando uma declaração da Administração (manifestação da vontade).

Desse modo, as ações de nulidade de uma marca ou patente podem discutir tanto a

validade do ato administrativo praticado pelo INPI – o procedimento que culminou no ato –,

como também o próprio título, com base nos requisitos legais previstos na lei.

Advém daí a discussão sobre o papel do Instituto e de sua posição processual das

demandas que abordam a nulidade de direitos. O artigo 240 da LPI dispõe que:

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte

redação:

"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas

que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica,

jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura,

ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre

propriedade industrial."149

.

Nesse contexto, existem basicamente duas correntes centrais sobre o papel e a

atuação do INPI. A primeira defende ser impossível afastar a completa responsabilidade do

INPI na execução das leis que regulam a PI, cabendo a este, ao zelar pela correta aplicação

146

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29. ed. rev. e atual. São Paulo:

Malheiros, 2011, p. 389. 147

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 149. 148

BRASIL. Lei º 4.177, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm>. Acesso em: 25 abr. 2021. 149



50

das normas, deliberar sobre o provimento ou não do registro de marca ou da concessão de

uma patente. Destaca-se que os atos praticados por este Instituto devem respaldar-se na

obediência ao ordenamento jurídico, intervindo na administração de direito privado150

.

A segunda corrente defende que a atuação do INPI objetiva não apenas trazer um

parecer da autarquia responsável pela concessão do registro ou da patente, mas também o

dever de preservar a lei e o interesse público atuando como “guardião” da predominância do

interesse público sobre o privado151

.

Diante desses pensamentos, Nathalia Mazzonetto afirma que se faz necessário

realizar ponderações entre eles:

Filiamo-nos, sobretudo, aos termos e argumentos gerais invocados na primeira

corrente, com ponderação, defendendo que uma interpretação extensiva dos termos

da lei, tal qual se apresenta na segunda corrente e dos defensores da atuação do INPI

como “guardião” da primazia do interesse público sobre o privado, pode ser bastante

delicada, dado o seu viés subjetivo, e mesmo contra legem, deixando de lado a

premissa e mens legis em matéria de direito da PROPRIEDADE industrial, o que

por si só pressupõe natureza privatística, com reflexos no âmbito público, é claro152

.

Assim, esta aponta que aquele que submete um pedido de registro ou concessão ao

INPI rompe a inércia do Estado e fornece subsídios para que esta Autarquia avalie se o

requerimento cumpre com os requisitos legais. Desse modo, o INPI também executa as

normas que regulam tais direitos e ao mesmo tempo exerce suas funções políticas, sociais,

econômicas, jurídicas e técnicas153

.

Diante disso, discorre a autora que com relação à propriedade industrial, nem o

direito de propriedade é tão privada, nem o interesse que a embasa é tão pública, o que

contribui para a controvérsia acerca da atuação desta Autarquia nos processos de nulidade de

direitos de PI154

.

4.2.1 Regime jurídico aplicável a atuação do INPI

Como já exposto, a LPI não estabelece de forma precisa como deve ocorrer à

participação do INPI nas ações de nulidade de direito, limitando-se a dispor que, caso o

Instituto não seja autor, deverá intervir no feito.

150


Ibidem. 152

MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 203-229 153

Ibidem. 154

Ibidem.

51

Diante disso, existe uma enorme divergência se com a intervenção desta sua posição

processual ocorrerá como litisconsórcio, assistente ou, ainda, a posição aqui adotada de

amicus curiae.

Em que pese tais divergências, destaca-se o entendimento defendido pelo doutrinador

Cassio Scarpinella Bueno, o qual afirma que o INPI poderá participar de duas formas, como

parte-litisconsorte passivo necessário ou como amicus curiae, dependendo da causa de pedir

da ação de nulidade155

.

Assim, para ele, se a causa de pedir for consubstanciada em um vício no processo de

registro que desvirtua o ato final (deferimento do registro ou da concessão), o INPI deverá

intervir no feito como parte passiva em litisconsórcio passivo com aquele que deteve

vantagens com o erro cometido pelo Instituto no processo de registro ou concessão156

.

O segundo caso é quando a causa de pedir da nulidade não estiver relacionada a vício

no processo administrativo de registro ou concessão cometido pelo INPI. Cita-se, como

exemplo, pelo doutrinador, casos em que o INPI tenha sido vítima em que o solicitante do

registro de uma marca ou da concessão de uma patente apresentou documentos falsificados no

requerimento ou quando o INPI registra marca em nome de particular usurpado de outro, sem

que houvesse condições de verificar o registro anterior157

.

Nesses casos, para o doutrinador Cassio Scarpinella Bueno, o ato questionado não

diz respeito ao Instituto. Logo, este não poderia ser parte do processo, atuando como

litisconsorte. Assim, para o referido doutrinador, a previsão da intervenção do INPI, quando

não for autor, não leva a interpretação da possibilidade do Instituto atuar na forma de

assistência, em decorrência da falta de interesse jurídico deste ente, do direito que está sendo

questionado pelo autor158

. Para a Autarquia importa apenas que sejam atendidos os direitos de

propriedade industrial.

Aliás, nesses casos em que o INPI não é autor, ele atua de forma neutra,

apresentando cópias do processo administrativo e seu parecer. Nesse sentido, sustenta o autor

que o papel do Instituto, do ponto de vista processual, não é o de sujeito obrigatório do

processo, pois não se traduz na defesa de seu ato e nem na higidez do ato por ele praticado

155

BUENO, Cassio Scarpinella Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. ver.

e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 284-310 156

Ibidem. 157



e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 284-310,

52

para a constituição do direito, mas no desejo de que a lei seja observada e na preocupação

com uma possível sucumbência159

.

Logo, discorre que a intervenção do INPI, para os fins destacados nos artigos 57 e

175 da Lei de Propriedade Industrial ocorre por meio do instituto chamado amicus curiae,

objetivando a tutela de seus interesses e direitos institucionais, os quais ultrapassam a

pretensão das partes160

.

Fredie Didier Jr. afirma que o amicus curiae “é o terceiro que, espontaneamente, a

pedido da parte ou por provocação do órgão jurisdicional, intervém no processo para fornecer

subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão”161

.

Assim, para Cassio Scarpinella Bueno o INPI deve atuar de modo a tutelar

administrativa, judicialmente ou, ainda, a depender do caso, no contexto de procedimentos

arbitrais os interesses protegidos pelo ordenamento jurídico, mas que não podem ser

compreendidos como um interesse jurídico presente na assistência162

.

Com relação à obrigatoriedade da participação do INPI ou não, Nathalia Mazonetto

afirma que não se pode presumir que a previsão do legislador, ao preceituar sobre a

intervenção deste órgão nas ações de nulidade, seja de que haverá a necessidade da efetiva

participação deste, conforme o atual entendimento majoritário. Nesse sentido, sustenta a

doutrinadora, até como proposta legislativa, a necessidade de que seja alterado esse

entendimento pela não obrigatoriedade de integração do INPI nos feitos que discutam

nulidade, quando este não for autor ou no caso de litisconsórcio necessário163

.

Destaca, ainda, que a alteração legislativa gerará maior segurança jurídica e evitará

discussões processuais, inclusive sobre a atuação de procuradorias, que enfrentam os tribunais

acerca do papel do INPI. Aliás, esta reconhece a necessidade de se ouvir o INPI em matéria

de nulidade, contudo não se deve integrá-lo como sujeito de contraditório a qualquer custo.

Diante disso, sustenta a doutrinadora que o INPI, para exercer seu interesse institucional,

atuará prestando informação ao julgador e oferecendo respaldos técnicos para que este tenha

dados para formar e fundamentar a sua decisão164

.

159

159


Ibidem. 161

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte

Geral e Processo de Conhecimento. 17ª. Ed. Salvador (Bahia): Juspodvm, 2015. V. 1. p. 522. 162


e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 284-310. 163


Ibidem.

53

Defende Cassio Scarpinella Bueno que na ausência de orientações claras no âmbito

da propriedade intelectual, é possível realizar uma análise em paralelo com a de outros

setores, como no caso da atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na qual o

artigo 31 da Lei n. 6.385, de 1976 prevê que compete a esta “oferecer parecer ou prestar

informações” nos processos165

.

No caso da arbitragem, defende a autora que o INPI poderá atuar como fiscal da lei,

afirmando que:

Em resumo, diante dessa realidade, de um simples vazio e dubiedade resultando do

texto legal não se pode assumir que a atuação do INPI nas ações anulatórias se dê,

necessariamente, na qualidade de parte ou coadjuvante dela. Ali ele, quando

“intervém”, desempenha papel de verdadeiro “instrumento da informação”, de modo

que, não tendo a contribuir, não justifica de qualquer maneira a sua integração, ou

melhor, sua participação na lide. Isso não afasta, contudo, a possibilidade de ser

requisitado, inclusive a depender da natureza do litígio, para que, querendo, se

pronuncie acerca da discussão, mas não se submetendo a todo o tramite na qualidade

de sujeito processual e a justificar o deslocamento da competência para a Justiça

Federal, como hoje se verifica.

Decorre, de plano, a conclusão de que, ausente o INPI - não sendo litisconsorte

necessário -, não se poder cogitar de nulidade da sentença e isso tem particular

pertinência para o processo arbitral. Só se verificaria nulidade, caso sua intervenção

fosse obrigatória, o que, conforme defendemos, não é verdade.

(...)

No contexto da arbitragem, para que se presuma o conhecimento por parte do INPI

de litigio arbitral, deverá ele ser intimado a se pronunciar, sob pena de sequer ter

conhecimento da demanda. A menos que, a pedidos das partes interessadas, lhe

caiba a anotação da sentença arbitral, nos termos parágrafo 2º dos arts. 57 e 175, da

LPI E, neste caso, a nulidade que pode postular, sequer é fundamentada no art. 33,

da Lei de Arbitragem, mas sim em base ao quanto estatuem os arts. 57 e 175, ambos

da LPI, na qualidade de verdadeiro autor, na medida em que, sendo amicus curiae,

não vestirá o chapéu de parte, mas sim de terceiro que traz algo novo ao processo.

Em assim sendo, a nulidade, se aplicável, decorrera não em razão do ter do art. 33,

da Lei de Arbitragem, mas sim por se tratar de terceiro, que mesmo ingressando

como amicus, nessa qualidade permanece e, portanto, não sujeito à imutabilidade da

coisa julgada Isto, assumindo que a sentença arbitral que reconhece a invalidade de

direitos surtirá efeitos erga omnes166

.

Cumpre destacar que a possibilidade do INPI atuar em procedimentos arbitrais como

amicus curiae não apresenta qualquer restrição, inclusive, pelo fato de que a atividade

exercida pelo árbitro é equiparada ao do juiz.

Inclusive, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá (CAM/CCBM) expediu o Enunciado 5, através da Resolução Administrativo n. 03, de

2014, afirmando ser possível a participação de amicus curiae no procedimento arbitral: “É

165


e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 284-310 166

MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva 2017. p. 246.

54

permitida a participação de amiscus curiae no procedimento arbitral, desde que previamente

autorizado pelo Tribunal Arbitral, que deverá considerar, em seu juízo de conveniência a

oportunidade, a relevância e a representatividade do postulante”167

Dito isso, Cássio Scarpinella Bueno defende que:

(...) Assim, se o INPI não intervém ou intervém só para dizer que não há, em um

especifico caso, razão para intervir e atuar a qualquer título – porque não verifica, no

caso concreto, a presunção legislativa de que o caso envolve algum "interesse

federal" –, a Justiça Estadual é que é a competente para processar e julgar a causa.

Assim, caso o INPI não intervenha a qualquer titulo, não há por que dar aplicação

aos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96. Menos pela sua interpretação literal – que,

de qualquer sorte, corretamente, conduziria a uma tal solução – e mais,

superiormente, pela não incidência do art. 109, I da Constituição Federal na espécie.

Acreditamos que é a própria Justiça Estadual a competente para apreciar também a

própria manifestação do INPI no sentido de que ele não pretende intervir. Aqui,

acreditamos, em razão do comportamento negativo da autarquia, não vemos como

aplicar a diretriz que apontamos no item 51.1, forte na orientação contida na Súmula

150 do Superior Tribunal de Justiça, de que só a Justiça Federal pode apreciar a

existência ou não do "interesse federal" que dá ensejo à incidência da regra do art.

109, I, da Constituição Federal. Não há nesses casos – ao contrário dos que dão

fundamento àquele entendimento – qualquer causa de deslocamento de competência.

A hipótese, rigorosamente, é a inversa daqueles casos, afastando, por isso mesmo,

aquela diretriz168

.

Esclarece, ainda, que apesar da Súmula 150 do STJ dispor sobre a competência da

Justiça Federal decidir sobre a existência de interesses jurídicos que justifique a presença da

União, suas autarquias e ou empresas públicas, este não justificaria a restrita competência à

Justiça Federal, tendo em vista a própria interpretação do artigo 109, I, da Constituição

Federal169

.

O INPI, ao intervir no feito, não adquirirá a qualidade de parte e, consequentemente,

não há porque se falar em deslocamento da competência e tramitação do processo perante a

Federal, conforme sustenta Nathalia Mazzonetto170

.

Desse modo, consignando que a atuação do INPI ocorrerá como amicus curiae, este

prestará a atividade de participante da relação processual, prestando informações e

esclarecimentos técnicos ao julgador e, consequentemente, auxiliando no embasamento

técnico deste para proferir a decisão171

.

167

CAM/CCBC. Interpretação e aplicação do Regulamento do CAM/CCBC. Disponível em:

<https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/resolucao-de-disputas/resolucoes-administrativas/ra-

09-2014-arbitragens-com-a-adm-publica-brasileira/>. Acesso em : 20 mar. 2021. 168


e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 303 169

Ibidem. P. 303-310. 170


Ibidem.

55

Assim, no procedimento arbitral, a participação do INPI, em princípio, dependerá da

manifestação de vontade das partes, pela própria natureza da arbitragem.

Conclui, assim, a doutrinadora que a Justiça Federal não detém competência

exclusiva para manifestar-se em matéria de nulidade de direitos de marcas e patentes, com

exceção nos casos em que o INPI é autor ou é parte necessária do processo por erro na

condução do registro ou concessão (o ataque não for direcionado ao título em si) dos direitos.

Desse modo, destaca que atuação da Autarquia, inclusive em procedimentos arbitrais, poderá

ocorrer tanto como amicus curiae como testemunha técnica172

.

4.3 DISCUSSÃO DO INPI ACERCA DA ARBITRAGEM

Com relação à arbitragem, o INPI chegou a realizar debates sobre o tema em 2013,

diante da criação da Câmara de Arbitragem pela Organização Mundial de Propriedade

Intelectual (OMPI). Entretanto, não firmou qualquer disposição/regulamentação sobre a

questão. O INPI já chegou a afirmar não ser possível procedimentos arbitrais em que a

Autarquia atue como parte173

.

É importante destacar, ainda, que com relação ao regulamento da mediação, o INPI

possui previsão específica sobre a sua atuação no oferecimento de consulta técnica, quando

requisitado o seu parecer174

.

Assim, acredita-se que esta atuação pode ser aplicada, também, em casos de

procedimentos arbitrais, de modo que o INPI atue fornecendo elementos técnicos para melhor

entendimento dos árbitros, ou seja, como exposto acima, exercendo a função de amicus curiae

ou testemunha técnica nas demandas que visem à nulidade de direitos, quando não for autor

da ação.

5 DELIMITAÇÃO SOBRE A ARBITRABILIDADE NO DIREITO MARCÁRIO

O presente capítulo enfoca sobre a possibilidade da arbitragem no direito marcário,

expondo às discordâncias existentes sobre o tema, especificamente em relação às

172

Ibidem. 173

Ibidem. 174

BRASIL. Resolução nº 84, de 11 de abril de 2013. Institui o regulamento de mediação do INPI. Disponível

em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_84_2013.pdf>. Acesso em: 20 de

abril de 2021.

56

controvérsias presentes acerca da ordem pública, do fato de que a propriedade industrial é um

direito outorgado pelo Estado e com relação à eficácia da sentença arbitral.

Além disso, faz-se uma comparação com a legislação da Espanha e da Itália, as quais

possuem disposições especificas sobre a arbitragem em propriedade industrial. Traz, assim,

uma análise sobre a possibilidade de se permitir a arbitragem com a implementação de

algumas alterações na lei.

5.1 ARBITRABILIDADE NO DIREITO DE MARCA

A inarbitrabilidade deve ser analisada a partir da interpretação da lei e da apreciação

ao caso concreto. Assim, no estudo da arbitragem em propriedade intelectual, principalmente

na possibilidade de nulidade de direito de marca, este é o exame que deve ser feito.

Como aponta a doutrinadora Nathalia Mazzonetto, existem diversos critérios que

devem ser analisados para a verificação desse tema, que podem ser compreendidos em: a)

livre disposição dos direitos em cotejo; b) conteúdo patrimonial; c) inexistência de reserva

específica e normas imperativas afastando o procedimento arbitral175

.

A indisponibilidade de um direito é a exceção à autonomia da vontade e pode ser

verificada a partir do momento em que se evidencia a existência de restrições impostas ao

titular que o impedem de ter livre exercício, uma vez que existe um interesse de proteger

outros. Logo, a arbitragem não seria possível nos casos em que a ordem pública excluísse essa

autonomia da vontade176

.

A disponibilidade do direito varia de acordo com a legislação, e nos casos em que a

regra da ordem pública por si só impõe restrições ao exercício dessa faculdade, cabe ao

árbitro, ao julgar o caso concreto, resolver a questão em conformidade com a ordem pública.

No plano do direito de marca, evidenciam-se diversos direitos e obrigações que se

discorrem exclusivamente sobre direitos patrimoniais disponíveis, possibilitando ao titular

ceder, licenciar e dispor dos seus direitos imateriais, conforme previsto nos artigos 130, 134 e

139 da Lei n. 9.279, de 1996177

.

Contudo, o nascimento desses direitos, no Brasil, ocorre pelo viés atributivo do

Estado, sendo o INPI o responsável por analisar os pedidos de depósitos e, verificando o

175


Ibidem. 177



57

preenchimento dos requisitos, conceder ao requerente a propriedade sobre a marca. E é

precisamente quando se discorre sobre a nulidade de tais direitos pelo procedimento arbitral

que se evidencia uma enorme polêmica sobre a matéria178

.

A doutrinadora Selma Lemes sustenta ser impossível a avaliação da nulidade de uma

marca no sistema arbitral a partir de três causas. Inicialmente, ela destaca o efeito erga omnes

presente na decisão que declara a invalidade de uma marca. É necessário que a decisão

proferida que invalidar um título de propriedade industrial seja para todos e pública,

sustentando, assim, ser necessária a declaração do Poder Judiciário ou do INPI179

.

Em segundo lugar a doutrinadora afirma que os direitos de propriedade intelectual

devem ser exclusivamente outorgados pelo Estado, assim, como o ordenamento atual prevê

que cabe ao Estado conceder ou não títulos de patentes aos criadores de um invento, não

caberia a um tribunal arbitral discutir sobre a matéria180

.

Por fim, a doutrinadora aponta que a própria existência de um interesse público na

matéria já seria suficiente para concluir pela impossibilidade de submeter ao mesmo à via

arbitral181

.

Apesar das considerações sustentadas pela doutrinadora, é importante destacar a

inexistência de qualquer normativa específica no Brasil que declare a inarbitrabilidade da

nulidade de uma marca pelo procedimento arbitral. Ademais, nota-se a presença de opiniões

distintas de estudiosos sobre o tema, os quais inclusive baseiam-se na doutrina internacional e

em legislações estrangeiras, que contrapõem a conclusão desta.

Desse modo, para discorrer sobre a possibilidade da arbitragem no direito de marca,

examinar-se-á abaixo a existência de um direito público e a existência de incompatibilidade

deste com a arbitragem.

5.1.1 Violação da ordem pública

Há um grande número de estudiosos que defendem a inarbitrabilidade de

controvérsias sobre nulidade de direitos da propriedade intelectual, sob fundamentação de

178


LEMES, Selma M. F. Arbitragem em propriedade intelectual. Disponível em:

<http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri14.pdf>.Acesso em: 20 mar. 2021. 180

Ibidem. 181

Ibidem.

58

violação da ordem pública. Para eles o fato da marca ser concedida e registrada por ato do

Poder Público, que realiza a análise do requerimento, afasta a possibilidade da arbitragem.

O respeito da ordem pública deve ocorrer não apenas no âmbito judiciário, mas

também na arbitragem, independentemente da matéria. As partes ao submeterem uma

controvérsia à arbitragem buscam também o amparo da segurança jurídica182

.

Antes de adentrar especificamente sobre o estudo aqui tratado, faz-se necessário

retomar alguns conceitos que toca no processo. Roque Komatsu, ao abordar sobre a ordem

pública no processo civil, afirma que as normas de ordem pública são aquelas que o

descumprimento ocasiona nulidade absoluta e que todos estão submetidos, não sendo lícito

decidir de modo contrário ao previsto183

.

Aduz ainda que as normas de ordem pública tutelam o interesse público e objetivam

resguardar os interesses da sociedade, em discordância com as de ordem privada. Diante de

tais funções não é autorizado aos indivíduos optar à vontade particular, pois as leis de ordem

pública possuem obrigatoriedade ampla. Essas normas são declaradas pelo legislador, ou seja,

são disciplinadas de acordo com o interesse de cada Estado e são impostas a todos, de maneira

universal e irrestrita184

.

Do exposto pelo doutrinador, pode concluir-se, ainda, que não havendo qualquer

previsão legal que impeça a arbitragem, não há qualquer impedimento para que as questões de

nulidade sejam levadas ao procedimento arbitral. No mais, havendo regras de direito material

e de direito processual específicas, caberá ao arbitro no julgamento do caso concreto respeitar

tais exigências na apreciação do julgamento da validade ou invalidade de um direito de

propriedade intelectual185

.

Com base na legislação brasileira, um exemplo seria o caso da participação do INPI

no procedimento. Logo, ao submeter uma controvérsia ao procedimento arbitral, o árbitro

detém a obrigação de julgar respeitando os parâmetros legislativos, o que ocasiona, neste

particular, uma limitação à ampla autonomia da vontade das partes186

.

Desse modo, como bem aponta Nathalia Mazzonetto, em verdade, não há qualquer

justificativa que impeça a possibilidade de árbitros decidirem a questão, sob o argumento da

ordem, visto que:

182


KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 149-152. 184

Ibidem. 185

Ibidem. 186


59

Pode ele, tanto quanto o juiz togado, prestar a tutela jurisdicional pretendida

com a devida cautela aos temas que esbarram em normas cogentes ou

mesmo de interesse público, possuindo, a depender do caso, até mesmo mais

elementos e capacitação, dada a formação e experiência profissional que

possui, para tratar do tema187

.

Por se tratar de matérias que estão conectadas a políticas públicas e ao interesse do

Estado observa-se, diante do desejo de conservar o poder, certa relutância de conceder a tutela

jurisdicional de tais questões a julgadores privados. Contudo, não mais prevalece este

entendimento, visto que ordenamentos jurídicos como da Itália possuem o entendimento de

que as decisões arbitrais equiparam-se as judiciais e que o árbitro pode julgar direitos

disponíveis como indisponíveis188

.

Como bem aponta Nathalia Mazzonetto, não há razões suficientes que afastem a

possibilidade da arbitragem, visto que os tribunais estatais brasileiros não possuem um

considerável número de julgadores com conhecimento aprofundado sobre a matéria de

propriedade intelectual. Em realidade, não pode se afirmar que o Poder Judiciário é melhor

preparado para julgar controvérsias referentes à nulidade de direitos de propriedade

intelectual, inclusive por se tratar de questões de natureza híbrida189

.

Atualmente, nos países em que a arbitragem encontra-se mais desenvolvida, há uma

predisposição de desagregar a arbitrabilidade de ordem pública. Assim, sobressai, por

exemplo, os tribunais franceses que possuem uma lista bem restrita e residual de questões

inarbitráveis, vez que estes têm acolhido fortemente o princípio da autonomia das convenções

de arbitragem internacional em relação as suas próprias legislações internas190

.

Dessa maneira, não se sustenta a defesa fundada no argumento da ordem pública

para inadmitir a arbitrabilidade de litígios de propriedade intelectual que toquem a questão da

validade de direitos.

5.1.2 Eficácia da sentença arbitral

Além da questão da ordem pública, outro argumento contrário à possibilidade de

arbitragem em direitos de propriedade intelectual diz respeito à limitação de poderes atribuída

aos árbitros.

187



Ibidem. 190

Ibidem.

60

Pela característica privada da jurisdição da arbitragem – aspecto contratual – o

árbitro possui competência para julgar e proferir sentenças sem alcançar terceiros, com efeito

inter partes.

No caso de uma declaração de invalidade de direitos de propriedade intelectual, esta

implicará, indireta ou involuntariamente, em direitos de outros sujeitos que não fazem parte

da lide. Dessa fundamentação advém o argumento de que a arbitrabilidade de interesses de

natureza híbrida, como no caso da propriedade intelectual, esbarra na natureza contratual da

arbitragem. No Brasil, os estudiosos que já se pronunciaram sobre o tema detém um ideia

mais conservadora, no sentido de que a eficácia da sentença arbitral é inter partes191

.

Pela natureza da arbitragem, a decisão proferida possui eficácia inter partes, o que

implica na autonomia das partes de disporem de seus direitos, seja pela cessão, licença ou

renúncia ou, ainda, a “inoperabilidade” a determinados direitos. Essa autonomia permite,

inclusive, que as partes, em decisão arbitral, acordem que determinados direitos não podem

ser opostos com relação ao ativo imaterial litigado. Entretanto, resistirá ainda à validade de

tais direitos perante os demais192

.

Logo, ao ser analisada uma questão marcária pela arbitragem, a decisão pronunciada

poderá mitigar a exclusividade que este direito representa, permitindo, assim, a sua

exploração em relação apenas as partes litigantes193

.

Em que pese tais fundamentos, esta ótica pode ser alterada a partir de um

desenvolvimento de uma política legislativa que conceda ao árbitro o direito de reconhecer e

declarar a invalidade de um direito de PI. Assim, a eficácia erga omnes poderia ser atribuída

às sentenças arbitrais, desde que exista no ordenamento jurídico previsão legal própria, assim

como já ocorre, por exemplo, na Itália194

.

Como bem pontua Nathalia Mazzonetto, a atribuição de tal poderá possibilitar ao

árbitro declarar a nulidade de um direito:

Isto porque, decidindo um árbitro pela nulidade de um determinado direito de

exclusividade – assumindo que não há qualquer óbice a que o faça, observadas

determinadas condições específicas – tal reconhecimento causará reflexos para

todos, autorizando não apenas os players em conflito, mas uma coletividade inteira a

explorar um objeto ou tecnologia que, segundo os rigores da lei, não merecia

qualquer proteção, conferindo ao seu titular exclusividade e vantagens

competitivas149-150

.

191


Ibidem. 193

Ibidem. 194

Ibidem.

61

Aqui, portanto, os olhos se voltam mais ao objeto da pronúncia jurisdicional e

menos aos sujeitos a que se destina, reconhecendo-se sua inscindibilidade. Isto é,

uma patente não pode existir para um e não para outros. Disto decorre que, em

decorrência da natureza da relação jurídica de direito material, a situação não pode

ser de um modo para um e de outro para terceiros195

.

Ademais, como sustenta Nathalia Mazzonetto, a atribuição da eficácia erga omnes à

arbitragem resolve ainda um problema que se consagrou na prática contenciosa do direito de

propriedade industrial. No Brasil, existe uma bifurcação de jurisdição em relação a esta

matéria, na qual a Justiça Estadual detém competência para resolver litígios de infração,

eventual reparação de danos e, incidentalmente, questões de validade ou invalidade de tais

direitos. Já a Justiça Federal é atribuída à responsabilidade de julgar questões que envolvam a

nulidade desses direitos196

.

Desse modo, evidencia-se que a atribuição de eficácia erga omnes da sentença

arbitral depende da vontade política de atribuir um perfil mais ou menos jurisdicional à

atividade dos árbitros. No mais, a publicidade da decisão perante terceiros poderá ocorrer por

meio da previsão legal de que a sentença arbitral determinará que o INPI realize a referida

anotação no registro da marca197

.

5.1.3 Direito outorgado pelo Estado

Sabe-se que no direito da marca há uma função social ao garantir a propriedade,

reconhecendo o direito dos titulares de possuírem benefícios e garantias de sua criação, bem

como precisando limites dessa proteção, o que demonstra um poder estatal de

regulamentação.

Apesar de haver esse poder do Estado, deve-se ressaltar que a máxima que indica que

o interesse público prevalece ao pessoal não é absoluta e nem deve ser aplicado

imediatamente, sem a análise do caso. Este dever ser aplicado com a observância de

princípios como a razoabilidade e a proporcionalidade, conciliando com os interesses

privados, especialmente, os direitos fundamentais.

195

Ibidem, p. 185-186. 196

Ibidem, p. 187. 197

Ibidem, p. 186-187.

62

O principal argumento sobre a inarbitrabilidade dos litígios reside na questão de que

é um direito constituído pelo Estado e conferido como prerrogativa a um particular, o que

decorreria de um tribunal privado não possuir autoridade para invalidar tais direitos198

.

Nesse sentido, afirmam que a constituição de tais privilégios e do direito de

exclusividade faz parte de uma política estatal, em que há a preocupação com a limitação da

concorrência e confusão do mercado. Logo, a possibilidade de particulares invalidarem ou

modificarem tais direitos ocasionaria prejuízos o sistema da propriedade industrial199

.

Contudo, como bem destaca Nathalia Mazzonetto trata-se de um argumento frágil,

visto que o árbitro possui função jurisdicional e esta é coincidente em sua parcela jurisdictio,

inclusive em termos de resultado final, com aquela exercida pelo juiz estatal. Tanto a sentença

arbitral como a sentença judicial formam títulos executivos judiciais e, conforme disposto no

artigo 26 da Lei de Arbitragem, a sentença arbitral possui os mesmo requisitos da judicial,

devendo, inclusive, ser fundamentada, sob pena de nulidade200

.

Além disso, apesar de haver previsão específica para que demandas que tenham por

objeto nulidade de marca nos quais o INPI seja autor ou necessariamente integre a lide,

tramitem na Justiça Federal, não há qualquer reserva expressa de jurisdição.

Em realidade, observa-se atualmente que os árbitros buscam não afastar a sua

jurisdição quando evidenciam o desejo das partes de submeterem determinada questão a

arbitragem, de modo que cada vez menos discussões sobre a arbitrabilidade são trazidas à

tona nas controvérsias submetidas a este método de resolução de conflito201

.

Destaca-se, ainda, no caso da arbitragem, o princípio da competência-competência,

no qual, segundo Caio Cesar Rocha destaca, o árbitro detém a competência de ser o primeiro

a aferir se detém jurisdição sobre a matéria a ser decidida na arbitragem202

.

5.2 ANÁLISE DE ORDENAMENTOS ESTRANGEIROS

Com relação àqueles que defendem a possibilidade da arbitragem em litígios da

propriedade intelectual, inclusive na questão da invalidade de direitos, observa-se que o

198

Ibidem, p. 111-116. 199

Ibidem. p. 111-116. 200

Ibidem. p. 111-116. 201

Ibidem. p. 111-116. 202

ROCHA, Caio Cesar Vieira. Limites do controle judicial sobre a jurisdição arbitral no Brasil. Tese de

Doutorado em Direito Processual, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012, p. 53.

63

fundamento predominante decorre do fato de existir legislações que expressamente preveem a

possibilidade de arbitragem em tais litígios.

A legislação italiana admite a arbitrabilidade de controvérsias de propriedade

intelectual, inclusive para decidir acerca da in(validade) de direitos marcários e patentários

(artigos 134, 122 e 123 da CPI Italiano c/c artigos 35 e 36 da Legislação n. 5, de 2003).

Referida possibilidade sobreveio após a alteração legislativa, visto que antigamente era

obrigatória a intervenção do Ministério Público nos casos203

.

Nesse sentido, o entendimento da doutrina italiana é de que a pronúncia do árbitro é

semelhante mutatis mutandis à do juiz togado, possuindo eficácia erga omnes a decisão,

possibilitando, inclusive, que o árbitro julgue questões sobre direitos indisponíveis204

.

Assim, sustenta o doutrinador Giovanni Guglielmetti que o conhecimento (processo

lógico) e a competência dos árbitros não estão restritos apenas ao julgamento de matérias

disponíveis, mas também às indisponíveis, possuindo estes os mesmos poderes que os juízes.

Logo, não há qualquer restrição para que os árbitros decidam sobre matérias indisponíveis e

produzam coisa julgada sobre a questão205

.

Por outro lado, há países como a Espanha que admite a possibilidade de

arbitrabilidade de controvérsias sobre a propriedade intelectual, com algumas ressalvas. A

legislação espanhola (Lei n. 17/2001) realiza uma distinção entre as proibições relativas e

proibições absolutas com relação ao registro de marcas206

.

Diante de tais disposições, o legislador espanhol possibilita a arbitragem para

questões relacionadas às proibições relativas, excluindo a possibilidade da arbitrabilidade em

questões absolutas, e nos casos em que as marcas ou nomes comerciais são idênticos e

referem-se aos mesmos produtos ou serviços (artigo 28 da Lei n. 17/2001)207

.

Assim, incluem-se como arbitráveis as questões que possam afetar o direito de

terceiro ao conceder uma marca em que o interesse de defesa é do legítimo titular. Esta

possibilidade advém do entendimento de que o interesse privado está presente nas proibições

203

Ibidem. p. 136-145. 204

Ibidem. p. 136-145. 205

GUGLIELMETTI, Giovanni. Arbitratio e diritti titolati. In: UBERTAZZI, Luigi Carlo (E,). Annali italiani

del diritto d’ autore, dela cultura e dello spettacolo – AIDA,v. 15,Milano, Giuffrè, 2006. p. 3-10. 206



Ibidem.

64

relativas, ou seja, existe um proprietário de um bem com efeitos patrimoniais, enquanto que

nas proibições absolutas resguarda-se o interesse público208

.

O fato de as proibições relativas e absolutas se encontrarem dispostas em artigos

distintos facilita a arbitrabilidade de conflitos envolvendo o direito de marca na Espanha,

visto que impede a ocorrência de interpretações divergentes quanto à presença do interesse

público209

.

A legislação espanhola permite a arbitragem em casos de conflito entre uma marca

notória ou um nome comercial conceituado com um novo sinal distintivo que se deseja o

registro. Ademais, também é possibilitada que seja levada a arbitragem, divergências que se

relacionam com outros direitos de propriedade industrial, de personalidade e de propriedade.

Todos esses casos são arbitráveis pelo entendimento de que se trata de um direito privado210

.

5.3 CONSIDERAÇÕES

Como já exposto acima, o Brasil não realiza a distinção entre proibições absolutas e

proibições relativas em relação ao registro de sinais. O que ocorre, na Espanha, por exemplo,

é que as vedações absolutas cria um exclusão, em que não se permite a concessão do registro

por entender que haverá a apropriação de um particular de um sinal distintivo que pertence ao

domínio público, ou seja, existe um interesse público a ser resguardado por aquele Estado.

Logo, para um sinal ser registrado na Espanha, ele deve ser disponível para a

apropriação e não pode incorrer em qualquer vedação absoluta, ou seja, não pode um sinal

idêntico ou semelhante ser registrado quando existir outra marca que utilize tais sinais para

produtos ou serviços idênticos, por exemplo, a fim de evitar o risco de confundir o

consumidor211

.

Desse modo, acredita-se ser possível a arbitragem em matéria de nulidade do direito

de marca, visto que a sentença arbitral equipara-se a sentença judicial e o árbitro detém poder

208



86-91. 209

Ibidem. 210




<https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/dof/spa/pdf>. Acesso em: 10 de mar. 2021.

65

jurisdicional. Contudo, deve-se consolidar bases e conceitos que estejam ligadas às proibições

de registro, como pontua Michele Copetti212

.

Assim, conforme a doutrinadora defende, acredita-se ser possível a arbitragem de

nulidade de marca com relação às proibições relativas, as quais restringem o registro de

sinais213

.

Nesse sentido, é importante a alteração legislativa para que as proibições relativas e

absolutas se encontrarem dispostas em artigos distintos, facilitando discorrer acerca da

arbitragem em direito de marca e deixando as relativas ao critério dos titulares, caso desejem,

levar o conflito a arbitragem e, consequentemente, priorizando tanto a livre concorrência

como a autonomia da vontade das partes214

.

A aceitação dessa autonomia da vontade das partes é extremamente importante ao

analisarmos a questão da arbitragem, visto que implica no reconhecimento da liberdade das

partes de rejeitar o Poder Judiciário e submeter a controvérsia a este meio de resolução de

conflito. Contudo, também se sabe que haverá certas limitações em relação a arbitragem no

direito da PI, inclusive pelo objetivo de evitar a confusão de consumidores.

212



86-91. 213

Ibidem. 214

Ibidem.

66

6 CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, observa-se que a questão apresenta divergências,

culminando em diversos debates que transcendem, ao direito da propriedade industrial e à

arbitragem, necessitando de uma análise, inclusive, do direito administrativo.

Em que pese à ausência de disposição legal acerca do tema, o que se pretendeu

abordar com o presente trabalho foi a tentativa de solução do problema, através de uma

análise com outros países.

Desse modo, defende-se, portanto, que inexiste qualquer obstáculo para a resolução

de conflitos de propriedade industrial por meio da arbitragem, incluindo, até mesmo a questão

de nulidade de marca.

Contudo, tendo em vista que se trata de uma matéria que possui natureza híbrida,

mesclando tanto interesses privados como interesses públicos e que podem atingir terceiros,

faz-se imprescindível pensar em instrumentos úteis para estas controvérsias.

Nesse sentido, defende-se a possibilidade da arbitragem com relação à nulidade nas

proibições relativas, com a alteração da Lei de Propriedade Intelectual, a fim de evidenciar,

expressamente, quais são estas restrições.

Assim, admite-se a possibilidade da arbitragem em conflitos entre pedidos de marca

registrada, incluindo disputas geradas por um pedido de marca registrada e um novo depósito

e contra outras proibições relativas (direitos autorais e desenhos industrial); ou, ainda, entre

uma marca notória ou renomada e o novo sinal que se destina a registrar, por exemplo, em

conformidade com o disposto na Lei da Espanha.

Como exposto, acredita-se que a arbitragem privada no Brasil de questões

relacionadas à nulidade da marca poderia ocorrer, quando o INPI não for autor ou precisar ser

réu em caso de vício no procedimento.

Este entendimento consubstancia-se no fato de que a atuação do árbitro equipara-se a

de um juiz togado. Além disso, a eficácia da decisão arbitral poderia ter efeito erga omnes,

atribuindo a competência ao INPI de anotação deste do comando decisório no registro.

Inclusive, o INPI poderia participar da demanda na função de amicus curiae ou ainda

elaborando pareceres, de modo a auxiliar no julgamento dos árbitros.

Assim, evidencia-se ainda que a arbitragem em nulidade de direito de marca

apresenta-se como uma alternativa e uma solução ao à morosidade e à falta de julgadores com

67

profundo conhecimento sobre a área no sistema judiciário brasileiro. Além disso, apresenta-se

como um meio de priorizar a autonomia da vontade das partes.

68

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arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, a

interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de

urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral e a sentença arbitral, e revoga dispositivos

da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Disponível em:

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