Protecao Juridica Ao Design de Moda Carla Segala Alves

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CARLA SEGALA ALVES

A PROTEÇÃO JURÍDICA AO DESIGN DE MODA

São Paulo

2013

CARLA SEGALA ALVES


Trabalho de Graduação

Interdisciplinar apresentado à

Faculdade de Direito da Universidade

Presbiteriana Mackenzie como

requisito parcial à obtenção do grau

de Bacharel em Direito.

ORIENTADOR: Professor Doutor Fabiano Dolenc Del Masso

São Paulo

2013

CARLA SEGALA ALVES


Trabalho de Graduação

Interdisciplinar apresentado à

Faculdade de Direito da Universidade

Presbiteriana Mackenzie como

requisito parcial à obtenção do grau

de Bacharel em Direito.

Aprovada em 23.05.2013

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Prof. Dr. Fabiano Dolenc Del Masso, pelo apoio e ensinamentos.

Ao Dr. Luiz Felipe Di Sessa e toda equipe de Propriedade Intelectual do escritório

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados, por todo conhecimento adquirido durante

minha permanência neste escritório, que foi fundamental para o desenvolvimento do

presente trabalho.

Ao Dr. Caio César Carvalho Lima pela leitura crítica.

Ao Marcelo Bernardini, por todo o apoio, e aos amigos Renata, Guilherme A.,

Guilherme M., Gustavo, Rafael e Roberta, pela convivência.

A todos que direta ou indiretamente contribuíram na elaboração deste trabalho,

obrigada.

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar as formas de proteção ao design de moda

de acordo com as leis de Propriedade Intelectual brasileiras. Para tanto, inicia-se por um

estudo geral da Propriedade Intelectual, suas formas de proteção e legislação aplicável,

que servirá de base para análise da questão. No capítulo seguinte, apresenta-se um

panorama do mercado da moda, bem como dos efeitos da cópia neste. Procede-se então

à análise de cada uma das formas de proteção à Propriedade Intelectual, verificando-se

os aspectos positivos e negativos de cada uma delas na proteção ao design de moda.

Conclui-se, com base nas informações apresentadas, que não há necessidade de

legislação específica para a proteção jurídica do design de moda no Brasil, uma vez que,

ao contrário da legislação norte-americana, o sistema de Propriedade Intelectual

brasileiro possui mecanismos hábeis para sua proteção.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual, Direito Autoral, Propriedade Industrial, Design

de Moda, Mercado da Moda, Proteção Jurídica ao Design de Moda.

ABSTRACT

This monograph aims to analyze the forms of fashion design protection according to

Brazilian Intellectual Property laws. For that matter, it begins with a general study

regarding Intellectual Property, its protection forms and applicable laws that is basis for

the discussion of this work. This study is followed by a superficial analysis of the

fashion market and the effects of copy for this market. Furthermore, there is an analysis

of each Intellectual Property form of protection, verifying their positive and negative

aspects for the protection of fashion design. Then, we conclude that the creation of

specific law to protect fashion design in Brazil is not necessary, since, unlike the

American legislation, the Brazilian system of Intellectual Property is able to protect

fashion creations.

Keywords: Intellectual Property, Copyright, Industrial Property, Fashion Design,

Fashion Market, Legal Protection for Fashion Design.

SUMÁRIO

Introdução ........................................................................................................................ 7

Capítulo I: Propriedade Intelectual ............................................................................... 9

Conceituação de Propriedade Intelectual ....................................................................... 9

Legislação Aplicável .................................................................................................... 10

Base Constitucional .................................................................................................. 10

Tratados Internacionais ............................................................................................ 13

Legislação Infraconstitucional ................................................................................. 15

Formas de Proteção ...................................................................................................... 15

Propriedade Industrial .............................................................................................. 15

Patentes ................................................................................................................ 18

Registros .............................................................................................................. 21

Direito Autoral ......................................................................................................... 25

Capítulo II: O Mercado da Moda ................................................................................ 29

O Mercado da Moda .................................................................................................... 29

A Criação de Moda ...................................................................................................... 30

Os Efeitos da Cópia no Mercado da Moda .................................................................. 32

Capítulo III: Aplicabilidade das Formas de Proteção ao Design de Moda .............. 36

Patentes ........................................................................................................................ 36

Registros ...................................................................................................................... 39

Marca ........................................................................................................................ 39

Desenho Industrial.................................................................................................... 44

Direito Autoral ............................................................................................................. 46

Concorrência Desleal ................................................................................................... 48

Trade Dress .................................................................................................................. 50

Conclusão ....................................................................................................................... 53

Bibliografia ..................................................................................................................... 55

7

INTRODUÇÃO

A moda no Brasil ganhou grande relevância nos últimos anos. Em 2011, a

indústria da moda faturou 67 bilhões de dólares, o que representou 5,5% do PIB do país

no ano.1 Diante disso, fica claro o valor do mercado de moda no Brasil, mas, quando se

fala neste mercado, sempre ganha destaque a indústria têxtil, a fase de confecção,

ficando de lado a criação de moda.

Porém, uma companhia atuante nesse mercado é constituída por muito mais do

que máquinas de costura. Um de seus principais aspectos é a criação e desenvolvimento

de novos produtos de moda, o que constitui um processo complexo, realizado por uma

equipe de profissionais (os designers de moda). Todo o processo de criação é baseado

em pesquisa, que exige habilidade de percepção de tendências, bem como capacidade

para absorver e filtrar grande quantidade de informação.

Percebe-se, assim, que o design de moda exige trabalho especializado, bem

como uma série de investimentos por parte das companhias atuantes neste setor, em prol

da criação de um produto original. Desta forma, o design resultante do processo de

criação merece proteção legal para, entre outros motivos, evitar o enriquecimento

indevido de terceiros, uma das principais funções da proteção à Propriedade Intelectual.

Importa notar, porém, que as criações de moda não são explicitamente

protegidas pelo sistema jurídico brasileiro de Propriedade Intelectual. Elas constituem

muito mais do que somente a marca, protegida mediante registro no Instituto Nacional

da Propriedade Industrial (INPI). Muitas vezes também não se enquadram como

desenho industrial, também protegido por registro no INPI, ou como obra de arte,

protegida por registro na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de

Janeiro.

Isso se dá em razão do caráter único das criações de moda: um misto entre a

estética e a utilidade, porém nunca com originalidade absoluta, uma vez que a moda

sempre segue certos padrões, como mangas, formato de bolsas e calçados, etc.

Porém, isto não impede a existência de distintividade no design de moda, uma

vez que é resultado de um processo criativo, no qual o estilista imprime características

1 Disponível em:

http://www.texbrasil.com.br/texbrasil/SobreSetor.aspx?tipo=15&pag=1&nav=0&tela=SobreSetor.

Acesso em 10.02.2013.

http://www.texbrasil.com.br/texbrasil/SobreSetor.aspx?tipo=15&pag=1&nav=0&tela=SobreSetor

8

próprias a um objeto de uso comum. Além disso, há dificuldades para a proteção de

coleções de moda, que muitas vezes requerem proteção em conjunto.

É notória a existência de imitação no mundo da moda, que tem se tornado cada

vez mais frequente, especialmente com o desenvolvimento da tecnologia e do chamado

fast fashion.

Esta realidade fez com que a proteção jurídica do design de moda passasse a ser

discutida em diversos países, gerando, inclusive, propostas legislativas, como o

Innovative Design Protectionand Piracy Prevention Act (IDPPPA), apresentado pelo

deputado norte-americano Robert Goodlatte, em julho de 2011, além de diversas

disputas judiciais.

No Brasil, o tema ainda é pouco debatido, porém vem ganhando importância,

tornando relevantes maiores estudos sobre o assunto.

9

CAPÍTULO I

Propriedade Intelectual: conceitos, legislação aplicável e formas de

proteção

1. Conceituação de Propriedade Intelectual

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, WIPO na sigla em

inglês), órgão autônomo da Organização das Nações Unidas (ONU) criado em 1967, no

artigo 2º de sua Convenção, promulgada no Brasil pelo Decreto-Lei nº. 75.541/1975,

define Propriedade Intelectual como o conjunto formado pelos direitos relativos a obras

literárias e trabalhos científicos, interpretações e execuções artísticas, fonogramas e

transmissões de radiodifusão, invenções em todos os campos da atividade humana,

descobertas científicas, desenhos industriais, marcas, nomes comerciais e proteção

contra concorrência desleal.2

Assim, o autor de obras artísticas, literárias ou científicas, o inventor de processos

industriais, o designer que cria formas estéticas para determinados produtos,

todos, enfim, que se dedicam a qualquer atividade intelectual

adquirem direito exclusivo sobre suas produções,

independentemente do maior ou menor valor artístico,

científico ou industrial que apresentem ou do modo de sua

produção. Em virtude de desse direito, podem, sob o amparo da

lei, publicar, reproduzir e explorar suas obras e produções,

assim como defendê-las de contrafações, auferindo os

proventos materiais que forem suscetíveis de produzir, além do

renome pessoal que delas retiraram. Ao autor poderá bastar a

satisfação de sua vocação artística, de sua curiosidade científica

ou de seu espírito inventivo, ou o renome, a fama, a celebridade

que lhe vier da obra realizada. Mas o direito assegura-lhe à

parte esta satisfação moral ou subjetiva, o proveito material,

consistente no resultado pecuniário que possa colher de seu

trabalho.3

A partir de tal afirmação entende-se que a Propriedade Intelectual visa proteger

os direitos de titularidade sobre obras resultantes da inteligência humana sob dois

2 Disponível em: http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html#P50_1504. Acesso em

04.10.2012. 3 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I. Rio de Janeiro: Lumen

Juris, 2010. p. 33.

10

aspectos distintos: de um lado visa garantir o retorno patrimonial resultante de tal

criação, de outro, o direito moral sobre a mesma, assegurando-se o reconhecimento de

sua titularidade e impedindo alterações não autorizadas por parte de terceiros.

Além isso, percebe-se que o conteúdo dos direitos protegidos pela Propriedade

Intelectual pode ser dividido em dois grandes grupos chamados de Propriedade

Industrial e Direito Autoral.

Sobre o conceito de Propriedade Intelectual afirma Denis Borges Barbosa:

Tem-se, assim, correntemente, a noção de Propriedade

Intelectual como a de um capítulo do Direito, altissimamente

internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade

Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens

imateriais de vários gêneros.4

Entre os outros direitos sobre bens imateriais citados temos as cultivares e a

proteção jurídica ao software, que não constituem tema do presente trabalho.

2. Legislação aplicável

2.1 Base constitucional da Propriedade Industrial e do Direito Autoral

Antes de adentrar a legislação que regula os direitos de Propriedade Intelectual

no Brasil, importa ressaltar suas bases constitucionais, uma vez que a criação do direito

de Propriedade Intelectual é exclusivamente uma elaboração legal, ou seja, tal não

resulta de um direito natural, mas é criado como forma de garantir a competição no

mercado, bem como incentivar o desenvolvimento, uma vez que sem tal proteção, o

investimento na criação do bem imaterial seria imediatamente dissipado pela liberdade

de cópia.5

A Constituição Federal de 1988 (CF), em seu artigo 1º, inciso IV, insere como

fundamento da República Federativa do Brasil a livre iniciativa e, em seu artigo 170,

insere entre os princípios da Ordem Econômica, a livre concorrência. Porém, ainda

4 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris,

2010. p. 7. 5 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Disponível em:

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf. Acesso em 17.10.2012. p. 85.

11

dentro do título que trata da Ordem Econômica e Financeira, o constituinte afirmou, no

artigo 174, que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica,

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo

este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ainda, o artigo

219 da CF afirma que: “O mercado interno integra o patrimônio nacional e será

incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-

estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”.6

É nesse contexto que se insere a proteção à Propriedade Intelectual na

Constituição Brasileira. Além dos dispositivos supracitados, a Lei Maior estabelece,

explicitamente, em seu artigo 5º, em dispositivos distintos para Propriedade Industrial e

Direito Autoral, “os preceitos de proteção aos bens e investimentos da propriedade

intelectual que se contrapõem essencialmente à tutela da concorrência livre”.7 São os

incisos XXIX, que se refere à Propriedade Industrial, e XXVII e XXVIII, que se

referem ao Direito Autoral:

Art. 5º: (...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,

publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos

herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades

desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das

obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos

intérpretes e às respectivas representações sindicais e

associativas;8

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais

privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção

às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de

empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico

do País;

O inciso XXIX do art. 5º da CF, que trata da Propriedade Industrial, delimita ao

legislador infraconstitucional o conteúdo protegido pela Propriedade Industrial, bem

como a finalidade da lei infraconstitucional que regula o dispositivo constitucional em

6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso

em: 17.10.2012. 7 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Disponível em:

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf. Acesso em 17.10.2012. p. 92. 8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso

em: 17.10.2012.

12

questão: atender o interesse social e favorecer o desenvolvimento tecnológico e

econômico do país. Desta forma, seria inconstitucional, por exemplo, lei regulamentar

que favorecesse aquisição de tecnologia estrangeira em detrimento do desenvolvimento

tecnológico nacional.

Diante da leitura do inciso em questão, e de acordo com Denis Borges Barbosa,

no que diz respeito à tecnologia, protegida por patentes, denominadas no texto

constitucional de “privilégios”, entende-se que a CF define os seguintes parâmetros para

sua proteção: (i) os autores de inventos serão os beneficiários da tutela legal; (ii) o

fundamento da tutela é o invento novo e industrial; (iii) o direito é essencialmente

temporário; (iv) o privilégio será concedido para utilização do invento; e (v) o pedido de

privilégio será sujeito ao exame de seus requisitos.9

Além das patentes de tecnologia, a Constituição de 1988 garante a proteção dos

desenhos industriais, marcas, nomes empresariais e “criações industriais”, que

correspondem aos programas de computador.

Quanto ao Direito Autoral, o inciso XXVII do art. 5º da CF, é a base para toda a

proteção do direito do autor, garantindo a ele o direito exclusivo de utilização,

publicação ou reprodução de suas obras. Porém, de acordo com Denis Borges Barbosa,

este inciso, juntamente com XXVIII do mesmo artigo, supracitado, asseguram apenas o

aspecto material do direito autoral. Os direitos morais, como o direito de divulgação,

apoiam-se em outros dispositivos constitucionais, os de tutela da expressão e de

moral.10

São eles os incisos IX e X do art. 5º da CF:

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística,

científica e de comunicação, independentemente de censura ou

licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo

dano material ou moral decorrente de sua violação;11

9 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Disponível em:

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf. Acesso em 17.10.2012. pp. 113 a 120. 10

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Disponível em:

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf. Acesso em 17.10.2012. pp. 124 a 126. 11

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso

em: 20.10.2012.

13

2.2 Tratados internacionais

Como mencionado, a Propriedade Intelectual é um ramo do direito altamente

internacionalizado. Entre os principais tratados internacionais envolvendo Propriedade

Intelectual, destacamos os seguintes: Convenção da União de Paris; Convenção da

União de Berna; e Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

(TRIPs).

A Convenção de Paris, cujo nome oficial é “Convenção da União de Paris para a

Proteção da Propriedade Industrial”, de 1883, tem como principal objetivo a declaração

dos princípios disciplinadores da Propriedade Industrial. Tal convenção entende como

Propriedade Industrial não somente o direito dos inventores, mas também marcas, bem

como outros sinais distintivos da atividade econômica.12

O Brasil faz parte do grupo de

países que assinaram inicialmente a Convenção de Paris, que já passou por sete

revisões. Atualmente, está em vigor no país a revisão de Estocolmo, de 1967, desde

1992 (Stockholm Act).13

A Convenção de Paris foi promulgada no Brasil pelo Decreto

nº. 75.572/75.

A Convenção não tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo

do recente acordo TRIPs, nem condiciona o tratamento

nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade

legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o

tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro

301. Também, quanto às patentes, prescreve a independência

de cada privilégio em relação aos outros, concedidos pelo

mesmo invento em outras partes.14

A Convenção de Paris determina os seguintes princípios básicos: (i) paridade

entre nacionais e estrangeiros, definido no art. 2º, item 1, da Convenção, que determina:

Nationals of any country of the Union shall, as regards the

protection of industrial property, enjoy in all the other countries

of the Union the advantages that their respective laws now

grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice

to the rights specially provided for by this Convention.

Consequently, they shall have the same protection as the latter,

and the same legal remedy against any infringement of their

12

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 14ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. pp.

137-138. 13

Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/remarks.jsp?cnty_id=199C. Acesso em

23.10.2012. 14



14

rights, provided that the conditions and formalities imposed

upon nationals are complied with.15

;

(ii) prioridade, definido no art. 4º, item 1, que determina que aquele que apresentar

pedido de patente e invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou

marca em país unionista, terá direito de prioridade ao apresentar o mesmo pedido em

outros países membros da União de Paris, se o fizer dentro de 12 meses no caso de

patentes e 6 meses no caso de marcas e desenho industrial; e (iii) independência das

patentes, definido do art. 4-bis da Convenção, que determina que “Patents applied for in

the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be

independent of patents obtained for the same invention in other countries”16

, ou seja, a

obtenção e vigência de uma patente independe de sua concessão e vigência em outros

países.

A Convenção de Berna, assinada em 1886, tem por objeto obras literárias e

artísticas, independentemente de seu modo de expressão. Ou seja,

não só os livros e esculturas, objeto tradicional de proteção,

mas o multimídia, produções a laser ou qualquer outra criação

com o auxílio de tecnologias futuras, cabe no âmbito da

Convenção, desde que dedutíveis à noção de artístico ou

literário.17

A Convenção de Berna prevê a proteção tanto de direitos patrimoniais quanto de

direitos morais, estes correspondentes ao direito de nominação e de integridade da obra.

Além disso, a Convenção estabelece a duração de proteção destes direitos durante a vida

do autor, mais cinquenta anos após sua morte (art. 7), com algumas exceções.18

Esta

Convenção foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº. 75.699/75.

Por fim, o TRIPs, cuja tradução para português corresponde a “Acordo sobre

Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio”, foi

negociado durante a rodada do Uruguai de Negociações Multilaterais do General

Agreement on Tarifs and Trade (GATT). Foi promulgado no Brasil pelo Decreto nº.

1.355/94. Determina, basicamente, parâmetros mínimos de proteção e uniformização

15

Disponível: http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?doc_id=131045&file_id=177593.

Acesso em: 24.10.2012. 16

Disponível: http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?doc_id=131045&file_id=177593.

Acesso em: 24.10.2012. 17


http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf. Acesso em 17.10.2012. p. 172. 18

Disponível em:

http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?doc_id=131032&file_id=177556. Acesso em:

25.10.2012.

15

internacional dos institutos jurídicos relacionados à Propriedade Intelectual.19

Tal

tratado foi elaborado no âmbito da Organização Internacional do Comércio (OMC).

2.3 Legislação infraconstitucional

Com relação à legislação infraconstitucional que regula a Propriedade

Intelectual destacam-se: Lei 9.279/96 (LPI), que regula direitos e obrigações relativos à

Propriedade Industrial; Lei 9.610/98 (LDA), que consolida a legislação sobre direitos

autorais; Lei 9.609/98 (Lei de Software), que dispõe sobre a proteção jurídica do

programa de computador; e Lei 9.456/97, lei de proteção das cultivares.

3. Propriedade Industrial, Direito Autoral e suas formas de proteção

3.1 Propriedade Industrial

Para João da Gama Cerqueira, Propriedade Industrial “pode ser definida como o

conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sobre as

produções intelectuais de domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência

comercial e industrial.”20

São objetos da Propriedade Industrial as invenções, modelos de utilidade,

marcas e desenhos industriais. Invenções e modelos de utilidade são passíveis de

proteção por patente, enquanto as marcas e os desenhos industriais podem ser

registrados. Em ambos os casos, o requerimento da patente ou o registro deve ser feito

ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é uma autarquia federal.

Importa notar que a patente ou o registro perante o INPI são atos constitutivos de

19

Manual Propriedade Industrial – ABIMAQ. Disponível em:

http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Html/IPDMAQ/10%20Propried%20Ind,%20Manual%20-

%20IPDMAQ.pdf. Acesso em: 25.10.2012. 20

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I. Rio de Janeiro: Lumen

Juris, 2010. p. 36.

16

direito21

, ou seja, será titular da patente ou do registro aquele que primeiro o requereu

perante o INPI, independentemente, por exemplo, de quem primeiro tenha utilizado

comercialmente a marca.

Dos objetos de proteção da Propriedade Industrial, apenas a invenção não é

definida pela LPI, uma vez que o conceito de invenção é mais técnico que jurídico22

. A

lei usa um critério excludente, definindo em seu artigo 10 o que não é invenção:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais,

contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de

fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou

qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como

métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no

corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais

biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,

inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo

natural e os processos biológicos naturais.23

O modelo de utilidade, por sua vez, é definido no artigo 9º da LPI, como o

“objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente

nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional

no seu uso ou em sua fabricação”.24

Ou seja, o modelo de utilidade, já denominado pela

doutrina de “pequena invenção”, corresponde ao aperfeiçoamento de uma invenção

anterior, que demonstre atividade inventiva por parte de seu criador.

O desenho industrial é definido pela lei como

a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto

ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um

produto, proporcionando resultado visual novo e original na

sua configuração externa e que possa servir de tipo de

fabricação industrial.25

21

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Volume I. 26ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006. pp.

247 e 311. 22

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I. Rio de Janeiro: Lumen

Juris, 2010. p. 146. 23

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 28.10.2012. 24


Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 28.10.2012.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm



17

A alteração que o desenho industrial provoca no objeto deve ser de caráter

meramente estético, não ampliando sua funcionalidade. Ou seja, “sua característica de

fundo – que inclusive o diferencia dos bens industriais patenteáveis – é a futilidade”.26

Entretanto, embora a alteração seja fútil, o objeto revestido de desenho industrial tem

necessariamente caráter utilitário, caso contrário será considerado obra de arte e

protegido via Direito Autoral.

Assim, se a criação é técnica, teremos uma hipótese de patente

de invenção ou de modelo industrial. Se a criação é puramente

estética, sem aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a

proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte

aplicada, com a qualificação de poder servir de tipo de

fabricação industrial, estamos no domínio do desenho

industrial.27

Por fim, a marca é um sinal distintivo visualmente perceptível (art. 122, LPI), e

pode ser classificada em: (i) marca de produto ou serviço, usada para distinguir um

produto ou serviço de outro semelhante ou idêntico, de origem diversa; (ii) marca de

certificação, usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço a

determinadas normas ou especificações técnicas; e (iii) marca coletiva; usada para

identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade

(art. 123, LPI). As marcas analisadas neste trabalho são apenas as primeiras, que visam

distinguir produtos ou serviços.

As marcas podem ser classificadas em figurativas, nominativas ou mistas.

Marcas nominativas são aquelas compostas exclusivamente por palavras, apresentadas

sem nenhuma forma particular. As figurativas, por sua vez, são os desenhos ou

logotipos, ao passo que as mistas correspondem a palavras escritas em uma forma

específica ou inseridas em logotipos, como, por exemplo, as marcas “Coca-cola” e

“Pepsi”.

Importa notar, por fim, uma das inovações da LPI: a existência das chamadas

marcas tridimensionais. Será caso de marca tridimensional quando a forma de

determinado produto, que poderia ser protegida pelo desenho industrial, apresenta

caráter distintivo, comportando também proteção como marca, como, por exemplo, a

26

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 140-149. 27


http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf. Acesso em 17.10.2012. P. 502.

18

caneta da marca “Bic”. “A marca é tridimensional sempre que a forma do produto for

um signo, ou, como diz a lei, um sinal distintivo.”28

No mais, destaca-se, no que diz respeito à proteção da Propriedade Industrial,

analisada a seguir, a existência da chamada prioridade. O Brasil, como país pertencente

à União de Paris, deve, nos termos do art. 4º da Convenção da União de Paris, conceder

prioridade a certos pedidos de patente ou de registro perante o INPI. A Convenção

prevê que aquele que apresenta um pedido de patente ou de registro em qualquer país da

União de Paris terá, durante prazo determinado, o direito à prioridade para a mesma

patente ou registro nos demais países da União. Este prazo é de 12 meses para

invenções ou modelos de utilidade e de seis meses para marcas ou desenhos industriais.

A prioridade deve ser reivindicada no momento de apresentação do pedido de patente

ou de registro.

3.1.1 Patentes

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho:

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito,

conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da

exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso

do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a

lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no

pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais

condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da

tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.29

Como mencionado, são passíveis de proteção por patente a invenção e o modelo

de utilidade. A LPI define em seus artigos 8º e 9º os requisitos para que a invenção e o

modelo de utilidade sejam patenteáveis. São eles: (i) novidade; (ii) atividade inventiva;

e (iii) aplicação industrial.

De acordo com o artigo 11 da LPI uma invenção ou modelo de utilidade são

considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O estado da

técnica abrange todos os conhecimentos já difundidos no meio científico ou tornados

28

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 142. 29



19

acessíveis ao público, bem como aqueles já descritos em patente depositada perante o

INPI e ainda não publicada.

“A novidade, portanto, se define a partir de um conceito negativo, de uma

exclusão. Novo é o invento que não se encontra no estado da técnica”30

. Ou seja, perde-

se o requisito da novidade tanto pela divulgação da tecnologia desenvolvida como

invenção ou modelo de utilidade, quanto por seu uso, já que, em ambas as situações, o

conhecimento se torna público. Entretanto, o art. 12 da LPI, define o chamado “período

de graça”, momento em que a invenção pode ser divulgada sem cair no estado da

técnica:

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a

divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando

ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de

depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se

promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,

através de publicação oficial do pedido de patente depositado

sem o consentimento do inventor, baseado em informações

deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou

indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este

realizados.31

O próximo requisito para que seja concedia a patente, como mencionado, é a

atividade inventiva, previsto nos artigos 13 e 14 da LPI, também pode ser chamado de

“não-obviedade”. Ou seja, não basta que a invenção não esteja compreendida no estado

da técnica, ela também não pode derivar obviamente deste, é necessário um verdadeiro

ato de criação intelectual, o estado da técnica deve ser estendido para além de suas

decorrências evidentes.

A noção de decorrer de maneira evidente do estado da técnica

indica que o padrão de avaliação é o homem especializado na

matéria, mas não o maior expoente mundial do setor. Há um

parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do

profissional graduado na especialidade, detentor dos

conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de

um engenheiro ou técnico, operando no setor industrial

pertinente.32

O terceiro requisito para concessão da patente é a industriabilidade (art. 15,

LPI), ou seja, a possibilidade da invenção ou do modelo de utilidade ser aplicado em

30

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 149-152. 31





20

escala industrial. Dessa forma, não será passível de ser patenteada invenção cuja

industrialização dependa de conhecimentos técnicos ainda inexistentes.

Fábio Ulhoa Coelho enumera ainda um quarto requisito para que um invento ou

modelo de utilidade seja patenteável: o desimpedimento. Os impedimentos estão

listados no artigo 18 da LPI:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à

segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos

de qualquer espécie, bem como a modificação de suas

propriedades físico-químicas e os respectivos processos de

obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação

do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os

microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos

de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação

industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera

descoberta.33

Dessa forma, se uma invenção que preencha os três primeiros requisitos, ou seja,

seja nova, inventiva e passível de industrialização, não será patenteável caso se

enquadre em um dos incisos do artigo 18.

Note-se que o desimpedimento à concessão da patente não diz

respeito às qualidades intrínsecas, aos atributos da invenção,

como os outros requisitos – novidade, inventividade e

industriabilidade. O impedimento é previsto na lei, a rigor, em

atenção a valores sociais estranhos à questão propriamente

técnica da invenção, e está muitas vezes ligado a preceitos

éticos.34

O interessado em obter uma patente deve depositar o pedido perante o INPI,

cumprindo os requisitos do artigo 19 da LPI, que servirão de base para o exame de

mérito pelo INPI (art. 41, LPI). Após o depósito, o pedido será publicado, de modo a

tornar pública aos interessados a existência do pedido de patente. Tal publicação

ocorrerá 18 meses após o depósito (art. 30, LPI), salvo no caso de patente de interesse

da defesa nacional ou se o requerente solicitar a antecipação da publicação. O

depositante ou qualquer interessado deverá requerer o exame do pedido de patente no

prazo de 36 meses a partir do depósito, sob pena de arquivamento do pedido (art. 33).

33


COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 149-158.


21

“Deferido o pedido, é expedida a carta-patente, o único documento comprobatório da

existência do direito industrial sobre a invenção ou modelo de utilidade”.35

Como mencionado, a patente confere ao inventor um privilégio temporário,

conforme artigo 40 da LPI:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20

(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze)

anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10

(dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a

patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão,

ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao

exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada

ou por motivo de força maior.36

3.1.1 Registros

Como mencionado, são passíveis de proteção por registro o desenho industrial e

a marca, que possuem requisitos diferentes para que sejam registráveis.

O primeiro requisito para que um desenho industrial seja registrável é a

novidade. Da mesma forma da invenção, um desenho industrial é considerado novo

quando não compreendido no estado da técnica, que corresponde a todo conhecimento

divulgado até a data do depósito do pedido, bem como desenho depositado no INPI. No

caso do desenho industrial, também há o chamado “período de graça” que, de acordo

com o art. 96, §3º da LPI, corresponde à divulgação do desenho industrial nos 180 dias

que antecederam o depósito do pedido de registro.

O segundo requisito para proteção do desenho industrial é a originalidade. De

acordo com o artigo 97 da LPI, “o desenho industrial é considerado original quando

dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos

anteriores”37

.

Sobre o requisito da originalidade afirma Denis Borges Barbosa:

Entendo que o requisito, em sua nova roupagem, deva ser

entendido como a exigência de que o objeto da proteção seja

não só novo, ou seja, não contido no estado da arte, mas

35






22

também distintivo em face desta, em grau de distinção

comparável ao ato inventivo dos modelos de utilidade.38

Além dos requisitos para registro do desenho industrial, a LPI, em seus artigos

98 e 100, determina o que não pode ser registrado como desenho industrial: (i) obra de

caráter puramente artístico, uma vez que o objeto revestido de desenho industrial deve

ter caráter utilitário; (ii) o desenho que for contrário à moral e aos bons costumes,

ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou que atente contra liberdade de consciência,

crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; e (iii) o

desenho que apresente a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela

determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, ou seja, apenas o

que não é determinado pela função do objeto, mas sim meramente estético, é que pode

ser protegido como desenho industrial.

Após o depósito, o pedido de registro do desenho industrial, atendidos os

requisitos dos artigos 100, 101 e 104 da LPI, será automaticamente publicado e o

registro será simultaneamente concedido, sendo expedido o certificado. Assim, o pedido

de registro de desenho industrial submete-se ao sistema de livre concessão, ou seja, não

há análise dos requisitos da novidade e originalidade antes da outorga do direito de

exclusividade do designer. Apenas em caso de requerimento do titular do pedido o INPI

analisará a originalidade e novidade do desenho e, se o INPI constatar que o desenho

não atende os requisitos, será instaurado processo de nulidade do registro (art. 111,

LPI).

O registro do desenho industrial vigorará pelo prazo de dez anos contados a

partir do depósito, e poderá ser prorrogado por três períodos sucessivos de cinco anos

cada (art. 108, LPI).

O registro de marca, por sua vez, está sujeito às seguintes condições, de acordo

com Fábio Ulhoa Coelho: (i) novidade relativa; (ii) não colidência com marca

notoriamente conhecida; e (iii) desimpedimento.39

Por novidade relativa entende-se que

a marca deve alcançar sua finalidade de identificar um produto ou serviço,

diferenciando-o dos demais “Note-se que não é exigida a novidade absoluta para a

concessão do registro. Não é necessário que o requerente tenha criado o sinal, em sua

expressão linguística, mas que lhe dê, ou ao signo linguístico escolhido, uma nova

38




23

utilização.”40

Exatamente por exigir somente novidade relativa para ser passível de

registro, a proteção marcária é limitada ao segmento de serviços ou produtos que

identifica (princípio da especificidade). Tal princípio excetua-se, no entanto, pelas

marcas de alto renome, que recebem proteção em todas as classes de produtos ou

serviços.

O segundo requisito para o registro de uma marca, a não colidência com marca

notoriamente conhecida, tem fundamento no art. 126, §2º,da LPI, que determina que “o

INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no

todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”41

Ou seja, o INPI indeferirá de ofício

um pedido de registro de marca pelo qual alguém tente se apropriar de marca que

obviamente não lhe pertence, mesmo que a marca não tenha sido registrada

anteriormente no Brasil, o que se dá em cumprimento do art. 6º-bis da Convenção da

União de Paris.

Por fim, o desimpedimento consiste no não enquadramento da marca objeto do

pedido de registro em nenhum dos impedimentos listado incisos do art. 124 da LPI.

Fábio Ulhoa Coelho, ao tratar desse requisito, afirma que nem todos os incisos do artigo

em questão consistem em impedimentos, sendo em alguns deles estabelecidas condições

especiais para determinados registros ou à extensão da proteção de bens imateriais de

natureza diversa.42

Desse modo, são impedimentos para o registro de marca:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e

monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou

internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou

imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando

revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal

contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra

ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de

consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento

dignos de respeito e veneração;

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou

simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto

ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para

designar uma característica do produto ou serviço, quanto à

natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de

produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos

de suficiente forma distintiva;

40





24

(...)

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou

combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar

confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação

geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem,

procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou

serviço a que a marca se destina;

(...)

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e

cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

Territórios, dos Municípios, ou de país;

(...)

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte,

que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

(...)

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo

produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma

natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de

acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser

dissociada de efeito técnico; (...)43

Importa notar que os impedimentos mencionados dizem respeito ao registro da

marca perante o INPI, não à sua utilização como identificadora de produtos ou serviços.

Quanto ao procedimento para registro da marca, apresentado o pedido, o INPI

realizará um exame formal preliminar, verificando se o pedido contempla o disposto no

artigo 155 da LPI. Se o fizer, o pedido será depositado. Após o depósito, o pedido de

registro de marca é publicado, abrindo-se prazo de 60 dias para que qualquer

interessado apresente oposição. Findo este prazo, passará o INPI à análise dos requisitos

de registrabilidade, concedendo ou negando o pedido.

O registro de marca, assim como as patentes e os registros de desenho industrial,

não é vitalício, estando sujeito ao prazo definido no art. 133 da LPI: “O registro da

marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro,

prorrogável por períodos iguais e sucessivos.”44

43





25

3.2 Direito Autoral

O Direito Autoral, ou Direito de Autor

é ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas

advindas da criação e da utilização econômica de obras

intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e

nas ciências.(...)

As relações regidas por esse Direito nascem com a criação da

obra, exsurgindo, do próprio ato criador, direitos respeitantes à

sua face pessoal (como direitos de paternidade, de nominação,

de integração da obra) e, de outro lado, com sua comunicação

ao público, os direitos 45

O artigo 7º da Lei 9.610/98 (LDA), determina quais são as obras protegidas por

Direitos de Autor:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito,

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,

tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro,

tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da

mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução

cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as

cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer

processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura,

litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma

natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à

geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo,

cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras

originais, apresentadas como criação intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias,

dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção,

organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma

criação intelectual.46

45

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 8. 46


26

Diante do presente dispositivo legal, entende-se que o Direito Autoral tem seu

objeto limitado, uma vez que nem todo produto do intelecto humano pode ser por ele

protegido. Neste sentido, determina o artigo 8º da LDA criações que não são passíveis

de proteção por esta lei:

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de

que trata esta Lei:

I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos,

projetos ou conceitos matemáticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais,

jogos ou negócios;

III - os formulários em branco para serem preenchidos por

qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas

instruções;

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos,

regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;

V - as informações de uso comum tais como calendários,

agendas, cadastros ou legendas;

VI - os nomes e títulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias

contidas nas obras.47

Carlos Alberto Bittar ressalta dois elementos como fundamentais para que uma

obra possa ser protegida pelo Direito Autoral: a esteticidade e a originalidade. Quanto

ao primeiro, afirma o doutrinador:

As obras que por si realizam finalidades estéticas é que se

incluem no âmbito do Direito de Autor. Delas separam-se,

desde logo, as de cunho utilitário (produtos para aplicação

industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos). (...)

As primeiras atendem exigências puramente intelectuais (de

esteticidade ou de conhecimento). Possuem valor estético

autônomo, independentemente de sua origem, de sua

destinação ou uso efetivo. O atributo encerra-se em si mesmo,

nas formas criadas (romance, música, pintura, poesia).

As segundas têm por objetivo a consecução de utilidade

materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária.

Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis,

máquinas, aparatos e inventos).48

Neste sentido, criações intelectuais de caráter utilitário não são passíveis de

proteção pelo Direito Autoral, podendo enquadrar-se no âmbito de proteção da

Propriedade Industrial. Aqui, importa verificar as semelhanças e diferenças entre o

desenho industrial, protegido pela Propriedade Industrial, e a obra de arte, protegida

pelo Direito Autoral.

47


BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 21.

27

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, existe proximidade entre o desenho

industrial e a obra de arte devido à natureza fútil da criação. A diferença entre ambos,

entretanto, provém das funções de tais criações, ou seja, está relacionada exatamente ao

caráter utilitário ou estético das mesmas. Assim, o desenho industrial tem sempre uma

função principal de natureza utilitária como, por exemplo, uma garrafa utilizada no

envasamento de bebidas, cujo desenho é fútil, uma vez que não altera as possibilidades

de utilização do objeto, tendo basicamente caráter estético, porém, sua função principal

é conter o líquido para a venda. A obra de arte, caso de um quadro ou escultura, tem

função exclusivamente decorativa, ou seja, tais criações não têm função utilitária,

somente estética.49

Quanto à originalidade, Bittar ressalta que, no Direito Autoral, a originalidade

tem caráter relativo, de forma que não é exigível novidade absoluta. Basta, para sua

proteção, que a obra seja revestida de componentes individualizadores, ou seja, deve ter

características próprias que a torne distinta de outras já existentes.50

No que diz respeito à sua proteção, o Direito de Autor, ao contrário da

Propriedade Industrial, não decorre de ato administrativo, ou seja, não depende de

registro e emissão de certificado por nenhum órgão. A proteção decorre da própria

criação, independentemente do autor requerer o registro de sua obra. Por exemplo, o

Direito Autoral de um compositor sobre sua música decorre do próprio ato de compor,

sendo garantidos desde então seus direitos patrimoniais e morais de autor.

Entretanto, é possível realizar o registro de obras protegidas pelo Direito

Autoral. O art. 17 da Lei 5.988/73, lei que regulava os Direitos Autorais até

promulgação da Lei 9.610/98, não revogado por esta lei, determina os possíveis locais

de registro de tais obras: Biblioteca Nacional, Escola de Música da Universidade

Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, Instituto Nacional do Cinema, ou Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura

e Agronomia.51

Esses registros, contudo, não têm natureza constitutiva, mas

apenas servem à prova da anterioridade da criação, se e quando

necessária ao exercício do direito autoral. O autor, portanto,

pode reivindicar em juízo o reconhecimento de seu direito de

exploração exclusiva da obra, mesmo que não tenha o

registro.52

49




COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 147.


28

Neste sentido, se for comprovado que determinada pessoa criou uma obra

literária, artística ou científica, esta será a titular do direito à sua exploração, mesmo que

o registro de tal obra tenha sido feito por terceiro.

Como já mencionado, o Direito Autoral abarca tanto direitos patrimoniais

quanto morais. “Os direitos morais são os vínculos perenes que unem o criador à sua

obra, para realização da defesa de sua personalidade.”53

Tais direitos surgem a partir da

criação da obra, ou seja, a partir de sua materialização, uma vez que o Direito Autoral

não protege meras ideias. São perpétuos, inalienáveis e personalíssimos. Os principais

direitos morais de autor são os seguintes: (i) paternidade, ou seja, a possibilidade de

ligar o nome do autor à sua obra, ou mesmo utilizar um pseudônimo; (ii) nominação,

que corresponde à prerrogativa do autor de nomear sua criação; (iii) integridade, que

consiste na possibilidade do criador alterar sua obra; (iv) retirada de circulação; entre

outros.54

Os direitos patrimoniais, por sua vez, dizem respeita à utilização econômica da

obra, ou seja, correspondem ao direito do autor explorar economicamente, de forma

exclusiva, sua obra, e, como os direitos morais, surgem com a criação da obra. Dessa

forma, é necessária prévia consulta ao autor para utilização econômica da obra.

Destacam-se como características desses direitos patrimoniais: (i) o caráter de

bem móvel (art. 3º, LDA); (ii) a transmissão por via contratual ou sucessória; (iii) a

temporariedade (art. 41, LDA), uma vez que os direitos patrimoniais de autor perduram

por toda sua vida e mais setenta anos contados a partir de 1º de janeiro do ano

subsequente ao seu falecimento, ou, no caso de obra anônima ou pseudônima, setenta

anos contados de sua publicação (art. 43, LDA); (iv) a penhorabilidade, salvo a

disposição do art. 76 da LDA; (v) a prescritibilidade; (vi) a independência dos direito

patrimoniais entre si (art. 31, LDA), uma vez que as modalidades (reprodução,

adaptação, distribuição etc.) de utilização de obras protegidas pelo Direito Autoral são

independentes entre si, não sendo estendível às demais uma autorização concedida pelo

autor para uma dessas modalidades. É exatamente pela utilização de sua obra que o

autor receberá a contraprestação pecuniária, justificando, assim, essa limitação. 55

53



BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 50.

29

CAPÍTULO II

O Mercado da Moda, o Processo Criativo e os Efeitos da Cópia

1. O mercado da moda

Sobre a expressão mercado da moda afirma Gurmit Matharu:

O termo “mercado da moda” é amplo e envolve diversas

indústrias. De modo geral, a infraestrutura pode ser decomposta

nos setores de desenvolvimento de produto, produção,

marketing, branding, distribuição e varejo. Dentro dessa

estrutura, há várias indústrias subsidiárias que se conectam para

formar a cadeia global da moda. Por exemplo, entre os

fornecedores há tecelagens produzindo tecidos e fábricas

produzindo componentes como botões, zíperes e fivelas.56

O mercado da moda é um segmento importante para a economia brasileira,

conforme se infere dos dados a seguir. Em 2011 ele faturou no Brasil US$ 67 bilhões,

produzindo aproximadamente 9,8 bilhões de peças e representando 16,4% dos

empregos da indústria de transformação e cerca de 5,5% do PIB industrial brasileiro.57

Além disso, o mercado da moda emprega 1,7 milhão de empregados diretos, dos quais

75% são mão-de-obra feminina.58

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), em

2012, no período que compreende os meses de janeiro a novembro, o varejo de moda no

Brasil cresceu 3,43% em volume de vendas e 6,62% em receita, em relação ao mesmo

período de 2011, enquanto no mês de novembro 2012 o crescimento foi de 6,61% em

volume de vendas e 9,58% em receita, em relação ao ano anterior.59

56

MATHARU, Gurmit. O que é design de moda?. São Paulo: Bookman, 2011. p. 44. 57

Disponível em:


Acesso em 10.02.2013. 58

Disponível em:


Acesso em 10.02.2013. 59

Disponível em http://www.abit.org.br/links/monitor_dez.pdf. Acesso em 10.02.2013.



http://www.abit.org.br/links/monitor_dez.pdf

30

Além do mercado interno, o setor da moda também é relevante no que diz respeito

à exportação: em 2011 o Brasil exportou US$ 1,42 bilhão em produtos têxteis, bem

como US$ 754 milhões em perfumes, cosméticos e itens de higiene.60

O crescimento do mercado da moda no Brasil pode ser ilustrado observando-se a

São Paulo Fashion Week, o principal evento de moda brasileiro. Em sua primeira

edição, em 1996, o investimento para sua realização foi de R$ 600 mil reais, com a

participação de 21 grifes, passando para R$ 6 milhões e 51 desfiles em 2005.61

Hoje,

além da São Paulo Fashion Week, o Brasil possui outro evento de moda bianual de

repercussão internacional, o Fashion Rio, bem como outros eventos regionais, como o

Dragão Fashion, e eventos focados em calçados, como a Couro Moda.

Tal desenvolvimento e participação no mercado vêm acompanhados de grandes

investimentos por partes das companhias que atuam no setor. Estima-se que o

investimento no mercado da moda brasileira nos últimos dez anos tenha somado cerca

de US$ 13 bilhões62

. Embora parte desse valor tenha sido investida no processo de

produção (confecção têxtil, costura etc.), grandes investimentos também são realizados

no processo de criação, ou seja, no design de moda.

Como se verá a seguir, o design de moda exige trabalho especializado, bem como

uma série de investimentos por parte das companhias atuantes neste setor, em prol da

criação de um produto original. Desta forma, a proteção jurídica ao design de moda

objetiva, entre outros aspectos, evitar o enriquecimento indevido de terceiros, uma das

principais funções da proteção à Propriedade Intelectual.

2. A Criação de Moda

O desenvolvimento de produto de moda é um segmento do mercado da moda

composto por diversas etapas, como: (i) criação, que corresponde ao momento em que é

concebida a ideia; (ii) desenvolvimento técnico, momento em que se analisa a

possibilidade de concretização da ideia; (iii) modelagem, no qual é desenvolvido o

60

Disponível em: http://www2.apexbrasil.com.br/exportar-produtos-brasileiros/setores-produtivos/moda.

Acesso em 10.02.2013. 61

Disponível http://www.elainecaus.com.br/moda_detalhe.asp?id=11. Acesso em 10.02.2013. 62


Acesso em 10.02.2013.

http://www2.apexbrasil.com.br/exportar-produtos-brasileiros/setores-produtivos/moda

http://www.elainecaus.com.br/moda_detalhe.asp?id=11


31

molde do artigo a ser produzido; (iv) pilotagem, momento em que são realizados o corte

e a montagem do protótipo de acordo com a modelagem e especificações. Após estas

etapas, o protótipo é submetido à aprovação, para que possa ser produzido em larga

escala.63

Dessas etapas, a mais relevante para o objeto do presente trabalho é a etapa de

criação, momento no qual atua o designer de moda. O processo de criação é uma

atividade complexa, que exige observação atenta da sociedade e de suas transformações,

bem como pesquisa de tendências e, acima de tudo, capacidade de filtrar e interpretar

estas informações, de modo a transformá-las em um produto. “O design não surge em

um passe de mágica; é preciso haver investigação, estímulo visual, diálogo criativo,

questionamento, entendimento e análise.”64

Matharu inclusive ressalta que, com o fim da hegemonia criativa da alta costura,

entre os anos de 1960 e 1970, surgiram empresas como a IM Internatiol, em Nova York,

a Nigel French, em Londres, e a Promostyl, em Paris, que começaram a oferecer

serviços de análise de tendências, de modo a auxiliar os designers no desenvolvimento

de suas coleções.65

Hoje, a análise de tendências de moda é um grande negócio.

Composta por agências on-line e consultorias altamente

competitivas, o papel desta indústria é prever o futuro da moda

em todos os seus aspectos, do varejo e aos fatores

socioeconômicos, até tendências de cores, tecidos, estampas,

silhuetas, detalhes e acabamentos. (...) As agências contratam

profissionais conhecidos como caçadores de tendências ou cool

hunters, que em geral possuem formação nas indústrias

criativas, sociologia ou ciência. (...) O rastreamento de

tendências envolve também o monitoramento de mudanças no

perfil demográfico (termo de marketing que determina a

distribuição de estatísticas sobre como as pessoas vivem,

comportam-se, sua idade, gênero, renda, estilo de vida,

residência e movimentos sociais).66

Percebe-se, dessa maneira, que o processo de criação de moda é altamente

profissionalizado, que requer investimentos específicos e, como tal, merece a devida

proteção de sua atividade criativa pela Propriedade Intelectual, especialmente

considerando-se que a cópia é uma prática comum dentro deste mercado.

63

Disponível em: http://literatortura.com/2012/05/14/muito-alem-da-estilista-o-processo-de-producao-da-

moda/. Acesso em 14.02.2013. 64



MATHARU, Gurmit. O que é design de moda?. São Paulo: Bookman, 2011. p. 81.

http://literatortura.com/2012/05/14/muito-alem-da-estilista-o-processo-de-producao-da-moda/

http://literatortura.com/2012/05/14/muito-alem-da-estilista-o-processo-de-producao-da-moda/

32

Existem inclusive agentes do mercado de moda que vivem exclusivamente da

cópia. É o caso, por exemplo, da grife americana Forever 21, criada em 1984 e que hoje

tem aproximadamente quatrocentas e cinquenta lojas em quase vinte países. O notório é

que, apesar disso, ela não possui equipe de criação própria. Seu sistema consiste em

enviar funcionários a desfiles de moda em busca das peças que serão destaque da

temporada para copiá-las e vendê-las a preços acessíveis.67

Além da Forever 21, diversos agentes do mercado da moda atuam com base na

cópia, mesmo que em menor grau. Grandes magazines como Zara, Topshop e C&A,

que se especializaram no chamado fast fashion, produzem suas versões de designs

famosos. Este constitui o termo utilizado para descrever a atuação das grandes

magazines, no mercado de moda, produzindo roupas e acessórios de forma rápida e

continua, muitas vezes trazendo ao mercado, a preços mais populares, cópias de

criações de marcas famosas e com maior exclusividade.

Diante deste panorama, importa analisar os efeitos da cópia no mercado da moda.

3. Os efeitos da Cópia no Mercado da Moda

Não há consenso doutrinário no que diz respeito aos efeitos da cópia no mercado

da moda, embora seja possível afirmar que prepondera o entendimento de que é

necessária proteção jurídica as criações de moda, como se verá a seguir. Existem

autores, no entanto, que entendem que a cópia não é prejudicial para o mercado da

moda, ao contrário, os designers, na realidade, se beneficiariam da restrita proteção

jurídica ao design de moda.

É exatamente isso que defendem Kal Raustiala e Christopher Sprigman em seu

artigo intitulado The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion

Design.68

Os autores ressaltam que o mercado da moda, ao contrário de outros mercados

baseados em propriedade intelectual, como as indústrias fonográfica e cinematográfica,

67

EGUCHI, Aya. Curtailing Copycat Couture: the merits of the innovative design protection and piracy

prevent ion act and licensing scheme for the fashion industry. Cornell Law Review Vol 97:131. p.132

Disponível em: http://www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/upload/Eguchi-final.pdf 68

RAUSTIALA, Kal; Sprigman, Cristopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property

in Fashion Design. In Virginia Law Review, Vol. 92, nº. 8, 2006. Disponível em:

http://www.jstor.org/discover/10.2307/4144970?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=21101675821161.

Acesso em 13.01.2013.

33

é surpreendentemente aquiescente com a cópia de designs, protegendo apenas as marcas

de forma mais incisiva.

Raustiala e Sprigman afirmam que o mercado da moda trabalha em um regime de

livre apropriação no qual a cópia, ao contrário dos demais mercados, não diminui a

inovação, uma vez que esta não é prejudicial aos criadores do design original. Os

autores dão a este fenômeno o nome de “The Piracy Paradox” (ou o Paradoxo da

Pirataria, em tradução livre), que ocorreria porque o mercado da moda é baseado em

dois conceitos: “Induced Obsolescence” e “Anchoring”.

O conceito de “Induced Obsolescence” (ou Obsolescência Induzida) parte do

princípio de que o mercado da moda possui uma estrutura piramidal: no topo, com um

público alvo extremamente restrito, encontram-se as maisons que produzem alta

costura; em seguida estão os grandes designers de moda, com um público muito maior e

preços altos, focados em ready-to-wear; abaixo encontra-se a categoria que os autores

nomeiam de better fashion, constituída por lojas com preços moderados; e, por fim, na

base da pirâmide, encontra-se a categoria de artigos mais básicos, com preços baixos.

De acordo com Raustiala e Sprigman, quanto mais alta a categoria mais informação de

moda ela contém e, portanto, maior o grau de inovação.

A Obsolescência Induzida baseia-se na ideia de que os artigos revestidos de

design de moda conferem status a quem os possui. Quando um novo design surge no

topo da pirâmide, aquele grupo de pessoas que tem acesso a esses bens mais exclusivos

os adquirem como forma de obter prestígio. Na medida em que tal design passa a ser

copiado pelos degraus mais baixos da pirâmide, ele perde sua função distintiva, fazendo

com que a elite busque novas criações como forma de afirmar sua posição. Desta forma,

a cópia no mercado da moda funcionaria como um catalisador para acelerar o

esgotamento de um design, movimentando mais rapidamente o ciclo da moda.

Ainda segundo os autores, os efeitos da Obsolescência Induzida seriam

complementados pelo chamado “Anchoring”, pelo qual o aumento da visibilidade de

certos designs em lojas, revistas etc., que ocorre devido à cópia, permitiria aos

consumidores saber quando as tendências mudam, acelerando ainda mais o ciclo da

moda.

Neste sentido, a cópia no mercado da moda seria benéfica, uma vez que aceleraria

o processo de inovação no segmento:

If copying were illegal, the fashion cycle would occur very

slowly. Instead, the absence of protection for creative designs

34

and the regime of free design appropriation speeds diffusion

and induces more rapid obsolescence of fashion designs. As

Miucci Prada put it recently, “We let others copy us. And when

they do, we drop it.” The fashion cycle is driven faster, in other

words, by widespread design copying, because copying erodes

the positional qualities of fashion goods. Designers in turn

respond to this obsolescence with new designs. In short, piracy

paradoxically benefits designers by inducing more rapid

turnover and additional sales.69

Tal artigo causou polêmica à época de sua publicação, o que levou outros autores

a publicar artigos em resposta ao chamado “Piracy Paradox”.

Em seu artigo intitulado The Piracy Paradox Is So Last Year: Why the Design

Piracy Prohibition Act is the New Black70

, Joanna Paul questionou a afirmação de que a

cópia é benéfica para o mercado da moda, afirmando que a pirataria custa para esta

indústria, nos Estados Unidos, 12 bilhões de dólares por ano, além de gerar

desvalorização para as grifes copiadas.

Paul repudia a teoria de Raustiala e Sprigman, afirmando que, embora correta em

relação ao passado, não se adéqua a atual realidade do mercado da moda. Segundo a

autora, a tecnologia acelerou o ritmo de produção das cópias, que antes demoravam

meses ou até mesmo anos, para alguns dias. Paul ressalta que, na década de 1940, as

grandes maisons de alta costura permitiam tacitamente que os designers americanos

copiassem suas criações. Tais designers compravam criações de alta costura e as

“desmontavam” para recriá-las em larga escala. Atualmente, no entanto, é possível

fotografar as criações e, ainda durante o desfile, enviar as fotos para confecções ao redor

do mundo, que utilizam mão-de-obra barata, produzindo réplicas de baixo custo que

podem chegar ao mercado antes dos designs originais. Desta maneira, torna-se

praticamente impossível que novos designers compitam com aqueles que realizam as

cópias.

Aya Eguchi71

também menciona o fator temporal como determinante para manter

o equilíbrio entre as criações originais e as cópias e aponta também a tecnologia como

69

RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Cristopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual

Property in Fashion Design. In Virginia Law Review, Vol. 92, nº 8, 2006. Disponível em:


Acesso em 13.01.2013. 70

PAUL, Joanna. The Piracy Paradox Is So Last Year: Why the Design Piracy Prohibition Act is the New

Black. Disponível em:

http://www.kentlaw.iit.edu/Documents/Academic%20Programs/Honors%20Scholars/2009/Joanna-Paul-

paper.pdf. Acesso em: 30.10.2012. 71


prevention act and licensing scheme for the fashion industry. In Cornell Law Review Vol 97:131.

http://www.kentlaw.iit.edu/Documents/Academic%20Programs/Honors%20Scholars/2009/Joanna-Paul-paper.pdf


35

responsável pelo aceleramento das cópias, o que acaba prejudicando os designers de

moda, especialmente no caso de pequenas e médias empresas atuantes no setor:

This issue is even more critical for independent designers and

small- and medium-sized enterprises (SMEs), who do not have

the manufacturing and production capabilities of major houses

and retailers. When copyists imitate their designs, the damages

they suffer are significant since these designers and SMEs do

not have the capital or technology to mass produce their own

designs and compete with the copyists. (…) However, even if

the copyist’s actions do not directly impact the sales of the

original designer’s outfits, they nonetheless hurt the designer’s

incentive to innovate.72

Tanto Paul quanto Eguchi defendem a necessidade de proteção específica para o

design de moda. Para tanto, são a favor do chamado “Design Piracy Prohibition

Act”(DPPA), posteriormente denominado “Innovative Design Protection and Piracy

Prevention Act”73

(IDPPPA), um projeto de lei americano, apresentado ao Congresso

em 13 de julho de 2011, que visa alterar o Capítulo 13 da Lei de Direitos Autorais dos

Estados Unidos. A proposta inclui na lei a proteção autoral de três anos para designs de

moda com alto grau de originalidade. A proteção surgiria a partir do momento de

criação do design, sem necessidade de registro, desde que o design seja único,

distinguível, não trivial e não seja uma variação utilitária de designs anteriores para

artigos similares.

No Brasil, a necessidade de um projeto de lei semelhante é questionável, tendo em

vista as diferenças entre sistemas de proteção à Propriedade Intelectual desses países,

como se verá no Capítulo III.

Disponível em: http://www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/upload/Eguchi-final.pdf.

Acesso em: 06.03.2012. 72


prevention act and licensing scheme for the fashion industry. Cornell Law Review Vol 97:131.


Acesso em: 06.03.2012. 73

Disponível em: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.2511. Acesso em 17.02.2013.

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.2511

36

CAPÍTULO III

Aplicabilidade das formas de proteção à Propriedade Intelectual ao Design

de Moda

O presente capítulo tem por objetivo verificar a aplicabilidade das formas de

proteção à Propriedade Intelectual analisadas no Capítulo I deste trabalho para a

proteção do design de moda.

1. Patentes

Como mencionado anteriormente, a patente é a forma de proteção, no

ordenamento jurídico brasileiro, para a invenção e o modelo de utilidade. Desta forma,

visa proteger criações de caráter utilitário, novas, passíveis de utilidade industrial,

lícitas, e que sejam produtos da atividade inventora.74

Intuitivamente já se compreende que a patente não é meio adequado para

proteção do design de moda. A própria LPI, ao definir o que não é invenção, afasta a

possibilidade de utilização da patente para proteger o design de moda. Isto porque,

apesar das roupas ou acessórios terem caráter utilitário, as criações de moda têm

basicamente caráter estético, enquadrando-se, desta forma, no impedimento do art. 10,

IV, da LPI: “Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...) IV - as obras

literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; (...)”(grifo

nosso).75

Além disso, o design de moda não cumpre os requisitos para que uma criação do

intelecto humano seja patenteável (novidade, atividade inventiva e industriabilidade).

Apesar da possibilidade de ser produzido em larga escala, o design de moda não se

reveste de novidade, em seu sentido técnico abordado no Capítulo I, ou de atividade

inventiva. Neste sentido:

74

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Volume I. 26ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006. p.

312. 75

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em 31.10.2012.


37

A new fashion design is not substantially different enough from

prior designs to be termed an “invention”. Because many

fashion items have fixed parameters – a shirt must have

sleeves, a bag must have handles – there are substantial limits

on the novelty and obviousness arguments that designers can

make to obtain patent protection.76

Porém, a proteção patentária não é completamente alheia a indústria da moda.

Uma patente pode, por exemplo, proteger um novo mecanismo de fecho em uma bolsa,

um novo mecanismo de dobradiça em um par de óculos, ou alguns processos ou

técnicas, como, por exemplo, para fabricar um tecido ou para aplicar determinada

lavagem em um jeans.77

Ou seja, certas inovações de caráter utilitário, que são partes

componentes do produto resultante do design de moda, podem ser protegidas por meio

de patente.

No Brasil, o INPI já concedeu diversas patentes a criações deste tipo, como por

exemplo: (i) “Solado com Encaixe Rápido para Substituição de Tiras em Sandálias,

Chinelos e Congêneres” (MU8800678-6 U2) (Fig. 1); (ii) “Método de Tratamento de

Têxteis de Spandex, Método de Tratamento de Fibra de Spandex, Têxtil de Spandex

Tratado e Fibra de Spandex” (PI9812491-9 B1); e (iii) “Processo para o Tingimento

Contínuo de Fio de Urdume e Reator de Tingimento para Realização Do Processo”

(PI9714764-8 B1).78

76




Acesso em: 06.03.2012. 77

JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. Fashion Law, a Guide For Designers, Fashion

Executives and Attorneys. New York: Fairchild Books, 2010. p. 62. 78

Pesquisa realizada no banco de patentes do INPI, disponível em http://www.inpi.gov.br, em

05.11.2012.

http://www.inpi.gov.br/

38

Fig. 1: Patente de modelo de utilidade, concedida pelo INPI em 2003, consistente em uma sandália de borracha que permite a troca de suas tiras.

79

Importa notar, no entanto, que a proteção patentária tem dificuldades em

acompanhar a velocidade de criação da indústria da moda. Atualmente, o tempo médio

para a análise de um pedido de patente pelo INPI é de cinco anos e quatro meses80

, ao

passo que as principais empresas do design de moda desenvolvem inovações de forma

contínua, apresentadas ao público em coleções sazonais, normalmente duas vezes ao

ano81

. Dessa forma, caso um designer apresente uma coleção para a qual foi

desenvolvido um tecido especial, como os desenvolvidos para moda praia que, por

exemplo, impedem que a roupa fique úmida por um período prolongado de tempo, e

que cumpra os requisitos para patente, tal coleção terá de ser apresentada sem que haja a

devida proteção jurídica sobre a invenção têxtil.

79

Imagem retirada da base de patentes do INPI. Disponível em: www.inpi.gov.br. Acesso em 09.02.2013. 80

Disponível em http://www.inovacao.uema.br/noticia.php?id=35. Acesso em 05.11.2012. 81

RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Cristopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual

Property in Fashion Design. In Virginia Law Review, Vol. 92, nº 8, 2006. Disponível em:


Acesso em: 06.03.2012. P. 7.


http://www.inovacao.uema.br/noticia.php?id=35

39

2. Registros

2.1 Marca

As marcas têm como função distinguir e identificar produtos ou mercadorias de

seu titular.82

Assim, na indústria da moda, o registro de marca objetiva, principalmente,

proteger o nome de um produto, designer ou produtor, bem como símbolos, nomes e

logos colocados sobre peças de vestuário e acessórios, diferenciando-os dos demais.

Porém, as marcas podem ser utilizadas na proteção do design de moda em uma

determinada circunstância: quando o design se torna um elemento identificador e

distintivo de determinado designer.

Neste sentido:

The primary objective of trademark law is to prevent customer

confusion as to the source or quality of certain goods; hence,

trademark law can protect the integrity of a designer’s brand

name but does not provide enough rights of exclusivity over the

goods to prevent the copying of their actual designs. This is not

to say that trademarks law completely denies protection for all

design elements: if a design element is consistently produced

over a period of time to an extent that it becomes associated

with a particular designer, it can obtain trademark protection.83

Desta forma, muitos designers buscam registrar como marcas elementos

constitutivos de seus designs, como estampas, que os tornam prontamente

reconhecíveis. É o caso, por exemplo, das estampas características da grife Louis

Vuitton, o famoso monograma ou o tradicional quadriculado, chamado de Damier (Fig.

2), bem como do xadrez que identifica as roupas e acessórios produzidos pela Burberry

(Fig. 3), todos registrados como marca pelo INPI.

82

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Volume I. 26ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006. p.

242. 83




Acesso em: 06.03.2012. P. 137.

40

Fig. 2: Bolsa modelo Neverfull, da marca Louis Vuitton, em lona com a estampa Damier e o

registro da estampa como marca pelo INPI (Registro nº. 819907987).84

Fig. 3: Bolsa da marca Burberry com o xadrez tradicional e o registro da estampa como marca

pelo INPI (Registro nº. 822964147).85

Apesar de comporem o design do produto, todas estas estampas são

mundialmente conhecidas e permitem que o consumidor identifique prontamente sua

origem. Assim, seu registro como marca é natural uma vez que tem como função

distinguir e identificar produtos.

Não apenas as estampas podem ser protegidas por meio de registro de marca,

outros elementos de design também são passíveis desta forma de proteção. Zíperes,

84

Imagens retiradas de www.louisvuitton.com.br (acesso em: 18.01.2013) e da base de marcas do INPI,

disponível em www.inpi.gov.br (acesso em: 18.01.2013). 85

Imagens retiradas de http://br.burberry.com/store (acesso em: 18.01.2013) e da base de marcas do INPI,

disponível em www.inpi.gov.br (acesso em: 18.01.2013).

http://www.louisvuitton.com.br/



41

pingentes, padrões de costura, entre outros, podem ser registrados como marca, desde

que tenham caráter distintivo suficiente. Os padrões de costura utilizados, por exemplo,

nos bolsos das calças jeans produzidas pela Levi Strauss & Co. (Fig. 4), e o matelassé

utilizado pela Dior desde 1947 (Fig. 5)86

, bem como a faixa com listras horizontais

verdes e vermelha utilizada pela Gucci (Fig. 6), tiveram seus registros como marca

concedidos pelo INPI.

Fig. 4: Costura do bolso de calça jeans da Levi Strauss & Co. e seu registro como marca pelo

INPI (Registro nº. 817928014).87

Fig. 5: Bolsa Lady Dior com seu matelassé tradicional e o registro do padrão como marca pelo

INPI (Registro nº. 819490121).88

86

Disponível em: http://www.fashionismo.com.br/2011/08/a-marca-do-matelasse/. Acesso em

05.11.2012. 87

Imagens retiradas:

http://www.qualimport.com/produto/755090/Calca_Jeans_Masculina_Levi_s_TAM_42.html - levi

(acesso em: 18.01.2013) e da base de marcas do INPI, disponível em www.inpi.gov.br (acesso em:

18.01.2013).

http://www.fashionismo.com.br/2011/08/a-marca-do-matelasse/


42

Fig. 6: Bolsa Gucci com a faixa característica da marca e o registro como marca pelo INPI

(Registr nº. 818461390).89

Porém, apesar de eficiente na proteção de elementos específicos do design de

moda, existem dificuldades na proteção de uma peça de vestuário ou acessório completo

pelo registro marcário. Isto se dá em razão do art. 124, VI da LPI, que afirma que não

são registráveis como marca

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou

simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto

ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para

designar uma característica do produto ou serviço, quanto à

natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de

produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos

de suficiente forma distintiva;90

A tentativa de registro do design de moda como marca acaba por esbarrar na

vedação do inciso em questão, uma vez que acaba por constituir um sinal meramente

descritivo do produto. Além disso, em razão dos já mencionados parâmetros fixos

existentes no design de moda, ou seja, a forma comum na qual peças de vestuário e

acessórios se baseiam, é raro que um design seja dotado de distintividade suficiente em

relação aos demais para que seja registrado como marca. É o caso, por exemplo, da

88

Imagens retiradas de http://www.dior.com/ (acesso em: 18.01.2013) e da base de marcas do INPI,


Imagens retiradas de http://www.gucci.com/ (acesso em: 18.01.2013) e da base de marcas do INPI,


Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em 05.11.2012.




43

bolsa Le Pliage, produzida pela Longchamp (Fig. 7), cujo registro de sua forma como

marca figurativa foi indeferido pelo INPI, em razão do supracitado dispositivo legal.

Fig. 7: Bolsa modelo Le Pliage, da Longchamp, e o pedido de registro de marca indeferido

pelo INPI (Pedido nº. 826821324).91

Dessa forma, diversos designers acabam por cobrir suas criações de logos e

outros sinais distintivos, com o objetivo de garantir sua proteção. Neste sentido:

For a lack of more comprehensive protection, some designers

have taken to covering whole items with logos. Coach bags are

a notable example, the distinct intertwined double C logo

covers the whole surface of a majority of the company’s

products. Trademark protection does extend in some cases to

certain design elements, such as distinctive stitching patterns

on jean pockets, but not to overall product design.92

Atualmente, a LPI permite o registro de marcas tridimensionais, proibindo,

porém, que seja registrada a forma necessária, comum ou vulgar de determinado

produto ou de acondicionamento (embalagem), que não possa ser dissociada do efeito

técnico (art. 124, inciso XXI, LPI) ou objeto que esteja protegido por registro de

desenho industrial (art. 124, inciso XXII, LPI). No que diz respeito à indústria da moda,

o INPI tem reconhecido como marcas tridimensionais algumas embalagens de

perfumes, que apresentem suficiente caráter distintivo (Fig. 8).

91

Imagens retiradas de http://www.longchamp.com/ (acesso em: 18.01.2013) e da base de marcas do

INPI, disponível em www.inpi.gov.br (acesso em: 18.01.2013). 92

PAUL, Joanna. The Piracy Paradox Is So Last Year: Why the Design Piracy Prohibition Act is the New

Black. Disponível em:


paper.pdf. Acesso em: 30.10.2012.




44

Fig. 8: Perfume “Chance”, da Chanel, e o registro de seu de seu frasco como marca

tridimensional pelo INPI (Registro nº. 824586875).

De forma geral, entende-se vantajosa a proteção do design de moda por meio do

registro de marca quando é necessário que o produto seja protegido por período longo

de tempo, uma vez que a proteção poderá vigorar por tempo indeterminado, já que a

vigência do registro de marca é de dez anos, sem limite de prorrogações.93

2.2 Desenho Industrial

Ao contrário do ordenamento jurídico americano, que prevê a proteção do

desenho industrial por meio de patente, o desenho industrial no Brasil é protegido por

registro, conforme analisado anteriormente. Dessa maneira, enquanto nos Estados

Unidos a proteção do design de moda como desenho industrial é extremamente difícil,

por esbarrar nas mesmas dificuldades apresentadas no item 1 do presente capítulo, no

Brasil esta é uma das formas mais viáveis para sua proteção. Tal é sua adequação que o

desenho industrial é comumente referido na doutrina como design.

93

WOLFF, Markus Michael. Desenho Industrial e marca tridimensional no Brasil. Disponível em:

http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=dsnews_200409_2&pos=5.98&lng=pt. Acesso

em: 05.11.2012.

http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=dsnews_200409_2&pos=5.98&lng=pt

45

Em primeiro lugar, a concessão do registro quando da publicação do pedido,

após sua análise formal, é adequada à velocidade de criação da indústria da moda, uma

vez que o período necessário para sua concessão é bem menor do que o da patente.

Além disso, o tempo pelo qual vigora o registro do desenho industrial, de dez

anos, prorrogável por três períodos de cinco anos, é adequado à efemeridade

característica da indústria da moda, cuja utilização dos designs se dá por um curto

espaço de tempo, muitas vezes menor do que um ano, sendo substituídos rapidamente

por nova coleção. Porém, certos designs mais duradouros, apesar de pouco frequentes

na moda, como os modelos clássicos de bolsas de grifes renomadas, a exemplo 2.55 da

Chanel ou da Kelly da Hermès, cujo design se mantém por décadas, acabam por não ser

eficientemente protegidos como desenho industrial.

Outra limitação quanto à proteção do design de moda pelo registro de desenho

industrial diz respeito aos requisitos da novidade e da originalidade para concessão do

registro. Apesar de o registro ser concedido mediante somente o cumprimento dos

requisitos formais do pedido, é possível a ocorrência de um posterior exame de mérito

(art. 111, LPI). Neste caso, o INPI emitirá um parecer técnico analisando a novidade e

originalidade do desenho e, caso este não cumpra os requisitos, será instaurado de ofício

o processo de nulidade.

O design de moda, principalmente em função de seu caráter utilitário, muitas

vezes não apresenta a novidade absoluta requerida para o registro do desenho industrial.

Moreover, fashion, at its core, is a highly imitative field, in

which designers are often influenced by the same sources as

well by each other. Designers continually recycle ideas in their

designs, and these ideas themselves are made up from a

standard repertoire of “parts”- sleeves, hems, pockets, and

panels.94

Assim, “quando se deseja uma proteção por um período mais longo ou quando o

requisito de novidade absoluta do produto não é mais atendido, temos a opção de

proteger a forma estética externa de um objeto como marca tridimensional”95

, desde que

suficientemente revestido de distintividade visual.

94




Acesso em: 06.03.2012. p. 140. 95

WOLFF, Markus Michael. Desenho Industrial e marca tridimensional no Brasil. Disponível em:

http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=dsnews_200409_2&pos=5.98&lng=pt. Acesso

em: 05.11.2012.

http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=dsnews_200409_2&pos=5.98&lng=pt

46

3. Direito Autoral

Em comparação com as formas de proteção da Propriedade Industrial, o Direito

Autoral é barato e rápido, uma vez que não é necessário registro para sua proteção, e a

criação é protegida a partir do momento em que é fixada em uma forma concreta96

, uma

vez que o Direito de Autor não protege ideias. Além disso,

enquanto as obras protegidas pelo direito de autor têm como

único requisito a originalidade, as criações no campo da

propriedade industrial, tais como as invenções, modelos de

utilidade e desenhos industriais, dependem do requisito de

novidade, objetivamente considerado.97

No entanto, a aplicabilidade do Direito Autoral para proteção do design de moda

é questionável, uma vez que este é eminentemente utilitário, enquanto o Direito de

Autor visa proteger criações de cunho exclusivamente estético. Enquanto o Direito

Autoral protege expressões originais gráficas e textuais, ele exclui artigos com funções

utilitárias intrínsecas98

, caso do design de moda.

Discute-se sobre a possibilidade de separar o aspecto estético do utilitário no

design de moda. Embora não haja jurisprudência sobre a questão no Brasil, nos Estados

Unidos, a United States Court of Appeals (Second Circuit) se manifestou sobre o

assunto no caso Barry Kielsenstein-Cord. v. Accessories by Pearl, Inc. O reclamante,

Barry Kielsenstein-Cord, desenhou fivelas de cinto incorporando desenhos esculturais,

que foram consideradas como não protegíveis via Direito Autoral por um tribunal

distrital, sob o argumento de que não era possível separar o trabalho escultural da fivela

em si. Ou seja, o tribunal distrital entendeu que, para que pudesse ser protegido via

Direitos Autorais, o aspecto estético teria que ser fisicamente separável do aspecto

utilitário do acessório. Na apelação, no entanto, o tribunal de apelação apresentou

entendimento diverso: os elementos criativos de um produto podem ser protegidos via

96




Acesso em: 06.03.2012. p. 139. 97

SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais. 2ª Ed. São Paulo: Editora

Saraiva, 1998. p. 9. 98




Acesso em: 06.03.2012. p. 139.

47

Direito de Autor, desde que estes elementos sejam conceitualmente separáveis do

produto.99

This case is on a razor's edge of copyright law. It involves belt

buckles, utilitarian objects which as such are not copyrightable.

But these are not ordinary buckles; they are sculptured designs

cast in precious metals-decorative in nature and used as jewelry

is, principally for ornamentation. We say "on a razor's edge"

because the case requires us to draw a fine line under

applicable copyright law and regulations. Drawing the line in

favor of the appellant designer, we uphold the copyrights

granted to him by the Copyright Office and reverse the district

court's grant of summary judgment, 489 F.Supp. 732, in favor

of the appellee, the copier of appellant's designs.100

Do trecho supracitado da decisão do tribunal de apelação, percebe-se o

entendimento de que as joias, como criação exclusivamente ornamental, seriam

protegidas pelo Direito de Autor. Entretanto, Fábio Ulhoa Coelho, ao dissertar sobre as

diferenças entre obra de arte e desenho industrial, afirma:

Na distinção entre o desenho industrial e obra de arte,

pelo aspecto da articulação entre função e forma do

objeto, há uma exceção a se considerar: as jóias. São

objetos de utilidade prática nenhuma, mas provêm de

atividade criativa tutelada pelo direito industrial. Brincos,

colares, anéis e pulseiras, ainda que exclusivos, não são

obras de arte, mas resultam de desenhos industriais. Seus

criadores são protegidos pelo direito industrial, e não pelo

autoral.101

Por fim, Guillermo C. Jimenez e Barbara Kolsun afirmam que as estampas

têxteis são protegidas pelo Direito Autoral.102

No mesmo sentido, decidiu a

Excelentíssima Juíza Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto, da 6ª Vara Cível do Foro

de Barueri, reconhecendo a existência de direito autoral na estampa de bonecas

desenvolvida pela Poko Pano para um biquíni:

Como a proteção da lei recai sobre a forma, não lhe afeta a

originalidade ser o assunto idêntico ao de outra obra, sempre

que o autor exteriorize seu pensamento de forma diversa,

pessoal e inconfundível. Original, pois. Dessa forma, ao

contrário do suposto pela ré, a boneca, obra criada pela autora

99



Barry Kielsenstein-Cord. v. Accessories by Pearl, Inc. 489 F. Supp 732 (S.D.N.Y 1980), rev’d 632

F.2d 989 (2d Cir.1980). Disponível em: https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/632/632.F2d.989.80-

7354.1351.html. Acesso em 06.10.2012. 101

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 151. 102


Executives and Attorneys. New York: Fairchild Books, 2010. P. 52 e 54.

https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/632/632.F2d.989.80-7354.1351.html

https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/632/632.F2d.989.80-7354.1351.html

48

para ser o meio de venda de seus produtos, por demandar

esforço de imaginação, com criação de cores e formato em

relação aos membros, cabelos e padronagem dos vestidos,

inegavelmente se caracteriza como obra intelectual,

adequando-se ao conceito legal. O mesmo, todavia, não se pode

dizer das listras, que não têm o condão de individualizar a obra,

pois a padronagem se confunde com outras pré-existentes, não

gozando dos requisitos de originalidade e criatividade,

inerentes ao direito autoral. Não se cogita, na hipótese, de

privilegiar a idéia, a tendência de estampar bonecas, uma vez

que tal situação não está amparada pelo Direito Autoral (artigo

8º, inciso I, da lei 9.610/98). Com efeito, o conceito de "idéia",

que não goza da proteção legal, não é fornecido pela lei.

(...)

No caso vertente, em que pese o parecer discordante da

assistente técnica da ré, ficou evidenciado o requisito da

originalidade no que tange à criação da boneca em questão,

cujos traços foram imaginados pela autora e que passaram a

identificar os seus produtos perante o mercado consumidor.

Sob este aspecto, em resposta ao primeiro quesito formulado

pela ré, concluiu o Sr. Perito que, “no que se refere às

‘bonecas’ pode-se dizer que possuem elementos

individualizadores, vez que os traços do ilustrador que as

fizeram as diferenciam de outras ‘bonecas’ desenvolvidas por

terceiros”.103

4. Concorrência Desleal

A concorrência desleal corresponde a uma das hipóteses de concorrência ilícita,

que consiste em todas as formas de concorrência sancionadas pela lei. A outra forma de

concorrência ilícita prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro é a infração contra a

ordem econômica.104

“Por concorrência desleal entenda-se imitação de um produto, falsa alegação

sobre o concorrente com o intuito de confundir o cliente. No Brasil este direito está

incluído na legislação de propriedade industrial.”105

103

Processo nº. 0015039-28.2003.8.26.0068, 6ª Vara Cível – Foro de Barueri. Decisão disponível em:

http://www.conjur.com.br/2007-ago-25/tomar_forma_ideia_protegida_direito_autoral. Acesso em

06.11.2012. 104

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 194. 105

HANSON, Dennis. GOMES, Maria Helena Teixeira da Silva Gomes. Indústrias Criativas e sua

Relação com a Propriedade Intelectual. Disponível em:

http://www.aedb.br/seget/artigos07/11_Inds%20criat%20e%20pro%20inte.pdf. Acesso em 06.01.2012.

p. 6.

http://www.conjur.com.br/2007-ago-25/tomar_forma_ideia_protegida_direito_autoral

http://www.aedb.br/seget/artigos07/11_Inds%20criat%20e%20pro%20inte.pdf

49

O art. 195 da LPI elenca as hipóteses em que se configura o crime de

concorrência desleal, porém estas não são as únicas formas de ocorrência de

concorrência desleal, apesar de serem as únicas sujeitas à repressão penal. Outras

hipóteses que configurem concorrência desleal geram direito à indenização, conforme

art. 209 da LPI (repressão civil).

O que venha a ser lealdade ou deslealdade na concorrência

resulta da conformidade ou não do comportamento do

competidor ao padrão esperado. Assim, não se apura só o dolo

do competidor – especialmente no caso de um crime de

concorrência desleal – mas a existência de deslealdade.

(...)

Para que se configure deslealdade na concorrência o parâmetro

não é legal, mas fático. É preciso que os atos de concorrência

sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou

comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas

comerciais honestas” (TRIPs, art. 39) - sempre apurados

segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em

cada tempo.106

A grande vantagem da concorrência desleal para o design de moda é a

possibilidade de proteção de designs não registrados, ou seja, não é necessária prévia

proteção da criação para que seu criador possa ser vítima de concorrência desleal. É

comum na jurisprudência o reconhecimento de concorrência desleal no caso em que

exista a possibilidade de confusão, ou seja, quando o consumidor pode acreditar que

determinado produto ou serviço provém de determinada pessoa, quando na realidade

provém de outra.

Além disso, não há nenhum requisito específico para que determinado bem

imaterial seja protegido pela concorrência desleal, uma vez que ela não visa proteger o

bem em si, mas sim o comportamento leal dos concorrentes.107

Assim não há que se

falar em requisitos de novidade ou originalidade, o que é favorável à proteção do design

de moda, que muitas vezes é dotado apenas de novidade relativa.

Ademais, a cópia, no mercado da moda, é usada frequentemente como forma de

promoção de um agente desse mercado às custas do prestígio de outro, com o objetivo

de criar confusão entre eles, situação em que ocorre a concorrência desleal em sua

vertente parasitária.

106



BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. Disponível em:

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf. Acesso em: 07.10.2012.

p. 11.

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf

50

A cópia servil, ou seja, a imitação dos elementos característicos

de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de

uma empresa, quando feita em seus aspectos técnicos ou

funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio

semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação

de um serviço é a chamada concorrência parasitária.108

No entanto, para que seja configurada a concorrência desleal, é necessário que as

partes de fato sejam concorrentes, ou seja, atuem no mesmo segmento de mercado, ao

mesmo tempo e no mesmo local, diferentemente de outros direitos de Propriedade

Industrial, como as marcas, patentes, caso em que o padrão é de direito, não levando em

consideração a existência de concorrência entre as partes.109

5. Trade Dress

“Trade dress is the form of IP that specifically protects the look or form of a

product if the public has come to recognize that look as coming from a particular

source.”110

Ou seja, trade dress, ou conjunto-imagem, é um conjunto de características

distintivas relativas a um produto ou serviço que lhes confere individualização,

diferenciando-os dos demais inseridos no mesmo segmento de mercado.111

Por meio do trade dress reconhece-se que o design de um produto, ou seja, sua

aparência como um todo, pode passar ao consumidor uma mensagem equivalente a de

uma marca.112

Importa notar que o trade dress protege apenas elementos estéticos,

somente quando estes elementos indicam a fonte de um determinado produto ou

serviço.113

108

BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal, e Sua Vertente Parasitária. Disponível em:

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf. Acesso em 18.02.2013. 109





BHERING, Phillippe. A aplicação do trade dress na indústria da moda. Disponível em:

http://www.bheringadvogados.com.br/port/artigos/PHB_TradeDress_Moda200806.pdf. Acesso em

06.03.2012. 112

PAUL, Joanna. The Piracy Paradox Is So Last Year: Why the Design Piracy Prohibition Act is the

New Black. Disponível em:


paper.pdf. Acesso em: 30.10.2012. p. 8. 113


Executives and Attorneys. New York: Fairchild Books, 2010. p. 51.

http://www.bheringadvogados.com.br/port/artigos/PHB_TradeDress_Moda200806.pdf



51

Embora reconhecido pela doutrina, o trade dress não está previsto no

ordenamento jurídico brasileiro. O conceito surgiu nos Estados Unidos, em 1992, no

julgamento do caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc, no qual a rede e fast food Taco

Cabana alegou que a Two Pesos copiou indevidamente todos os elementos visuais de

seu estabelecimento, tendo a Suprema Corte americana reconhecido a originalidade das

lojas da Taco Cabana, condenando a concorrente à alterar a fachada e outras

características de seu restaurante.114

A primeira decisão judicial aplicando o trade dress à indústria da moda foi o

caso Wal-Mart Stores v. Samara Brothers, Inc, julgado pela Suprema Corte dos Estados

Unidos em 2000. Neste caso, o Wal-Mart contratou um designer para desenvolver uma

linha de roupas semelhantes às desenvolvidas pela Samara Brothers, Inc, que atuava no

ramo de vestuário infantil. O designer contratado pelo Wal-Mart tirou fotos da coleção

original e produziu uma coleção com apenas pequenas alterações. Assim, a Samara

Brothers, Inc. apresentou ação contra o Wal-Mart, alegando violação de trade dress não

registrado. Foi a decisão da Suprema Corte norte-americana:

We hold that, in an action for infringement of unregistered

trade dress under §43(a) of the Lanham Act, a product’s design

is distinctive, and therefore protectible, only upon a showing of

secondary meaning. The judgment of the Second Circuit is

reversed, and the case is remanded for further proceedings

consistent with this opinion.115

No Brasil também há decisão judicial que reconhece a existência de trade dress

no design de moda, em ação ajuizada por Bonpoint SAS em face de Boutique Monne

São Paulo Ltda.:

MARCAS E PATENTES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PELA

RÉ, DE CONJUNTO-IMAGEM DESENVOLVIDO PELA

AUTORA. CONCORRÊNCIA DESLEAL OCORRÊNCIA

EVIDENTE REPLICAÇÃO, PELA RÉ. DO CONJUNTO

DOS DESENHOS INDUSTRIAIS PRODUZIDOS PELA

AUTORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSTENÇÃO

DA PRÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

IMPROVIDO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE

CIVIL DANOS CONSECTÁRIOS DA REPRODUÇÃO

INDEVIDA DE DESENHO INDUSTRIAL.

DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA DO

PREJUÍZO. LESÃO INSITA À PRÓPRIA PRATICA

MENSURAÇÃO DOS DANOS. ENTRETANTO. A TER

114



06.03.2012. 115

Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Brothers, Inc. (99-150) 529 U.S. 205 (2000) 165 f.3d 120.

Disponível em: http://www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZO.html. Acesso em: 06.11.2012.


http://www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZO.html

52

LUGAR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO SENTENÇA

MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

(...)

De um lado, a inicial dá conta de demonstrar, a partir de mero

exame visual, a clara imitação de conjunto-imagem perpetrada

pela requerida através da singela reprodução de modelos

anteriormente criados pela requerente. (...)116

O trade dress é relevante para proteção do design de moda no sentindo de que a

LPI protege apenas eventuais melhorias nas peças de vestuário, por meio de modelos de

utilidade, e algumas outras características estéticas, revestidas de novidade, por meio do

desenho industrial.117

Por meio do trade dress, no entanto, é possível proteger peças

inteiras ou até mesmo coleções completas, desde que associadas como originárias de um

determinado produtor (secondary meaning). Dessa forma, considera-se a criação como

um todo, protegendo ao máximo o designer e sua obra.

Porém, a grande dificuldade da proteção do design de moda por meio do trade

dress consiste no fato de não existir nenhuma espécie de registro ou certificado que

comprove esta proteção. Via de regra, o reconhecimento do trade dress ocorre por meio

de decisão judicial, se a parte provar ao tribunal que os consumidores reconhecem o

produto, por meio de suas características estéticas, como desenvolvido por ela.118

116

Apelação Cível com Revisão nº. 5940034700 TJSP , Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento:

02.10.2008, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08.10.2008. Disponível em:

http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev1/files/JUS2/TJSP/IT/CR_5940034700_SP_02.10.2008.pdf.

Acesso em 07.10.2012. 117



06.03.2012. 118


Executives and Attorneys. New York: Fairchild Books, 2010. p. 49.

http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev1/files/JUS2/TJSP/IT/CR_5940034700_SP_02.10.2008.pdf


53

CONCLUSÃO

O mercado da moda é de grande relevância para a economia brasileira,

movimentando grandes quantias e gerando empregos. Tal mercado é baseado em

trabalho intelectual, de modo que suas criações merecem ser protegidas como forma de

garantir e preservar a constante inovação necessária no setor. Embora seja evidente que

a cópia seja menos prejudicial ao mercado da moda do que a outros mercados baseados

em Propriedade Intelectual, não há que se falar que ela seja benéfica ou que incentive a

inovação. Ao contrário, a cópia, principalmente na atualidade, em que a tecnologia

permite a produção de versões rápidas e baratas de designs apresentados recentemente

ao público, pode acabar por retirar do mercado pequenos e médios designers, que não

têm como competir com as grandes magazines de fast fashion. Além disso, a cópia pode

acabar por desvalorizar certas grifes, que perdem seu status de exclusividade.

No que diz respeito à proteção das criações de moda, o sistema jurídico brasileiro

protege o design de moda de maneira indireta. Embora não exista nenhuma lei

específica de proteção ao design de moda, o sistema de Propriedade Intelectual

brasileiro é eficiente na proteção de diversos aspectos da criação de moda.

Não obstante o registro de desenho industrial constitua a forma mais óbvia de

proteção ao design de moda, outros institutos de Propriedade Intelectual podem ser

utilizados para este fim.

Elementos suficientemente distintivos do design de moda podem ser registrados

como marcas perante o INPI, como algumas estampas, padrões e logos inseridos nas

criações. Além disso, com o surgimento das chamadas marcas tridimensionais, com a

Lei 9.279/96, designs dotados de distintividade, de modo a serem associados a

determinados produtores, podem ser registrados por inteiro como marcas.

A patente, instituto aparentemente pouco relacionado com a criação de moda,

pode proteger processos, técnicas e mecanismos relevantes ao design de moda, quando

atendidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e industriabilidade. Até mesmo

o direito autoral, cujo âmbito de proteção exclui criações de caráter utilitário, pode ser

apto para a proteção do design de moda, no caso de algumas estampas, ou de criações

de caráter estético conceitualmente separadas do objeto utilitário.

54

Por sua vez, o instituto da concorrência desleal também pode ser eficiente no

combate à cópia no mercado da moda, uma vez que tem como objetivo evitar a

confusão quanto à origem de determinado produto ou serviço, bem como o

enriquecimento ilícito de um agente econômico à custa de outro, situações muito

comuns no mercado da moda.

Indubitavelmente um dos mecanismos mais eficientes para proteção das criações

de moda é o trade dress, ou conjunto imagem, que permite a proteção de peças inteiras

ou mesmo coleções completas. No entanto, tal instituto não é previsto no ordenamento

jurídico brasileiro, embora já tenha sido reconhecido pelos tribunais, inclusive no que

diz respeito à proteção do design de moda. Diante disso, e pelo fato de não haver

nenhuma forma de registro capaz de comprovar a proteção via conjunto imagem,

embora eficiente, não há segurança jurídica no que diz respeito à aplicação do trade

dress, que depende sempre de uma ação judicial, cujo resultado é sempre incerto.

Por fim, a criação de uma lei específica para proteção do design de moda, nos

moldes do projeto de lei americano “Innovative Design Protection and Piracy

Prevention Act” (IDPPPA), não parece ser necessária no Brasil. Isso se dá

principalmente por uma diferença básica entre os sistemas de Propriedade Intelectual

brasileiro e norte-americano: enquanto nos Estados Unidos o desenho industrial é

patenteável, no Brasil o mesmo instituto está sujeito a registro.

Assim, enquanto nos Estados Unidos não restaria nenhuma forma de proteção

jurídica ao design de moda, já que apenas em algumas situações específicas este cumpre

os requisitos necessários à patente, no Brasil, mesmo com certas limitações, é possível o

registro de diversos designs como desenhos industriais, garantindo sua proteção. O

projeto de lei norte-americano, no entanto, apresenta vantagens em relação ao registro

como desenho industrial exatamente por dispensar o registro para proteção de designs,

que, assim como no caso de obras protegidas por Direito Autoral, estariam

automaticamente protegidos a partir do momento de sua criação.

Parece, no entanto, que além de não fundamental, a possibilidade de criação de lei

específica para proteção do design de moda é remota, em razão da pouca valorização do

mercado da moda brasileiro quando em comparação com o norte-americano ou europeu.

Neste sentido, entende-se que mais valor teria para o mercado de moda a

regulamentação legal do trade dress, que permitiria uma proteção muito mais

abrangente e segura das criações de moda.

55

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Protecao Juridica Ao Design de Moda Carla Segala Alves

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