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Noções de Transferência de Tecnologia e Registro/Averbação de contratos no INPI Dr. KARIN KLEMPP FRANCO, LL.M. Mestre em Direito Comercial Internacional pela Universität zu Köln Doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo Professora do curso de Direito da Faculdade de Campinas (FACAMP) XXV Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial Nível Básico
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Noções de Transferência de Tecnologia e
Registro/Averbação de contratos no INPI
Dr. KARIN KLEMPP FRANCO, LL.M. Mestre em Direito Comercial Internacional pela Universität zu Köln
Doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo
Professora do curso de Direito da Faculdade de Campinas (FACAMP)
XXV Curso de TreinamentoProfissional em Propriedade Industrial
Nível Básico
Programa
• Contratos e atos de transferência de tecnologia
• Espécies e classificação dos contratos
• Efeitos da averbação
• Condições de validade do contrato
• Procedimento perante INPI e Banco Central do Brasil
• Anotações
• Alterações de nome e sede
Conceito de contrato
“Acordo de duas ou mais pessoas para, entre si, constituir, regular ou extinguir uma relação jurídica
de natureza patrimonial.”
(Darcy Bessone. Do Contrato - Teoria Geral).
Art. 221 do Código Civil:“O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinadopor quem esteja na livre disposição e administração de seus bens,prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas osseus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeitode terceiros, antes de registrado no registro público."
Art. 784 do Novo Código de Processo Civil:“São títulos executivos extrajudiciais: [...]III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas)testemunhas
Espécies e classificação
dos contratos
Contratos de transferência de tecnologia de acordo com aclassificação do INPI (Instrução Normativa INPI nº16/2013):
Art. 2º O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquemtransferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos de propriedadeindustrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), os deaquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação deserviços de assistência técnica e científica), os de franquia e os de licença compulsória paraexploração de patente.
Instrução Normativa nº70/2017
Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos depropriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia aseguir:I – Licença de direto de propriedade industrial:a) o contrato de licença e sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de
patenteb) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de
pedido de desenho industrialc) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marcaII – Cessão de direito de propriedade industrial:a) Contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patenteb) Contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrialc) Contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marcaIII – Transferência de tecnologia:a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que compreende a aquisição de
conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou ofornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e
b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipulaas condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas,estudos e projetos destinados á execução ou prestação de serviços especializados.
IV – o contrato de Franquia
Instrução Normativa nº70/2017
Art. 13 O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes especificações: [...]XI – Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”.
• O efeito único da averbação seria a produção de efeitos perante terceiros
• Vigência: 1º de julho de 2017
• Conclusão: Aguardamos posicionamento da Receita Federal e do Banco Central do Brasil, tendo em vista que não houve alteração da legislação fiscal, tributária e de remessa de capitais
Espécies e classificação
dos contratos
Licença:Acordo entre as partes com propósito de autorizar o exercício pelolicenciado de um direito do licenciante sobre a patente, marca,desenho industrial, entre outros, podendo ser gratuita ouonerosa, mas sempre sem alterar o titular do direito.
Cessão:Acordo entre as partes com propósito de alterar o titular de umdireito sobre a patente, marca, desenho industrial, entre outros,podendo ser gratuita ou onerosa.
Contratos de Licença
para Uso de Marca
Artigos 139 a 141 da Lei da Propriedade Industrial:
“Art. 139 O titular de registro ou depositante de pedido de registro poderá celebrar contratode licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre asespecificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos e serviços.Parágrafo único: O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agirem defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”.
“Art. 140 O contrato de licença deverá ser averbado pelo INPI para que produza efeitos emrelação a terceiros.§1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”.§2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar
averbado no INPI”.
“Art. 141 Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso”.
Contratos de Licença
para Uso de Marca
Requisitos do Contrato
Somente marcas registradas ou depositadas no Brasil devem serobjeto do Contrato.
O licenciante deve ser o titular da marca ou deve ter poderes parasublicenciar.
Contratos de Licença
para Uso de MarcaPagamento de royalties
Apenas no caso de marcas estejam registradas.
Marca ainda não registrada poderá ser licenciada gratuitamente até aconcessão do registro.
Limite de dedutibilidade fiscal (Portaria MF nº 436/58):Até 1% sobre a receita bruta (qualquer produto ou atividade).
Empresas direta ou indiretamente relacionadas (Lei 4.131/62,art. 14 e Lei 8.383/91, art. 50):Limite legal para remessa de royalties ao exterior equivalente ao dadedutibilidade.
Contratos de Licença para
Exploração de Patente
Artigos 61 a 63 da Lei da Propriedade Industrial:
“Art. 61 O titular de patente ou depositante poderá celebrar contrato de licença paraexploração.Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agirem defesa da patente”.
“Art. 62 O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos emrelação a terceiros.§1º A Averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”.§2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar
averbado no INPI”.
“Art. 63 O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem fizer, sendoassegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”.
Contratos de Licença para
Exploração de Patente
Pagamento de royalties
Apenas para patentes concedidas, mas os royalties podem retroagir àdata do protocolo do contrato (diferente da licença de marcas).
Limite de dedutibilidade fiscal (Portaria MF nº 436/58):1% a 5% conforme o tipo de produção e o grau de essencialidade.
Empresas direta ou indiretamente relacionadas (Lei 4.131/62,art. 14 e Lei 8.383/91, art. 50):Limite legal para remessa de royalties ao exterior equivalente ao dadedutibilidade.
Contratos de Transferência
de Tecnologia e
Assistência Técnica
Art. 211 da Lei da Propriedade Industrial:“O INPI fará o registro dos contratos que impliquem emtransferência de tecnologia, contratos de franquia e similares paraproduzirem efeitos em relação a terceiros.Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro decontratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30(trinta) dias, contados da data do pedido de registro”.
Contratos de Transferência
de Tecnologia e
Assistência Técnica
Objeto do Contrato:Tecnologia não patenteada para um processo produtivo.
Pode incluir a licença de patentes e a prestação de serviçosde assistência técnica relativas à tecnologia.
O INPI entende que a tecnologia não é licenciada, mas simtransferida.
Contratos de Transferência
de Tecnologia e
Assistência Técnica
Contratos de Assistência Técnica/Serviços Técnicos
“Pressupõe a transferência de tecnologia porque implica na comunicação de informações, no fornecimento de know-how, ou seja, o fornecedor ensina ao recipiente determinado método ou sistema. Normalmente a assistência técnica se efetiva em conjunto com a prestação de serviços
porque não basta o envio de manuais e a revelação de sistemas ou fórmulas protegidas por segredo de fábrica ou de negócio: é igualmente
necessário o aprendizado prático dos técnicos do recipiente junto aos técnicos do fornecedor da tecnologia”.
(Gabriel Leonardos).
Contratos de Transferência
de Tecnologia e
Assistência TécnicaContratos de Assistência Técnica/Serviços Técnicos
Serviços Técnicos:Aprendizado/treinamento indireto dos técnicos da empresa receptora quanto àtecnologia, beneficiando a empresa brasileira.
Base contínua: remessas periódicas após averbação do contrato.x
Base esporádica: remessas contra apresentação de faturas.
Serviços Técnicos Especializados (Res. INPI nº 156/2015):Lista exaustiva de serviços que não caracterizam transferência de tecnologia nostermos do art. 211 da Lei da Propriedade Industrial e são dispensados deaverbação pelo INPI.
Contratos de Transferência
de Tecnologia e
Assistência TécnicaPagamento de royalties
Royalties pela tecnologia:Percentual sobre as vendas líquidas dos produtos.
Remuneração de assistência Técnica:Taxa de assistência técnica fixada necessariamente emhomem/dia ou homem/hora, com o detalhamento por tipo detécnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou aevidenciação de que já fora realizado, e o valor total da prestaçãodo serviço, ainda que estimado.
Contratos de Transferência
de Tecnologia e
Assistência TécnicaPagamento de royalties
Limite de dedutibilidade fiscal (Portaria MF nº 436/58):1% a 5%, estando os pagamentos por transferência de tecnologia, licença depatentes e assistência técnica cumulativamente abrangidos.
Licença gratuita de marcas:Contrato oneroso de transferência de tecnologia/licença de patentes pode incluirlicença de marcas (em relação aos mesmos produtos/serviços).
Empresas direta ou indiretamente relacionadas (Lei 4.131/62, art. 14 eLei 8.383/91, art. 50):Limite legal para remessa de royalties ao exterior equivalente ao dadedutibilidade.
Contratos de Transferência
de Tecnologia e
Assistência Técnica
Vigência
Início da eficácia:A partir do protocolo do pedido de averbação perante o INPI.
Prazo:Transferência de Tecnologia/Assistência Técnica: até 5anos, podendo ser renovado por mais 5 anos se comprovado queo prazo inicial não foi suficiente para a absorção da tecnologia.Licença de marcas e patentes: Determinado ou enquanto asmarcas/patentes forem válidas.
Averbação de Contratos
perante o INPI
Efeitos:• Produzem efeitos perante terceiros;• Legitimar remessas do licenciado brasileiro ao licenciante no
exterior;• Dedutibilidade fiscal pela licenciada brasileira dos pagamentos
ao exterior sob o contrato a partir do protocolo no INPI(Decisão nº 9/2000 COSIT).
Se o licenciante é uma empresa brasileira, há decisões no sentidode que a averbação no INPI não é necessária.
Averbação de Contratos
perante o INPI
Resolução nº 170/2016: O requerimento de averbação deve serfeito por meio de Peticionamento Eletrônico de Contratos deTecnologia do Sistema e-Contratos
Devem ser prestadas informações sobre as partes contratantes esobre os termos de contratação (remuneração, prazo, etc).
Averbação de Contratos
perante o INPI
O pedido deve ser instruído com os seguintes documentoseletrônicos:
• Original do contrato ou do instrumento representativo doato, devidamente legalizado;
• Tradução simples para o português de documentos em idiomaestrangeiro;
• Carta-justificativa esclarecendo o motivo da contratação;• Procuração, quando o requerente se fizer representar;• Comprovante de recolhimento da retribuição devida (GRU);• Ficha cadastro da empresa licenciada, receptora da tecnologia ou
franqueada; e• Outros documentos pertinentes ao negócio jurídico.
Averbação de Contratos
perante o INPIProcedimento
Da análise do contrato pelo INPI poderá resultar:
1. Emissão de exigência formal pelo INPI;Prazo de cumprimento da exigência: 60 dias.Caso não haja seu cumprimento, o pedido será arquivado.
2. Deferimento e emissão do Certificado de Averbação; ou
3. Indeferimento do pedido de averbação
Da decisão de indeferimento cabe pedido de reconsideração à Coordenação-Geral deContratos de Tecnologia e, caso indeferido, cabe recurso ao Presidente do INPI.
Em caso de erro na emissão do Certificado de Averbação cabe, pedido de correção doCertificado de Averbação.
Averbação de Contratos
perante o INPI
Registro do Contrato no Banco Central do Brasil
Autoriza remessas de pagamentos de licenciado brasileiro alicenciante estrangeiro no exterior.
Registro feito pelo sistema eletrônico do Banco Central do Brasil(SISBACEN), com prazo de aprox. 2 dias úteis.
Módulo RDE-ROF: apenas entidades autorizadas.
Deve ser registrado o esquema de pagamento no sistema a cadanova remessa a ser efetuada.
ANOTAÇÕES
O INPI fará as seguintes anotações (arts. 59, 121 e 136 da Lei da PropriedadeIndustrial):• Cessão de titularidade, fazendo constar a qualificação completa do
cessionário;• Qualquer limitação ou ônus; e• Alterações de nome, sede ou endereço.
A solicitação de anotação deve estar acompanhada de:• Documento específico que formalize o negócio jurídico;• Qualificação completa do cedente e cessionário;• Descrição do objeto;• Assinatura de duas testemunhas; e• Prova de que as partes têm poderes para alienar os bens.
As anotações produzem efeitos perante terceiros a partir da data da suapublicação.
ANOTAÇÕESCuidados referentes à cessão de marcas
Artigos 130 e 135 c/c Art. 128 da Lei da Propriedade Industrial:
“Art. 130 Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:I – ceder seu registro ou pedido de registro;”
“Art. 135 A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente,de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos”.
“Art. 128 Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito públicoou de direito privado.§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade
que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlemdireta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas dalei”.
Verificar compatibilidade entre o objeto social da cessionária e as classes de atividade damarca.
ANOTAÇÕES
Anotação de limitações e ônus
Art. 5º da Lei da Propriedade Industrial:“Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedadeindustrial”.
As marcas, patentes e desenhos industriais estão sujeitas à copropriedade,compra e venda, cessão, bem como podem ser dados em garantia (empenhados).
Anotação de alteração de nome, sede ou endereço
Para pessoa jurídica, requer a apresentação de documentos que comprovem aalteração, quais sejam: alteração societária ou estatutária; comprovação dainscrição no CNPJ; documento fornecido pelo registro de comércio ou ofícios; etc.
