GESTÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Por José Carlos Vaz e Dias (PhD/LLM Kent) Sócio do Escritório Vaz e Dias Advogados & Associados Prof. Adjunto em Direito da Propriedade Industrial – UERJ

VAZ E DIAS ADVOGADOS & ASSOCIADOS

Propriedade Intelectual

CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS – PROTEÇÃO PECULIAR E IMPACTO DIFERENCIADO NA ORDEM ECONÔMICA. TECNOLOGIA = ATIVO INTANGIVEL QUE INTEGRA O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. INCOMPREENSÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS PARA AS UNIVERSIDADES. MELHOR PREPARAÇÃO DAS ICTs.

MANUSEIO ADMINISTRATIVO = LONGO CAMINHO DA BANCADA AO MUNDO DOS NEGÓCIOS. 1) BEM IMATERIAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO INTELECTUAL. 2) BEM MÓVEL (CONCEPÇÃO JURÍDICA) – ART. 5º. DA LEI 9.279/96. 3) PROPRIEDADE RESOLÚVEL – LIMITADA NO TEMPO E ESPAÇO. 4) BIOTECNOLOGIA – CAPACIDADE DE AUTO-REPLICAÇÃO E TRANSFORMAR-SE NATURALMENTE OU POR MANIPULAÇÃO.

MECANISMOS: 1) CONSCIENTIZAÇÃO DE PESQUISADORES = SEMINÁRIOS E ORIENTAÇÕES. 2) EVITAR PUBLICAÇÕES = UNIVERSALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO. 3) IDENTIFICAÇÃO DOS NICHOS OU DIRECIONAMENTOS TECNOLÓGICOS = CATALOGAÇÃO. 4) PRECAUÇÕES AO ACESSO DE INFORMAÇÕES = ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE.

5) PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA PELO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS, PATENTES, MODELO DE UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL DIREITO AUTORAL E SEGREDO DE NEGÓCIO. 6) EXPLORAÇÃO COMERCIAL E ACORDOS COOPERATIVOS. 7) OPEN INNOVATION – O QUE É E COMO PROTEGER?

ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. “O PROPRIETÁRIO TEM A FACULDADE DE USAR, GOZAR E DISPOR DA COISA, E O DIREITO DE REAVÊ-LA DO PODER DE QUEM QUER QUE INJUSTAMENTE A POSSUA OU DETENHA”. REQUISITOS BEM JURÍDICO = VALORAÇÃO PATRIMONIAL TEORIA DO NUMERUS CLAUSUS. 1) ART. 5º. DA LEI 9.279/96 E ART. 3º. DA LEI 9.610/98.

2) CONSTITUIÇÃO FEDERAL INC. XXIX DO ART. 5o. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. “A LEI ASSEGURARÁ AOS AUTORES DE INVENTOS INDUSTRIAIS PRIVILÉGIO TEMPORÁRIO PARA SUA UTILIZAÇÃO, BEM COMO PROTEÇÃO ÀS CRIAÇÕES INDUSTRIAIS, À PROPRIEDADE DAS MARCAS, AOS NOMES DE EMPRESA E A OUTROS SIGNOS DISTINTIVOS, TENDO EM VISTA O INTERESSE SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO DO PAÍS”.

ASPECTO INTRÍNSECO ECONÔMICO – O TITULAR USUFRUI PATRIMONIALMENTE DO BEM JURÍDICO. EX.: USAR, EXPLORAR, FRUIR, LICENCIAR E CEDER DIREITOS. ASPECTO INTRÍNSECO JURÍDICO – O TITULAR UTILIZA EXCLUSIVAMENTE O BEM JURÍDICO. EX.: AÇÕES CONTRA A APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE TECNOLOGIA. ASPECTO EXTERNO – FUNÇÃO QUE A PROPRIEDADE DESEMPENHA NA SOCIEDADE – FUNÇÃO SOCIAL.

PROBLEMAS NA ÁREA DE PESQUISA PÚBLICA: (a) FINANCIAMENTO DE ÓRGÃOS DE PESQUISA = EXIGE A PROPRIEDADE OU APROVAÇÃO PRÉVIA PARA COMERCIALIZAÇÃO. CO-TITULARIDADE. - LEI DE INOVAÇÃO: TITULARIDADE DE DIREITOS: ART. 10 DO DECRETO 5.563/2005: ► CONVENCIONAM A TITULARIDADE EM ACORDOS DE PD&I = EVITA-SE A ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE PELAS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO.

(b) COLABORAÇÃO DE LABORATÓRIOS = QUEM É O TITULAR? PARCERIA DE BOTECO. (c) PARCELA MÍNIMA DE GANHOS AO PESQUISADOR = AFETA A PESQUISA PÚBLICA. USO DE ARTIMANHAS JURÍDICAS. - LEI DE INOVAÇÃO RESOLVE A QUESTÃO DE P&D. DESINTERESSE DO NEGOCIADOR = BUSCA OUTRAS FONTES. (d) REDAÇÃO INADEQUADA DE PEDIDO DE PATENTE = COMPROMETE A PROTEÇÃO.

DETERMINAÇÃO DA TITULARIDADE E REGRAS PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL = CO-PROPRIEDADE E EXPLORAÇÃO NA PROPORÇÃO DOS INVESTIMENTOS. PROTEÇÃO OBTIDA EM NOME DOS PARTÍCIPES. DEFESA POR TODOS (PODER POLÍTICO). EXPLORAÇÃO SEM EXCLUSIVIDADE. DIVULGAÇÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO PERTENCE A QUEM O FIZER. ART. 63 DA LEI 9.279/96.

TITULARIDADE: MATERIAL HUMANO: MOORE V. REGENTS OF UNIVERSITY OF CALIFORNIA (MOORE V. REGENTS OF UNIVERSITY OF CALIFORNIA No. S006987, SLIP. OP. SUPREME COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA JULY 9, 1990) TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO MEDICAL CENTER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; REMOÇÃO DO BAÇO PARA REDUZIR O PROGRESSO DA DOENÇA; DESENVOLVIMENTO E PATENTE DE UMA LINHA DE CÉLULA; JOHN MOORE = INTERFERÊNCIA COM A PROPRIEDADE DE MATERIAL BIOLÓGICO. PROPRIEDADE = EXTENSÃO AOS PRODUTOS TECNOLÓGICOS; SUPREMA CORTE DA CALIFÓRNIA = DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE.

LICITUDE DO BEM JURÍDICO INTELECTUAL = PROTEÇÃO PELA PI. 1) INVENÇÃO TECNOLÓGICA PATENTEADA = 20 ANOS CONTADOS DO DEPÓSITO = NÃO PODE SER INFERIOR A 10 ANOS DA CONCESSÃO. 2) MODELO DE UTILIDADE PATENTEADA = 15 ANOS CONTADOS DO DEPÓSITO = NÃO PODE SER INFERIOR A 7 ANOS DA CONCESSÃO.

3) DESENHO INDUSTRIAL = 10 ANOS CONTADOS DO DEPÓSITO + 3 PERÍODOS SUCESSIVOS DE 5 ANOS. 4) TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA = CONFIDENCIALIDADE. IMPORTANTE!!! 5) MARCA = 10 ANOS DA CONCESSÃO PRORROGÁVEIS. 6) VARIEDADES DE PLANTAS (LEI 9.456/97) = 15 ANOS DA CONCESSÃO DO CERTIFICADO PROVISÓRIO DE PROTEÇÃO.

►SEGREDO DE NEGÓCIO “Acordos Comerciais Escritos ou Vergais que Objetivam a Transmissão Temporária ou Permanente de Conhecimentos Tecnológicos Competitivos” - REGULAMENTADO PELO ART. 195, INCS. XI E XII DA LEI ESTABELECE A OBRIGAÇÃO DE MANTER UMA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL OU RESTRITA POR POUCAS PESSOAS. - CONHECIMENTO TECNOLÓGICO = NOVO, SECRETO, TRATADO COMO SECRETO E COMPETITIVO NO MUNDO EMPRESARIAL.

- DEVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA APÓS O USO OU TÉRMINO CONTRATUAL. - DIVULGAÇÃO DE ACESSO RESTRITO APÓS O TÉRMINO CONTRATUAL??? - DESTRUIÇÃO DOS MATERIAIS RECEBIDOS EM CONFIDÊNCIA. - CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA: PERMITIDO????

FORO: COMARCA DO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E CAPITAIS. - MULTA PUNITIVA SEM PREJUDICAR A INDENIZAÇÃO. - CLÁUSULA DE DANO IRREPARÁVEL = MEDIDAS CAUTELAR, LIMINAR (INAUDITA ALTERA PARS) E SEM CAUÇÃO. ►PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL: LIVRO OURO OU ATA.

CONTRATOS COMERCIAIS “Acordos Verbais ou Expressos que Têm por Objeto o Ensinamento de Conhecimentos Tecnológicos ou a Exploração de Direitos da Propriedade Industrial e Direitos Correlatos.” CARACTERÍSTICAS 1) TEMPORARIEDADE DE USO (SEM TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA). 2) BEM IMATERIAL E MÓVEL = CONTRATO DE LOCAÇÃO. 3) EXCLUSIVIDADE OU NÃO EXCLUSIVIDADE. 4) GRATUIDADE OU ONEROSIDADE.

CONTRATOS COMERCIAIS 5) EFICÁCIA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO (CAPITAL, INSUMOS E TRABALHO). 6) GERAÇÃO DE NOVIDADES TÉCNICA (INFRAESTRUTURA TÉCNOLÓGICA). 7) LIMITAÇÕES DE USO: TEMPO, TERRITÓRIO ETC. 8) VICÍOS REDIBITÓRIOS = OBRIGAÇÃO DO LICENCIANTE. 9) EMBARAÇOS OU TURBAÇÕES – OBRIGAÇÃO DO LICENCIANTE.

NEGÓCIO JURÍDICO COMERCIAL. (A) LEGITIMIDADE DAS PARTES = DETERMINAÇÃO DA TITULARIDADE TECNOLÓGICA. TITULAR EFETIVO: - PESSOA FÍSICA CRIADORA. - CESSIONÁRIO. - REGRAS DA INVENÇÃO DE EMPREGADO - ARTS. 88 A 93, DA LEI 9.279/96 E DEC. 2.553/98.

(I) PROPRIEDADE DO EMPREGADOR = VINCULAÇÃO CONTRATUAL. (II) PROPRIEDADE DO EMPREGADO = SEM VINCULAÇÃO E MEIOS FÍSICOS. (III) PROPRIEDADE COMUM = SEM VINCULAÇÃO E COM MEIOS FÍSICOS. ► REGRAS SEMELHANTES PARA O SOFTWARE. ► DIREITO AUTORAL = INEXISTÊNCIA DE OBRA POR ENCOMENDA OU “DESENVOLVIMENTO DO EMPREGADO’.

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DEFINIÇÃO: Art. 211 da Lei 9.279/96: “ACORDOS VERBAIS OU EXPRESSOS QUE TÊM POR OBJETO O ENSINAMENTO DE CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS OU EXPLORAÇÃO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CORRELATOS”.

PODEM INCLUIR: ► CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA ► CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE ► CONTRATO DE USO DE MARCA ► CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ► LICENCIAMENTO DE VARIEDADE DE PLANTAS ► ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE ► CONTRATO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (PD&I)

IMPORTÂNCIA: ► ACESSO AOS NOVOS DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS. ► MAXIMIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO. ►EFICÁCIA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO (CAPITAL, INSUMOS E TRABALHO). ►DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS (INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA). ► OPORTUNIDADE DE LUCRATIVIDADE PARA O DETENTOR DA TECNOLOGIA. ACESSO A NOVOS MERCADOS.

LICENÇA = USO E FRUIÇÃO DE DIREITOS CARACTERÍSTICAS: 1) Temporariedade de uso 2) Não há transferência definitiva de propriedade 3) Bem imaterial e móvel 4) Exclusividade ou não exclusividade 5) Gratuidade ou onerosidade 6) Limitações de uso 7) Equiparação ao contrato de locação

FORMAÇÃO DO REGRAMENTO DESSES CONTRATOS ►CRIAÇÃO DO INPI (LEI 5.648/70) = CRIAÇÃO DO INPI E ESTIPULAÇÃO DO ÓRGÃO COMO INTEGRANTE DA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE TECNOLÓGICA. ► ATO NORMATIVO No. 15/75 = ESTABELECE PELA PRIMEIRA VEZ O REGRAMENTO AVERBAÇÃO DE CONTRATOS NO INPI. ► CÓDIGO CIVIL – ART. 565 CC ► LEIS ESPARSAS = LEI DE INOVAÇÃO, CÓDIGO DO CONSUMIDOR, DIREITO ANTITRUSTE ETC.

►FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA “Acordos Comerciais que Envolvem o Fornecimento de Tecnologia Não Amparada por Direitos da Propriedade Industrial Depositados ou Concedidos no Brasil, Mediante o Pagamento ou não de Uma Remuneração Específica”. - CONTRATO ATÍPICO = REQUISITOS INTRÍNSECOS NÃO REGULADOS POR LEI. ART. 211 DA LEI 9.279/96. - ENVOLVE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA. ASSEMELHA-SE A UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. - DEFINIÇÃO ADEQUADA DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA E DO ESCOPO DA LICENÇA.

-NECESSIDADE DE CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA. - TEMPO E TERRITÓRIO = NÃO SÃO CRUCIAIS PARA A EXPLORAÇÃO, MAS IMPORTANTE PARA O LICENCIADO. - PRAZO = PODE SER ATRELADO AO PRAZO DE DEDUTIBILIDADE FISCAL EMITIDO PELO DECRETO 3.000 - TÉRMINO CONTRATUAL = ESTIPULAÇÃO CORRETA SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM EXIGIDOS DO LICENCIADO: CESSAÇÃO IMEDIATA DE USO DA TECNOLOGIA, DESTRUIÇÃO DO MATERIAL, DEVOLUÇÃO DO MATERIAL, MANUTENÇÃO DA CONFIDENCIALIDADE POR UM PERÍODO DETERMINADO.

► CONTRATO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES “Contrato em que o Requerente ou o Titular de uma Patente (processo ou produto) Outorga o Direito de Explorar tal Patente por um Determinado Período, em Contrapartida ao Recebimento de Remuneração ou não, Sem Efetiva Transferência da Titularidade” CARACTERÍSTICAS: ESPÉCIE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ART. 565 a 578 CC. ART. 61 a 63 DA LEI 9.279/96. - CONTRATO GRATUITO (COMODATO) OU ONEROSO - PERÍODO CONTRATUAL COMPATÍVEL COM O OBJETO OUTORGADO.

- LICENCIANTE: PROPRIETÁRIO OU SUBLICENCIANTE. - LICENCIADO: EVIDENCIA A CAPACIDADE PARA ABSORÇÃO DA TECNOLOGIA PATENTEADA. - DEFINIÇÃO PRECISA DA OUTORGA DE DIREITO: FABRICAR, EXPLORAR, UTILIZAR, COMERCIALIZAR, IMPORTAR, EXPORTAR. - ROYALTY MENSAL OU LUMP-SUM FEE. - QUEM ARCARÁ COM OS IMPOSTOS?? - HAVERÁ DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO?

- REGRAS DE RESCISÃO E TÉRMINO CONTRATUAL. CESSAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DA PATENTE. - LISTAGEM DOS PEDIDOS DE PATENTE E PATENTES CONCEDIDAS. - PATENTES NECESSITAM ATENDER AO PRINCÍPIO TERRITORIAL. - COMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETO DA PATENTE E A TECNOLOGIA.

► CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS “Negócio Jurídico Que Envolve a Exploração de Conhecimentos Patenteados ou Não na Área da Biotecnologia” 1) QUESTÕES RELEVANTES: - MATERIAL BIOLÓGICO = POSSIBILIDADE DE PATENTEAMENTO - CAPACIDADE DE AUTO-REPLICAÇÃO. - CAPACIDADE DE TRANSFORMAR-SE NATURALMENTE OU POR MANIPULAÇÃO. - CONSEQUÊNCIA: ALTERA A FORMA DE EXPLORAÇÃO

CONTRATO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES “Contrato em que o Requerente ou o Titular de uma Patente (processo ou produto) Outorga a um Terceiro o Direito de Utilizar e Explorar tal Patente por um Determinado Período, em Contrapartida ao Recebimento de Remuneração ou não, Sem que Haja a Efetiva Transferência da Titularidade do Direito de Propriedade”. CARACTERÍSTICAS: A) ESPÉCIE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ART. 565 a 578 CC. ART. 61 a 63 DA LEI 9.279/96.

B) CONTRATO BILATERAL = OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. C) CONTRATO ONEROSO = ART. 572 CC E LEIS FISCAIS. D) CONTRATO GRATUITO (COMODATO) = ARTS. 579 a 585 CC. E) PERÍODO CONTRATUAL COMPATÍVEL COM O OBJETO OUTORGADO. F) CONTRATO SOLENE E NÃO SOLENE = SOLENIDADE REQUERIDA PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS PERANTE TERCEIROS, DEDUTIBILIDADE FISCAL E REMESSA AO EXTERIOR – AVERBAÇÃO NO INPI.

1) A INGERÊNCIA ESTATAL AINDA É UMA CONSTANTE NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA = O INPI É IMPORTANTE. 2) PREPARAÇÃO PRÉVIA PARA NEGOCIAÇÃO COM O INPI. NÃO MINIMIZE AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS. 3) PLANEJAMENTO PRÉVIO: ANALISE AS MODALIDES CONTRATUAIS E OS DIVERSOS DIREITOS OUTORGADOS AO LICENCIADO. OS DIVERSOS DIREITOS PODEM ASSEGURAR DIFERENTES CONTRATOS E DIVERSAS REMUNERAÇÕES. 4) OUSE COM JUSTIFICATIVAS LEGAIS, OPERACIONAIS E TÉCNICAS.

CONTRATO DE PD&I “Acordo que Objetiva o Intercâmbio de Informações Tecnológicas entre 2 ou Mais Pessoas, bem como a Participação nos Custos de Pesquisa” COOPERAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA PARA EFETIVAÇÃO DE PESQUISA E ESTUDOS TÉCNICOS. PLANO DE TRABALHO E DE RESPONSABILIDADE = PECULIARIDADES NA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DO MONTANTE ENVOLVIDO E CUSTEIO DA PESQUISA.

- APLICABILIDADE DO DECRETO N. 2.553/98. - GARANTIA DE ORIGINALIDADE E RESPONSABILIDADE POR VIOLAÇÃO. LEI DE INOVAÇÃO: (ART. 10 DA LEI 10.973/2004) PROPRIEDADE É FLEXIBILIZADA. LIMITAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO. CO-PROPRIEDADE. EXPLORAÇÃO NA PROPORÇÃO DOS INVESTIMENTOS.

- O QUE MUDOU NA TRANSAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA – LEI 10.973/2004 1) VIABILIZAÇÃO DE PARCERIAS – INCENTIVOS: - REPASSE DE RECURSOS: SUBVENÇÃO E FINANCIAMENTO. - ESTÍMULO AO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E INSERÇÃO DESSAS INOVAÇÕES NO PROCESSO PRODUTIVO. - MUDANÇA DE MENTALIDADE DE PESQUISADORES PÚBLICOS E REDUÇÃO DA DESCONFIANÇA EMPRESARIAL. - COMPARTILHAMENTO DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DAS ICTs.

- 2) REGRAS CLARAS SOBRE TITULARIDADE E EXPLORAÇÃO: - PROPRIEDADE É FLEXIBILIZADA. LIMITAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO. - EXPLORAÇÃO = CONTRATO: SEM EXCLUSIVIDADE. - EXCLUSIVIDADE = EDITAL = PRIORITY TO LICENCE (ALTERNATIVA). - BENEFÍCIOS AUFERIDOS PELO CRIADOR. - CRIAÇÕES NÃO SÃO MAIS ATIVOS PÚBLICOS.

OBRIGADO.

JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS Jose.carlos@diblasi.com.br

DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO AO LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA

Por José Carlos Vaz e Dias (PhD/LLM Kent) –Professor Adjunto PI (UERJ)

Vaz e Dias Advogados & Associados

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DEFINIÇÃO: Art. 211 da Lei 9.279/96: “ACORDOS VERBAIS OU EXPRESSOS QUE OBJETIVAM O ENSINAMENTO DE CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS OU EXPLORAÇÃO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CORRELATOS”.

PODEM INCLUIR: ► CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA ► CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE ► CONTRATO DE USO DE MARCA ► CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ► LICENCIAMENTO DE VARIEDADE DE PLANTAS ► ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE ► CONTRATO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (PD&I) ?????

IMPORTÂNCIA: ► POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS NOVOS DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS. ► MAXIMIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO. ►EFICÁCIA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO (CAPITAL, INSUMOS E TRABALHO). ►DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS (INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA). ► OPORTUNIDADE DE LUCRATIVIDADE PARA O DETENTOR DA TECNOLOGIA. ACESSO A NOVOS MERCADOS.

LICENÇA = USO E FRUIÇÃO DE DIREITOS CARACTERÍSTICAS: 1) Temporariedade de uso 2) Não há transferência definitiva de propriedade 3) Bem imaterial e móvel 4) Exclusividade ou não exclusividade 5) Gratuidade ou onerosidade 6) Limitações de uso 7) Equiparação ao contrato de locação

NEGOCIAÇÃO DE TECNOLOGIA ► LEI DE INOVAÇÃO: NÃO É PANACÉIA MAS DETERMINOU UMA INFRA-ESTRUTURA JURÍDICA PARA A PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO. ►MUDANÇA SUBSTANCIAL NA FORMA DE NEGOCIAR OS CONTRATOS DE LICENCIAMENTO – PRINCIPALMENTE PELAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. EX.: UNICAMP. ► FLEXIBILIZOU AS REGRAS DE PROPRIEDADE E COMPARTILHAMENTO DE LUCROS – MAS CRIOU UM PROBLEMA. ► EXPLICITOU O DESPREPARO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS NA GESTÃO TECNOLÓGICA E PRINCIPALMENTE NA NEGOCIAÇÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS.

Vaz e Dias Advogados & Associaodos

MECANISMOS/GESTÃO NECESSÁRIA ►CONSCIENTIZAÇÃO DE PESQUISADORES/CONTRIBUIDORES : SEMINÁRIOS E ORIENTAÇÕES ► RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÕES : UNIVERSALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO ► DENTIFICAÇÃO DOS NICHOS DE MERCADO OU DIRECIONAMENTO TECNOLÓGICO: CATALOGAÇÃO ► PRECAUÇÕES AO ACESSO DE INFORMAÇÕES: CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE ► GESTÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ► EXPLORAÇÃO COMERCIAL E ACORDOS COOPERATIVOS

COMO NEGOCIAR –ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE ►LIVRO OURO OU ATA ► INFORMAÇÃO COMPETITIVA E SECRETA ►MEDIDAS LIMINARES DISPONIBILIZADAS = O DIREITO TERMINA QUANDO O SEU OBJETO PERECE ► CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA ► MULTA SEM PREJUDICAR A INDENIZAÇÃO ► TRATAMENTO COMO SEGREDO ► AD ETERNUM OU LIMITAÇÃO TEMPORAL.

AGENDA DE NEGOCIAÇÃO A) TITULARIDADE = PROTEÇÃO E CO-PROPRIEDADE B) TERRITÓRIO = REGIÃO OU PAÍS (PREFERÊNCIA NA EXPANSÃO) C) ESCOPO = EXCLUSIVO OU NÃO EXCLUSIVO. SUBLICENCIAMENT E TRANSFERÊNCIA. FABRICAR. COMERCIALIZAR. EXPORTAR. D) ÁREA DE ATIVIDADE = DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA. APLICAÇÃO ANIMAL OU HUMANA?? AGRÍCOLA OU ANIMAL? E) VALIDADE DA PROTEÇÃO: PROPRIEDADE INTELECTUAL (PATENTE, VARIEDADE DE PLANTAS, DESENHO) OU KNOW-HOW.

F) PRAZO CONTRATUAL = PERSPECTIVA DE DURAÇÃO DA RELAÇÃO E RENOVAÇÃO. COMPATÍVEL COM A PROPRIEDADE F) REMUNERAÇÃO = LUMP-SUM E REMUNERAÇÃO CONTÍNUA (DESCONTO DOS INVESTIMENTOS NA UNIADE INDUSTRIAL PARA RECEPCIONAR A TECNOLOGIA. (i) GRAU DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO = PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO OU PRONTO PARA A PRATELEIRA? (ii) NOVIDADE E TECNOLOGIA IDÊNTICA OU SIMILAR. - ESTRATÉGIAS: Remuneração Baixa para Permitir a Penetração da Tecnologia no Mercado.

G) GARANTIA = Originalidade e Responsabilidade por Violação de Terceiros. H) RESCISÃO CONTRATUAL = Regras Específicas. Rescisão desmotivada gera Multa Indenizatória. I) DESENVOLVIMENTOS FUTUROS: ART. 63 LPI - APERFEIÇOAMENTO PELO LICENCIANTE. - APERFEIÇOAMENTO PELO LICENCIADO. - APERFEIÇOAMENTO CONJUNTO

PONTOS CONCLUSIVOS: PLANEJAMENTO NEGOCIAL E TRIBUTÁRIO 1) IDENTIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E DIREITO DA PROPRIEDADE ENVOLVIDO: - EVITAR QUE A FALTA DE MARCA E PATENTE NO PAÍS PREJUDIQUE A REMUNERAÇÃO. A LICENCIANTE DEVE SEMPRE POSSUIR O PORTFOLIO DE PI DEVIDAMENTE DEPOSITADO/OBRIDO NO INPI. 2) DEFINIÇÃO DOS TITULARES DO DIREITO.

3) RE-ORGANIZAÇÃO DO CONTRATO PARA CONGREGAR DIFERENTES DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL = ASPECTOS TEMPORAIS E TECNOLÓGICOS ENVOLVIDOS. 4) CONFIDENCIALIDADE: SEMPRE. 5) PRAZO CONTRATUAL = SEMPRE COMPATÍVEL COM A PI PROTEGIDA. 6) ANÁLISE DA REMUNERAÇÃO DESEJADA = EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS NÃO TECNOLÓGICOS E PAGAMENTO POR SOFTWARE (CONSULTA PRÉVIA). 7) ELABORAÇÃO DA AGENDA DE NEGOCIAÇÃO.

OBRIGADO.

JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS jose.dias@vdav.com.br

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