Falta de busca de anterioridades como causa de nulidade de patente

A NATUREZA DO EXAME DE PATENTES .................................................................................. 2 Como se concede uma patente ........................................................................................................ 2

Do Pedido ...................................................................................................................................................... 2 Da publicação ............................................................................................................................................... 2 Período de sigilo ........................................................................................................................................... 3 Efeitos da publicação ................................................................................................................................... 3 Do exame técnico:características e efeitos ................................................................................................ 3 Procedimento ................................................................................................................................................ 4

A natureza especial do procedimento ............................................................................................ 6 Análise funcional do procedimento de patentes ....................................................................................... 6 A questão da opção legislativa pelo não exame de patentes ................................................................... 7 Não-exame e balanceamento constitucional ........................................................................................... 11 Dos condicionantes constitucionais do exame de patentes ................................................................... 13 Procedimento administrativo plenamente vinculado na concessão de patentes ................................. 14

O exame de anterioridades ........................................................................................................... 15 Novidade ..................................................................................................................................................... 15 Atividade inventiva .................................................................................................................................... 16 A obrigatoriedade do exame de anterioridades ...................................................................................... 18 A nulidade pelo não atendimento ao princípio da motivação ............................................................... 22

Conclusões ........................................................................................................................................... 23

Denis Borges Barbosa (agosto de 2004)

O caso em análise é o de uma patente em que o examinador deixou limpa e intocada a folha de anterioridades, na qual deveria consignar os documentos examinados para determinar se o objeto do pedido tinha a novidade e a atividade inventiva exigidas por lei.

Não existe, em nenhum outro lugar do processo do INPI, qualquer índice de exame de anterioridades. Não ocorreram manifestações de terceiros. O examinador não se refere a informações não documentadas, como, por exemplo, uso anterior, ou fato notório.

Este estudo pretende discernir, neste caso, uma hipótese de nulidade de patentes.

A natureza do exame de patentes

Entendamos como se faz o procedimento de exame e concessão de patentes. A não ser quando façamos menção específica, o procedimento da lei vigente não se distingue do da anterior, que regeu o pedido de patente em análise.

Em certos casos, ora os mais freqüentes no tocante aos pedidos de origem estrangeira, os prazos sofrem a incidência do procedimento internacional à luz do Patente Cooperation Treaty (PCT).

Como se concede uma patente

Do Pedido

O pedido de patente, através do qual se exerce o direito constitucional de solicitar a concessão do privilégio, presume a apresentação ao INPI de um requerimento; de relatório descritivo; de reivindicações; de desenhos, se a patente o comportar; do resumo; e do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Quanto ao relatório descritivo: nele se fixa o problema técnico cuja solução a o pedido pretende constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva.

Ao teor da lei, o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução . Assim, o relatório tem de indicar com precisão qual a implementação prática mais eficaz do invento, consolidando um requisito além da simples utilidade industrial. Como se verá abaixo, o relatório que não o fizer pecará de insuficiência descritiva, sendo passível de nulidade.

O título, breve ementa da patente, tem por propósito facilitar o conhecimento da área técnica em que o pedido se situa, e, brevissimamente, a natureza do invento. A publicação do título do invento no órgão oficial traz sua atenção aos eventuais interessados em contestar o pedido de patente, e é assim importante elemento da satisfação do devido processo legal.

As reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Da publicação

Conforme a lei brasileira e de muitos países, com a publicação do pedido de patente, o conteúdo do invento cai em conhecimento público: a tecnologia,

ainda que restrita pela proteção jurídica, passa a ser acessível a todos, satisfazendo um dos requisitos da função social da propriedade intelectual. Outros países diferem a publicação para o momento da concessão do pedido, após o exame.

Como esclarece o art. 30 § 2º.do CPI/96, a publicação na RPI constará de dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. Assim, a publicação consiste de uma notificação no órgão oficial da disponibilidade das cópias do pedido à análise do publico em geral; mas estas permanecem no INPI. No caso de patentes relativas a microorganismos, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação mencionada.

Período de sigilo

Em atenção ao interesse do inventor de manter o sigilo de sua criação por um prazo limitado, o pedido de patente será mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, salvo no caso de patente de interesse da defesa nacional. Como nota o art. 44 § 1º do CPI/96 tal sigilo não só é protegido administrativamente, mas tem sanção civil.

Note-se que este período de sigilo é uma faculdade do requerente, pois a publicação do pedido poderá ser antecipada a seu requerimento.

Efeitos da publicação

Da publicação resultam importantes efeitos: inicia-se a fase multilateral do procedimento contencioso administrativo, com participação potencial de todos terceiros interessados. Começa a correr, igualmente, o prazo durante o qual o titular, após a concessão da patente, pode retroativamente haver perdas e danos pela violação de seu direito (com as exceções previstas no §§ do art. 44).

Após a publicação, também, inicia-se o prazo para deflagrar o exame técnico do pedido. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado (art. 29 do CPI/96)

Do exame técnico:características e efeitos

Chegamos, aqui, ao cerne das nossas discussões. O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante.

Findo o exame, após os eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim

deferida ou recusada. Da concessão da patente, nasce o direito exclusivo.

Procedimento

Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal (que ainda não é o técnico) preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado.

Caso o pedido não atender formalmente ao disposto na lei, mas contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Se cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Quanto à publicação, já vimos acima. O exame do pedido de patente deverá ser requerido seja pelo depositante, seja por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do depósito (o prazo hoje não se conta da publicação, como acontecia no CPI/71), sob pena do arquivamento do pedido. Se isso ocorre, ainda assim o pedido poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica. Após tal prazo, o arquivamento será definitivo e sem recurso.

Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados (depositante ou terceiros), de documentos e informações para subsidiarem o exame, o qual não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido.

Tais manifestações não consistem em oposições, como no CPI/71, ou seja, já não são um elemento formal do procedimento, mas podem ser apresentadas até a publicação do deferimento ou indeferimento da patente. Assim, não há um direito procedimental subjetivo à consideração das manifestações, suscitável, por exemplo, em mandado de segurança. No entanto, a não consideração por parte do examinador de tais subsídios, se pertinentes e apresentados dentro do prazo, importa em responsabilidade funcional do examinador, e em responsabilidade civil do INPI (e do examinador) perante qualquer parte prejudicada.

Quanto ao ponto, vide o teor da Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, que se aplica a todo procedimento administrativo da União 1:

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

1 A teor do art. 69 dessa lei, sua aplicação seria subsidiária ao procedimento de patentes; mas, na proporção em que a lei geral incorpore determinantes constitucionais de due process of law, atua como lei geral.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. Sobre este ponto específico, vide a seção em que se analisa a possibilidade de modificação das reivindicações. Poderá também efetuar alterações após, para atendimento de exigências (art. 35, III e IV) ou em resposta a parecer (art. 36), tendo o INPI o dever de aproveitar ao máximo, dentro dos limites legais, os atos das partes (art. 220).

Requerido o exame (por qualquer interessado), deverão ser apresentados pelo depositante no prazo de 60 dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido as objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, isso quando houver reivindicação de prioridade; os documentos eventualmente ainda necessários à regularização do processo e exame do pedido; e a tradução simples dos documentos quando pertinente.

Por ocasião do exame técnico, será elaborado pelo INPI o relatório de busca e parecer relativo a patenteabilidade do pedido, ou, ainda, serão feitas pelo examinador exigências técnicas. Em seguida, caberá ao depositante a adaptação do pedido à natureza reivindicada, se assim indicar o parecer; ainda em resposta ao parecer, haverá a reformulação do pedido ou divisão; ou ainda serão atendidas as exigências técnicas.

Se o parecer do INPI for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Neste passo, podem ocorrer duas coisas: se não for respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Não cabe recurso desta decisão.

Se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. Desta decisão – que indefere mas não da que defere 2 - cabe recurso, no prazo de 60 dias.

Pode-se porém questionar a vigência do dispositivo que nega ao terceiro interessado o direito de recorrer em caso de deferimento, em face do que preceitua a Lei Geral do Procedimento Administrativo da União (Lei nº

2 A inspiração para tal medida veio do Tratado de Harmonização da OMPI.

9.784, 29 de janeiro de 1999):

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

De qualquer forma o recurso previsto no CPI/96 (contra o indeferimento) será recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Para possibilitar a efetiva concessão da patente, depois de deferido o pedido, deverá ser comprovado o pagamento da retribuição correspondente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. Considera-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º).

A natureza especial do procedimento

O que garante ao procedimento de outorga de registro ou privilégio perante o INPI - como aliás a outros procedimentos comparáveis, como os de licença em matéria de urbanismo - um caráter especial, profundamente sintonizado com as mais modernas tendências do Direito, é sua natureza aberta à participação, o seu reconhecimento dos interesses de terceiros, inclusive difusos.

Qualquer um do povo, sem que se suscite a legitimidade à feição do Processo Civil pode manifestar-se, opor-se, recorrer, representar, participando assim de um processo de interesse geral.

Análise funcional do procedimento de patentes

O procedimento de concessão da patente merece ser considerado segundo quatro pontos de vista distintos: a natureza do procedimento - se vinculado ou discricionário; a existência de exame técnico preliminar à concessão ou de simples exame formal; a participação de terceiros no procedimento administrativo; e a exigência de descrição de todos os elementos da tecnologia privilegiável (full disclosure).

Acabamos de discutir, na seção anterior, a natureza do procedimento brasileiro.

No sistema japonês prevalente durante todo o pós-guerra, especial estímulo era dado ao depósito de pedidos de empresas nacionais, limítrofes aos de alguns campos tecnológicos de interesse público. Embora atendendo aos

critérios formais do procedimento vinculado, o Ministry of International Trade and Industry (MITI), ao qual se vincula o Escritório Japonês de Patentes, sensibilizava o sistema produtivo para tais patentes de importância especial, induzindo o depósito de pedidos limítrofes.

Outra característica do sistema japonês é o caráter interlocutório do processo de exame técnico, no qual novas informações e documentos vão sendo solicitados, com ampla oportunidade de oposição e estímulo à solução de controvérsias entre depositantes adversários através de co-licenciamento e titularidade conjunta.

O aspecto mais importante do procedimento, a ser considerado neste estudo, é a necessidade do exame prévio à concessão do privilégio. Há países que dispensam tal exame ou o reservam às tecnologias em que têm condições de desenvolvimento tecnológico interno 3. Tal ocorreu na Lei 9.279/96 quanto aos registros de desenhos industriais. Parece evidente que um sistema de exame prévio resulta numa patente de caráter mais substantivo.

Com a opção de questionar a patente já concedida em juízo, a dificuldade dos eventuais terceiros interessados aumenta na proporção em que lhes caberá, em princípio, provar que a patente não é válida. Já no exame prévio, cabe ao demandante do privilégio dar provas de que os requisitos da lei estão satisfeitos.

A questão da opção legislativa pelo não exame de patentes

Vamos examinar aqui, por essencial ao nosso estudo, a questão dos países que optam por não examinar patentes.

Esse é o chamado sistema francês. Tradicionalmente, em França, emitem-se patentes sem exame prévio, confiando-se ao Judiciário o exame a posteriori. Também isso ocorre na Itália.

Vejamos a discussão da matéria pelos tratadistas:

“Il deposito della domanda di brevetto apre la fase del1'esame. Storicamente, in ordine all'esame si presentano due alternative.

La prima (tradizionalmente propria dei sistemi francesi, ma da questo ormai abbandonata) prevede solo un esame formale della domanda. L'Ufficio non ha il compito dell'esame sostanziale della domanda, e, quindi, non accerta la presenza dei requisiti di brevettabilità. Il brevetto viene rilasciato senza alcuna garanzia di validità; né il titolare del brevetto né i terzi sono in cognizione di sapere, sulla sola base del fatto del rilascio, se esso è valido. Il controllo della validità del brevetto può avvenire solo in data successiva al rilascio, come fatto puramente eventuale, ed e affidato alla cognizione del giudice ordinário.

3 Hiance & Plasseraud, 1972:221 Segundo Zorraquim, apud Remiche (1982:192), o exame dá valor efetivo à patente, permite evitar patentes que não satisfaçam os requisitos legais e obriga melhor descrição da tecnologia no relatório.

In un sistema privo di esame preventivo, l'Ufficio è un organo a struttura puramente burocrática, e non tecnica; è dotato (solo) di personale impiegatizio, ed opera con costi molto bassi; corrispondentemente, le tasse di brevetto sono molto contenute. Dal momento che quasi tutto si riduce ad apporre dei timbri, 1'Ufficio potrebbe rilasciare i brevetti nell'arco di qualche giorno (ma non e sempre cosi: in Itália, ad esempio, per 1a cronica disorganizzazione de l'Uffi cio, i tempi di rilascio sono piuttosto lunghi).

L'alternativa al rilascio senza esame é costituita dal si stema ad esame preventivo; in esso,- 1'Ufficio svolge un esame completo della domanda, valutando l'esistenza dei requisiti sostanziali di brevettabilità. Questa soluzione e oggi (nella versione dei c.d. esame differito: §8.6) adottata praticamente da tutti i sistemi brevettuali del mondo (esclusa 1'Italia, e pochi altri); va notato, tuttavia, che in alcuni sistemi (cosi, ad esempio, si dice del sistema statunitense) l'Ufficio tende ad adottare uno standard di originalità assai basso, molto più basso di quello accolto dai giudici; di fatto, finisce cosi col limitarsi all'esame della novità.

Un Ufficio che svolga l’esame deve dotarsi di una struttura tecnica, e di una schiera di esaminatori quantitativamente e qualitativamente in grado di trattare le domande che fluiscono. I costi di dotazione e di funzionamento di un Ufficio del genere sono elevati (va segnalata, tuttavia, 1a possibilità, introdotta dal PCT, di valersi della collaborazione in-ternazionale, con consistente risparmi di spesa: si veda il 5 21.7). La procedura di rilascio e lunga e costosa, le tasse di brevetto sono correspondentemente elevate” 4.

Como diz o autor, o depósito do pedido de patente abre a fase do exame.

Historicamente, há duas alternativas de exame. A primeira corresponde ao sistema francês antigo, que fazia somente um exame formal do pedido 5. O escritório de patentes não tem como tarefa o exame substancial do pedido, e, conseqüentemente, a presença da exigência de patentabilidade. A patente é emitida sem alguma garantia de validade; ninguém pode saber se a patente é real só pelo fato de sua emissão 6.

4 CATALDO, Vincenzo Di Cataldo. Le Invenzioni i modelli. Milano, Dott. A. Giuffré Editore, 1993, pgs. 66 à 69.5 O sistema é diferente, hoje, no que se faz busca no Escritório Europeu de Patentes, mas não se examina. Assim, o terceiro interessado, inclusive na eventual contestação judicial, já se tem uma base documental pré-constituída. Vide a descrição do sistema francês, comparado com o europeu: “Les différentes procédures. Procédure française : c'est la procédure nationale de délivrance de brevet en vue d'obtenir un brevet français. Elle est engagée en cinq étapes: - vérification de la demande,- examen par les services de la Défense - établissement du rapport de recherche, - publication de la demande,- délivrance. C’est une procédure sans examen de fond, en conséquence le brevet est délivré même s'il existe des antériorités. Procédure européenne :la procédure européenne est une procédure unique de délivrance de brevets, facilitant et renforçant la protection des inventions dans les états contractants, tout en réduisant le coût de son obtention. Le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des états contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet état. Le brevet européen est quant à lui délivré après un examen de fond, en vérifiant si la demande répond aux conditions de brevetabilité (invention, nouveauté, activité inventive, application industrielle). Il offre donc une forte garantie de protection.”. Encontrado em http://www.gazettelabo.fr/2002archives/pratic/1996/13brevet.htm , visitado em 18/8/2004.6 Pollaud-Dulian, Frédéric. Droit de la Propropriété Industrielle.Ed. Montchrestien, Paris, 1999, pgs.188 à192. « Respect de règles de fond. L'INPI examine aussi la demande sur le fond Mais cette étude de la brevetabilité de l'invention n'est pas complète, contraire de l'examen mené par d'autres offices comme l'OEB, par exemple. L'INPI ne peut rejeter la demande que pour certains vices de fond. II convient souligner que l' activité inventive ne rentre pas dans le cadre de l' exam qu'opère 1'INPI, qui n'a pas le pouvoir de rejeter une demande portant sur une invention dépourvue d'activité

O controle da validez da patente pode somente acontecer após a concessão, e pela cognição do juiz de direito. Em um sistema dispensa com o exame, o escritório de patentes é um órgão meramente burocrático, não técnico; só tem funcionários administrativos, e opera com custos reduzidos; por isso, as retribuições relativas à patente são muito contidas.

No momento em que quase tudo é reduzido ao carimbo, o escritório poderia liberar as patentes em alguns dias - mas não e sempre assim: na Itália, por exemplo, graças à desorganização crônica do escritório, os tempos da processo são muito longos.

A alternativa à liberação sem exame é o do exame técnico. Esta solução e hoje adotada praticamente em todos sistemas de patentes do mundo (excluindo-se a Itália, e poucos outros). Ë de se observar, entretanto, que em alguns sistemas (por exemplo, o sistema americano) há uma tendência que os escritórios de patente adotem um padrão muito mais baixo de originalidade, do que o que praticam os juízes; de fato, os escritório tendem a limitar-se ao exame da novidade, sem perfazerem a da atividade inventiva.

Um escritório que realiza o exame deve ser equipado com uma estrutura técnica, e com uma formação dos examinadores capazes de lidar, quantitativa e qualitativamente com os pedidos que fluem. Os custos do equipamento e da operação de um escritório desse tipo são elevados. O procedimento de liberação é longo e carp e as retribuições pagas pelos solicitates são caras.

A integração dos sistemas nacionais no Patent Cooperation Treaty (PCT) deverá minorar os problemas resultantes da falta de capacitação técnica para o exame prévio. Mas há defensores sérios de que a concessão da patente mediante exame formal permite, imediatamente, exigir-lhe o uso através da exploração no país.

Vamos agora além do que nos diz Cataldo. Para os sistemas que ainda adotam a concessão sem exame, como ele indica, há uma problema essencial de credibilidade. A patente e nada é a mesma coisa. Como nota a jurisprudência brasileira quanto aos registros de desenho industrial, que desde 1997 são emitidos sem exame:

> Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

inventive (au contraire de 1'Office européen c brevets). Lorsque le législateur admet la possibilité d'un rejet, encore apporte-1 une restriction supplémentaire en exigeant que le vice de fond soit manifeste particulier, il n'admet le rejet que s'il y a défaut manifeste de nouveauté. Causes de rejet. Le rejet intervient d'abord lorsque l'invention n'est manifestement pas brevetable au sens de l'article L.611-Y7, parce qu'elle i manifestement contraire à 1'ordre public ou aux bonnes moeurs, concerne à une obtention végétale ou une. Ensuite, le rejet est possible par défaut manifeste d'invention (article L. 611-10) ou lorsque la demande porte une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique (article L. 611-16) Enfin, 1' INPI rejette encore la demande, lorsque le rapport de recherche mon un défaut manifeste de nouveauté et que l'inventeur, mis en demeure modifier sa demande pour tenir compte de ce défaut de nouveauté, n'a 1 modifié sa demande ».

Décima Câmara de Direito Privado. Agravo nº 134.551-4/1 Agvte: Engesig – Indústria e Comércio Ltda. Agvdo: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda Comarca: São Paulo. AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de abstenção de ato com preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, por uso indevido e não autorizado de desenho industrial – tutela antecipada – inconformismo – registro que independe da prévia verificação pelo INPI da sua novidade e originalidade – tema do litígio dependendo de dilação probatória – inadmissibilidade da pretendida tutela antecipada – recurso provido.

Alguns sistemas que experimentaram com esse método o abandonaram exatamente pelo dano social causado por uma patente que não vale nada, mas aparenta muito. Assim foi a Inglaterra até fins do séc. XIX, e, brevemente, os Estados Unidos, no início do mesmo século (1836).

O caso da Inglaterra é terrível. Estudos recentes das Universidades de Bristol e Birmingham 7 revelam que, durante o período em que nenhum exame era feito, pelo menos metade das patentes emitidas eram inteiramente fraudulentas, mesmo que não se fizesse exame de novidade e atividade inventiva 8. A iniquidade do sistema especialmente para o inventor pobre foi objeto de um texto veemente de Charles Dickens, “A poor man’s tale of a patent” 9.

Na Europa, no entanto, a situação da Itália (e de poucos outros sistemas, como o belga) perde a importância, em face da prevalência do sistema de exame completo e vigoroso do Escritório Europeu de Patentes, que emite título de valor nacional naqueles países, com robustez inigualável.

O sistema de não-exame tem sido adotado, de outro lado, para as chamadas “patentes menores”, exemplo das quais é o nosso modelo de utilidade, e para os desenhos industriais 10. Mas, com um aspecto crucial: menores prazos de proteção, e menor extensão de monopólio.

Por que isso é importante?

Porque não é só uma questão de política administrativa. Para cada diferente equação de direitos e obrigações, no campo da Propriedade Intelectual, temos

7 Christine MacLeod, Jennifer Tann, James Andrew, Jeremy Stein., The Price of Invention: counting the cost of patents in Victorian Britain, a case study from steam engineering. Encontrado em http://www.eh.net/XIIICongress/cd/papers/78MacLeodStein423.pdf , vsistado em 16/8/2004. 8 “As late as the 1840s our analysis (Table 2) suggests that well over half of all steam-power patents protected either rotary or perpetual-motion engines or other technically unviable ideas that would not have got past a competent patents examiner”9 Pode ser encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/poor.htm .

10 De um relatório da União Européia,: “Demande de modèle d'utilité La plupart des formalités requises sont les mêmes que celles prévues en matière de brevet. Cependant, contrairement au brevet, la demande de modèle d'utilité ne donne lieu qu'à une vérification formelle, sans examen préalable de la nouveauté ni du degré d'inventivité. L'établissement d'un rapport de recherche portant sur la nouveauté et le degré d'inventivité est toutefois possible à la demande du déposant ou, si les Etats membres le prévoient, en cas d'action en justice.” Encontrado em http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/smn/smn11/s11mn28.htm , vistisado em 18/8/2004.

um balanceamento diverso de interesses na esfera constitucional. Ë o que veremos a seguir.

Não-exame e balanceamento constitucional

Como indicamos em trabalhos anteriores 11, a proteção da Propriedade Intelectual por via de direitos exclusivos está sujeita a uma série de interesses contraditados.

Ao contrário do que ocorria na nossa tradição constitucional até a Carta de 1946, a Carta de 1988 não prevê alternativa à proteção das criações intelectuais e tecnológicas senão a restrição à concorrência através da exclusiva. Até a carta de 1946, era possível pelo menos como alternativa à patente a concessão de um prêmio estatal. Assim, a proteção única possível para todos direitos da propriedade intelectual é uma restrição à concorrência.

Ocorre, porém, o paradoxo de que em nossa Constituição a tutela da concorrência é princípio básico – que supera e predomina no edifício constitucional:

Art. 1º - A República (...) tem como fundamentos: (...)

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - livre concorrência; (...)

Além deste problema de essência, as nossas cláusulas constitucionais de propriedade intelectual se acham sujeitas a tensões específicas:

a. A colisão entre a proteção dos interesses do investidor e do criador e o princípio do uso social das propriedades.

b. A cláusula finalística da propriedade industrial.

c. Os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura.

d. As liberdades constitucionais de criação artística e de expressão.

e. A tensão de interesses entre a economia nacional e o capital estrangeiro

Tais tensões são resolvidas, na prática constitucional, pela ponderação ou balanceamento de interesses constitucionais. Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: um, na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio, que deve – sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio das

11 Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual (2002)   (Publicado na Revista da ABPI de Agosto de 2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003)

tensões constitucionais; a segunda conseqüência é a de que a interpretação dos dispositivos que realizam os direitos de exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes.

Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de patentes ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção ao investimento – e nem dos criadores e inventores 12; não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional.

Por tal razão, o prazo de vinte anos, o princípio de reversão do ônus da prova em patentes de processo 13, o empréstimo dos meios coativos do Estado em esfera penal 14, todos esses instrumentos de favor ao interesse do titular da patente, exigem, em favor da comunidade e dos competidores, que o exame seja substantivo e sério 15. Mas ainda, como o procedimento de patentes é multilateral e aberto a todos, a busca e exame feitos pelo órgão público não pode ser substituído pela análise privada ou mesmo pela perícia judicial.

Assim, o balanceamento de interesses atendido pela lei de patentes brasileira, a série de vantagens e garantias que ela assegura ao titular da patente, tem como contrapartida necessária que seja feito uma busca e um exame substantiva de anterioridades. Mais, é exigência legal e de fundo constitucional que esse exame e busca sejam feitos pelo INPI.

Com efeito, o interesse de terceiros e o interesse público em vedar patentes falsas exigem que a busca e exame sejam feitas de forma pública e acessível, livremente cogniscível e contestável. Sem o conhecimento público, interesses individuais, que poderiam ser suscitáveis no procedimento administrativo, ficam inconscientes. Sem o conhecimento, impossível a contestação.

Com efeito, num procedimento judicial de nulidade de patente vigem as normas de legitimidade ad causam¸ que vedam ao terceiros não legitimados ao feito (o que é diferente do interesse material na existência e vigência da

12 Se houvesse uma tônica no estatuto jurídico da propriedade intelectual, seria a sua função social, não a proteção dos interesses pessoais. Vide a tradição constitucional da Suprema Corte dos Estados Unidos, que em uma sólida corrente de decisões insiste em que “this court has consistently held that the primary purpose of ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is ‘to promote the progress of science and useful arts (...)”, Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917). 13 CPI/96, art. 42, § 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.14 Países há, como os Estados Unidos, que não criminalizam a violação de patentes. 15 Como se tem notado, o que possibilita o exame e busca superficial que se faz nos Estados Unidos, em comparação com, por exemplo, o escritório europeu de patentes, é a falta de sanção penal; há um equilíbrio de interesses que falta no caso brasileiro.

patente) o acesso à informação e à discussão da patente 16, muito embora o efeito da nulidade seja pro omnes.

Assim, não é suprível a nulidade procedimental administrativa da falta de busca e exame pelo INPI através da revisão judicial. E, por cintilante óbvio, tal nulidade é declarável de ofício pelo juiz, mesmo sem ser alegada na inicial. A tutela aí não é de interesse privado.

Dos condicionantes constitucionais do exame de patentes

Como a patente emitida, após o procedimento de exame pelo INPI, tem o condão de delimitar o âmbito de atuação de terceiros no mercado, o princípio constitucional do devido processo legal adquire, portanto, relevância maior.

Como bem retratam Robert A. Choate e William Francis 17,

“The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy.

As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.“

Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.

Quanto à publicidade, ele se materializa, na prática, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento. Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da Constituição Federal.

A excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do art. 5º impõem que o direito exclusivo só seja constituído na

16 Para uma profunda discussão quanto à questão da legitimidade nas ações de nulidade de patentes e marcas, vide Sérgio d’Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – Vol. 346.17 Patent Law, West Publishing, p. 77. “A concessão do privilégio da patente pelo Estado é um ato que tem um caráter trino. Sendo uma recompensa atribuída ao inventor por sua invenção passada, é um ato da justiça. Como um incentivo aos esforços futuros, é um ato de sábia política pública. Como uma concessão da proteção temporária através do uso exclusivo de uma certa invenção, sob condição de sua publicação imediata e sua dação ao púbico após um certo tempo,é um acordo entre o inventor e o público, pelo qual uma das partes concede algo à outra em contrapartida àquilo que a outralhe deu.

presença dos requisitos legais e constitucionais, ou seja, como notou Paul Roubier, o procedimento da concessão da patente é sempre de direito público.

Procedimento administrativo plenamente vinculado na concessão de patentes

Nota Pontes de Miranda 18 que a tutela constitucional recai sobre o direito público subjetivo resultante da criação, que é o direito de pedir patente. O privilégio, propriamente dito, é posterior, e regulado pelo Direito Comercial. De outro lado, presentes os requisitos fixados impessoalmente em lei para a concessão da patente, há direito público subjetivo, de cunho constitucional, na concessão.

Como repetido, já não existe a opção das constituições anteriores, que deferia à União conceder patentes ou indenizar o titular da pretensão relativa ao invento. A única alternativa existente é a concessão, em procedimento constitucionalmente determinado como vinculado. Havendo interesse público no objeto da patente, abrem-se as alternativas constitucionais da desapropriação ou, então, de requisição – a qual se configura através do mecanismo de licença compulsória por interesse público.

Certamente os entes públicos podem ter atos discricionários, de opção pela conveniência e pela oportunidade, como o que ocorria com os contratos de tecnologia examinados pelo INPI à luz da legislação anterior; o poder discricionário da autarquia, no caso, tinha completo amparo constitucional, como determinou o STF no acórdão publicado em RTJ 106/1057-1066. Não assim no caso de patentes, em face da garantia constitucional do procedimento vinculado.

Para nosso propósitos, assim, basta fixar que o procedimento de patentes é plenamente vinculado, e que cada passo prescrito tem motivação constitucional.

O exame de anterioridades

Nesta seção, demonstraremos que a nulidade apontada não é, de nenhuma maneira, formal. A busca e exame são necessários para garantir a existência dos pressupostos substanciais da patente, que lhe garantem a viabilidade constitucional.

O exame de anterioridades visa garantir a satisfação dos requisitos legais da novidade e da atividade inventiva. Sem a existência deles, impossível a patente:

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade

18 Idem, p.565. Vide, quanto ao tema, Foyer e Vivant, op.cit., p. 83; André Bertrand, La Proprieté Intellectuelle, Ed. Delmas, 1995, vol. II, p. 126; Mousseron, Le Droit au Brevet, Juris Classeur Brevets, fascículo 240; Singer (rev. Lunzer), The European Patent Convention, Sweeet and Maxwell, 1995, p. 218 e seg., Gama Cerqueira, Tratado, Vol. II, p. 192 e seg.

inventiva e aplicação industrial.

Novidade

Diz ao Código de Propriedade Industrial em vigor:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

A novidade é a essência da protectibilidade da solução técnica. Protege-se o invento através da exclusiva porque o meio ou produto excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no domínio público. A restrição à concorrência imposta pela exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses constitucionais.

O requisito de novidade das patentes é não só constitucional, mas na verdade ligado ao princípio fundamental da livre concorrência. Só aquilo que ainda não caiu no domínio público pode receber a exclusividade legal sem violar a liberdade da concorrência. É o que resulta da evolução constitucional especialmente na Suprema Corte Americana 19:

Specifically, the Court held that the Intellectual Property Clause requires that Congress (a) act only when extending an exclusive right promotes “[i]nnovation, advancement, and . . . add[s] to the sum of useful knowledge” and (b) not recognize exclusive rights “whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.” The Court reasoned that this unusual express limitation on the power granted in the same clause is a reflection of its framers’ aversion to a system of government grants of monopolies in trade—a strategy used by the Crown to reward its favorites.20

No Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer tempo, não existe privilégio. No dizer do CPI/96, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de

19 Constitutional Bounds of Database Protection: The Role of Judicial Review in the Creation and Definition of Private Rights in Information, Yochai Benkler, 15 Berkeley L. & Tech. J. 535 (2000)20 (nota do original) Cf. Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1964) (comparing patent grants under American and English systems). On the aversion to monopolies, and how it resonated in the thinking of the drafters of the Constitution about patents, see Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994).

forma integral por um único documento do estado da técnica 21. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Note-se que, para a apuração de atividade inventiva, não se aplica à regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido assimilada pelo conhecimento geral de um homem do ofício) é esperada para se apurar a obviedade ou não da nova solução técnica.

Atividade inventiva

O art. 13 da Lei 9.279/96 o define:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Note-se que tem sido considerado necessário, como pré-requisito constitucional do privilégio, que a novidade tenha um atributo especial de salto inventivo, que impeça a criação de monopólios para aquisições tecnológicas irrelevantes. Disse a Suprema Corte Americana, em Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1964):

To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art."

Com toda certeza, não cabe usar a mão pesada da coação pública em cada mínima e irrelevante mutação no estado da arte. Quero crer que também no Direito Brasileiro o requisito da razoabilidade e proporcionalidade, num contexto de tanto impacto sobre o princípio da livre iniciativa, exige a atividade inventiva para a concessão de um monopólio instrumental – como são as patentes.

O requisito também é descrito, a partir da expressão inglesa correspondente, como “não-obviedade”.

21 Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.

A questão da não obviedade importa na avaliação de questões de direito e de fato. Para tal determinação, se levam em conta quatro fatores: a) o conteúdo e alcance das anterioridades b) as diferenças entre tais anterioridades e o novo invento c) o nível de complexidade do campo da técnica a qual pertence à invenção d) a ocorrência de certos índices abaixo indicados 22.

Alguns elementos para a apuração desta não obviedade são: a) o tempo decorrido desde a anterioridade em questão. b) o efeito inesperado ou surpreendente. C) a economia de tempo c) o resultado aperfeiçoado d) vantagens técnicas ou econômicas consideráveis. Quanto ao último elemento, que importa em avaliar o provável sucesso comercial do invento, divergem as jurisprudências nacionais 23. A tendência européia é de dar menos peso a este índice.

A noção de decorrer de maneira evidente do estado da técnica indica que o padrão de avaliação é o homem especializado na matéria, mas não o maior expoente mundial do setor. Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, operando no setor industrial pertinente. Decididamente, o parâmetro não é do cientista exponencial, laureado com o prêmio Nobel.

A referência ao estado da técnica, de outro lado, representa a noção legal aplicável ao conceito de novidade (vide acima), mas tomada aí como base, e não como limite, a partir da qual se apurará o quantum de não obviedade. Assim, o parâmetro de avaliação é o do técnico na arte (definido como no parágrafo anterior) provido dos conhecimentos gerais do estado da técnica. Daí se apurará a obviedade ou não da invenção 24.

Nem tudo que for legalmente anterioridade, para efeitos de novidade, será levado em conta para a base de apuração de atividade inventiva; o documento não publicado à época do depósito da segunda patente sobre o mesmo

22 T.G. Wiseman, “Biotechnology patent application examination”, in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI, New York (1989). Maria Thereza Wolff, Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia, Revista da ABPI, Nº 26 - Jan. /Fev. 1997.23 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) “the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy”.24 Notam os autores que há diferenças sensíveis na apuração do estado da arte para novidade e para atividade inventiva. Naquela, o estado da arte deve ser idêntico, e compreender também o que já foi objeto de depósito, mas não de publicação. Não assim no caso da atividade inventiva, para a apuração da qual se levam em consideração os conhecimentos agregados (não idênticos) e o que realmente estava à disposição do público antes da data do depósito. Betrand, op. cit., p. 122. Vide também Maurício Lopes de Oliveira, Reflexão Sobre a Atividade Inventiva, Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999.

problema técnico, que será novidade para o segundo depósito a teor do art. 11 § 2º. do CPI/96, certamente não integrará o conhecimento geral do estado da técnica.

A obrigatoriedade do exame de anterioridades

Definidos os requisitos cuja existência tem de ser especificada no exame técnico, vejamos a questão da cogência de se fazer esse exame:

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.

Mais adiante, preceitua a mesma lei:

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

A lei prossegue determinando quais são os fundamentos da nulidade administrativa:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; (...)

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão.

No caso da nulidade judicial, cabem examinar-se, além das hipóteses listadas para o exame administrativo de nulidade, quaisquer outras causas.

Como veremos mais adiante, a primeira razão de nulidade administrativa é um tanto vasta, e exige aplicação de uma regra da razão. A análise das causas de nulidade deve levar em conta antes de tudo a função social da patente – está ou não servindo à comunidade sem lesar os concorrentes?

Mas a falta de exame de anterioridades do objeto do pedido, no Direito Brasileiro, é causa essencial de nulidade, e insuprível. Conceder um monopólio sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

Assim entendem os clássicos. Gama Cerqueira 25, falando do Código de 1945:

25 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, págs. 295 e 296.

193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das causas específicas de nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, as quais afetam diretamente a patente, há outras causas que podem viciar o ato da concessão do privi légio, o qual, como ato administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à validade dos atos administrativos -em geral. Assim, por exemplo, a concessão do privilégio emanada de autoridade incompetente é nula.

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dai lugar à anulação do ato de concessão da patente destaca-se, pela sua importância, a inobservância das formalidades processuais prescritos na lei. A concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o procedimento administrativo por meio do qual a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses atos, a que se denomina processo administrativo e que abrangem desde o pedido do interessado até a decisão final, constituem um ato complexo, sujeito a normas prescritas no Cód. da Propriedade Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o cumprimento das exigências formuladas para a regularização do processo, a interposição de recursos, etc., e os que ficam a cargo da própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que a lei prescreve para assegurar aos inte ressados os seus direitos e afastar o arbítrio das autoridades, que estão obrigadas a observá-las, e as que se destinam a manter a boa ordem do serviço público, permitindo às auto -xidades o exato desempenho de suas atribuições. Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais, cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Estão nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio (Cód. Civil, art. 145, III) e, por conseqüência, a patente que houver sido expedida, sem prejudicar, entretanto, o direito do inventor, porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto em que ela se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, inclusive o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o interessado prosseguir no processo, aproveitando os atos úteis nele praticados.

Quanto às formalidades do pedido, que o requerente do privilégio deve preencher, de acordo com o art. 17 do Código, a sua omissão não prejudica a patente, nem o ato da concessão, salvo nos casos previstos no art. 83, ns. 3. 0 e 4.0, do Código, em que se verifica a nulidade do privilégio.

Não menos veemente é Pontes de Miranda 26:

26 MIRANDA. Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVI - parte especial Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, § 1935, pgs. 329 e 330. É de notar-se, porém, que, ao contrário do que ocorre no direito vigente, Pontes entendia que no Código de 1945 as nulidades procedimentais não mais eram suscitáveis após a transitar em julgado a decisão administrativa”, que ocorreria ao fim do período do então cancelamento administrativo. A esse propósito, argumenta Sérgio d’Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – Vol. 346 Doutrina “"3. Dentro de cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o prazo pertinente, ou decidida a ação administrativa, dá-se a preclusão processual na instância executiva. 3.1. Essa preclusão não atinge, no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como renúncia às outras formas subseqüentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na instância administrativa, ou já na judicial.".

2 FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A relação jurídica processual administrativa é à semelhança da relação jurídica processual, na justiça. Há atos processuais e formalidades processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve estabelecimento da relação jurídica processual administrativa. Qualquer decisão que então se profira favorável à patenteação cai no vácuo; não existe como decisão sobre patente de invenção e a patente de invenção é nenhuma, podendo ser declarada a inexistência dela, ainda incidentemente. Idem, se houve pedido sem qualquer relatório.

São causas de nulidade:

(...) b) se não houve o exame formal (aliter se somente foi defeituoso por omissão), ou o exame técnico (arts. 22 e 23)

c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para conhecimento público e apresentação de oposição no prazo legal (art. 26), que se conta da data da publicação (procedimento edital) ;

d) se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por parte de terceiro, não a apreciou o funcionário administrativo, nem admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu recurso (art. 27) ;

e) se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado o prazo de recurso.

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual podem ser aproveitados pelo requerente.

Igualmente os tratadistas contemporâneos apontam a nulidade:

“Tanto em face das leis anteriores como na atual o processo segue durante toda a sua tramitação uma série de eventos que devem ser rigorosamente cumpridos, os quais na realidade dizem respeito:- Exame Formal, Exame Prévio e Exame Técnico, publicação da invenção, abertura de prazo para apresentação 'de oposição, deferimento ou indeferimento, recurso. Se eventualmente for constatado que o pro -cesso não tramitou regularmente ou o próprio INPI deixou de publicar os seus respectivos despachos no órgão oficial, é certo que será motivo não só para o próprio INPI como também para terceiros prejudicados promover a sua nulidade 27”.

“Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios de tramitação que não são de responsabilidade do titular. Por exemplo, incidiria nesta previsão a patente em que o próprio INPI omitiu uma formalidade essencial, como a publicação correta do nome do requerente ou titular.

Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, voltando o processo à etapa em que ocorrida a omissão. Sanada a falha, pode a patente ser correta e validamente concedida” 28.

27 SOARES, José Carlos Tinoco. Código da Propriedade Industrial - Comentários à Lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945, São Paulo Editora Resenha Tributária Ltda.,1974, pgs: 104 à 107.28 DANNEMAN.Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 2001, pgs. 135 à 139.

Os autores estão bem cientes a respeito de que nulidades procedimentais sejam determinantes para a nulidade da patente; como indica Cabanella de las Cuevas, o mais cintilante especialista argentino:

“En primer lugar, no cualquier violación de la legislación de pa tentes es suficiente para declarar la nulidad de una patente ya concedida. Los requisitos sustantivos y adjetivos del otorgamiento de patentes son de tal variedad y complejidad que muchos de ellos tienen muy escasa incidencia respecto de la satisfacción de los fines a los que se dirige el Derecho de patentes. Como se expuso precedente mente era este apartado, debe ser aquí de aplicación el principio "de minimis non curat lex". Ello es particularmente importante respecto de los vicios que afecten al procedimiento de concesión de la patente. Una demora insignificante era el cumplimiento de alguno de los plazos establecidos por la LP o una omisión menor era las publicaciones exigidas por esa Ley no debe originar la nulidad de la patente afectada 29. (…)El procedimiento tiene una función instrumental respecto de la determinación de los extremos sustantivos del otorgamiento de patentes, y por lo tanto, según se expuso en el párrafo anterior, la relevancia de los vicios en materia de procedimiento debe apreciarse a la luz del impacto que tales vicios tengan en relación con los aspectos sustantivos de las patentes.

Com todo esse cuidado, não restam dúvidas que o nosso caso é de nulidade:

“También serán nulas las patentes respecto de las cuales no se haya realizado el examen que exige la legislación aplicable” 30

Assim, não restam dúvidas de que a nulidade incorrida neste caso é inamovível, e só curada com a declaração pretendida.

A nulidade pelo não atendimento ao princípio da motivação

Uma razão suplementar, mas não menos cogente, de nulidade da patente em exame, é que, sem fazer busca e exame substantivo, o técnico do INPI deixou de motivar sua decisão.

Diz a Lei Nº 9.784, de 29 de Janeiro de 1999, que “Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Não haverá dúvidas de que a constituição de uma patente, restringindo o interesse de terceiros, seja um de tais atos administrativos.

O ato administrativo que concede a patente tem de apoiar-se no exame técnico. Ora, a busca é um elemento inescapável dessa motivação. Se a folha de busca indicasse inexistir anterioridades, a motivação seria errônea. O ato

29 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las Patentes de Invención, Editorial Heliasta, 2001, p. 537. 30 Cabanellas, p. 539.

mereceria correção. A patente em si mesma seria nula, mas simplesmente pela carência de um requisito fático.

Com a vacuidade da folha de busca, falta um elemento essencial da motivação. A nulidade é procedimental, e nem por isso menos lesiva. Aliás, mais, pois a busca improfícua é um fato da vida. A inexistência de busca é uma negligência da Administração. Sempre se escusará o ato falho por acaso, ou deficiência de base de dados.

Assim, temos aqui uma nulidade além de medular, resultado de negligência. Não se aponta uma pessoa singular, o técnico, como negligente. As deficiências e o desrespeito da União Federal para com os técnicos do INPI são proverbiais. Mas, diz o provérbio multissecular, quem não tem competência não se estabeleça. Quem não tem competência para manter uma escritório de patentes diligente e honesto não cobre retribuições para não fazer exame.

Voltemos à questão de Direito:

Como ensina Marcelo Caetano:25

A fundamentação exerce, no acto resultante do exercício de poderes, o mesmo papel que na sentença: mostra como os factos provados justificam a aplicação de certa norma e a dedução de determinada conclusão, esclarecendo o objeto do acto (...) Os motivos são as razões por que órgão administrativo tomou certa decisão, e podem consistir em fundamentos de direito ou em factos . Em qualquer caso, a fundamentação deve ser congruente e exacta. Congruente, isto é, os motivos devem aparecer como premissas donde se extraia logicamente a conclusão, que é a decisão. Se há contradição entre a fundamentação e a decisão, essa incongruência não pode deixar de influir na validade do acto (...)

Apenas tendo conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que levaram à prática do ato é que o Estado-Juiz pode verificar se o Estado-Administrador conteve-se nos limites de sua competência ou se a transbordou, editando atos que não guardam relação de compatibilidade vertical com as normas que lhes servem de fundamento de validade.

Afinal, como ensina Lúcia Valle Figueiredo,26 citando Bentham: good decisions are such decisions for which good reasons can be given (boas decisões são aquelas decisões para as a quais para as quais boas razões podem ser dadas) 31.

Concluo, deste feita, que a nulidade da concessão da patente resulta também de carência de um dos elementos de motivação necessária.

25 Manuel de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 435 apud MACHADO, Hugo de Brito Impostos Flexíveis e a Motivação dos Atos Administrativos. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 63, 2000.26 [nota do original] Curso de Direito Administrativo, p. 51.31 Lúcia Valle Figueiredo (Coordenadora), Comentários à Lei Federal de Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99)

Conclusões

a) Há nulidade na concessão de patente no caso em que tenha havido a falta de busca de anterioridades, denotada no procedimento constante dos autos do processo pertinente. Essa nulidade é insanável, e conhecida de ofício.

b) O ato administrativo que concede a patente tem de apoiar-se no exame técnico. Ora, a busca é um elemento inescapável dessa motivação. Se a folha de busca indicasse inexistir anterioridades, a motivação seria errônea. O ato mereceria correção. A patente em si mesma seria nula, mas simplesmente pela carência de um requisito fático. Mas, no caso, inexistiu busca.

c) A busca e exame são necessários para garantir a existência dos pressupostos substanciais da patente, que lhe garantem a viabilidade constitucional. A falta de exame de anterioridades do objeto do pedido, no Direito Brasileiro, é causa essencial de nulidade, e insuprível. Conceder um monopólio sem determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável.

d) O procedimento de patentes é multilateral e aberto a todos, a busca e exame feitos pelo órgão público não pode ser substituído pela análise privada ou mesmo pela perícia judicial.Assim, o balanceamento de interesses atendido pela lei de patentes brasileira, a série de vantagens e garantias que ela assegura ao titular da patente, tem como contrapartida necessária que seja feito uma busca e um exame substantiva de anterioridades. Mais, é exigência legal e de fundo constitucional que esse exame e busca sejam feitos pelo INPI.

e) O interesse de terceiros e o interesse público em vedar patentes falsas exigem que a busca e exame sejam feitas de forma pública e acessível, livremente cogniscível e contestável. Sem o conhecimento público, interesses individuais, que poderiam ser suscitáveis no procedimento administrativo, ficam inconscientes. Sem o conhecimento, impossível a contestação.

f) Com efeito, num procedimento judicial de nulidade de patente vigem as normas de legitimidade ad causam¸ que vedam ao terceiros não legitimados ao feito (o que é diferente do interesse material na existência e vigência da patente) o acesso à informação e à discussão da patente 32, muito embora o efeito da nulidade seja pro omnes.

g) Assim, não é suprível a nulidade procedimental administrativa da falta de busca e exame pelo INPI através da revisão judicial. E, por cintilante óbvio, tal nulidade é declarável de ofício pelo juiz, mesmo sem ser alegada na inicial. A tutela aí não é de interesse privado.

32 Para uma profunda discussão quanto à questão da legitimidade nas ações de nulidade de patentes e marcas, vide Sérgio d’Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – Vol. 346.