fls. 1517 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São...

TRIBUNAL DE JUSTIÇAPODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2017.0000061578

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1089397-59.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados AUTOMATUS ENGENHARIA LTDA., ENGEME SOLUÇÕES TECNOLÓICAS LTDA. e POLARIS AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS LTDA., é apelado/apelante EZIO MOURA RINALDI.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso das corrés, conheceram em parte o recurso do autor, e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. v.u. Sustentou oralmente a Dra. Luciana M. Grossling.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANCISCO LOUREIRO (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E HAMID BDINE.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2017

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

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São Paulo

Apelação nº 1089397-59.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO Nº 15.913 C - 2/32

Apelação nº 1089397-59.2014.8.26.0100

Comarca: São Paulo 20ª Vara Cível

MM. Juíza de Direito Dra. Elaine Faria Evaristo

Apelantes: Automatus Engenharia Ltda. e outras

Apelados: Ezio Moura Rinaldi

VOTO Nº 15.913

Ação cominatória cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais. Direito de marca. Marca “automatus”. Prova pericial adotada pela sentença de parcial procedência prolatada em primeiro grau que lhe dá confiável e adequado suporte. Corrés que detém o direito de uso da marca em classe diversa daquela titulada pelo autor e, apesar disso, violam o direito deste na classe que lhe cabe junto ao INPI. Pedido cominatório, de abstenção de uso, portanto, corretamente acolhido pela sentença. Possibilidade, também afirmada sentencialmente, de coexistência do nome “automatus” na denominação social de uma das corrés, que o detém registrado em classe diversa da do autor. Pedido indenizatório. Prescrição quinquenal (art. 225 da Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96). Danos morais, negados pela sentença, que se devem considerar devidos “in re ipsa”. Dos apelos,

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desprovidos os das corrés, provido em parte o do autor.

RELATÓRIO.

Trata-se de julgar apelações das partes em

ação cominatória de abstenção de uso da marca Automatus,

cumulada com pedidos de indenização por lucros cessantes, danos

emergentes e morais, movida por Ezio Moura Rinaldi contra

Automatus Engenharia Ltda., Engeme Soluções Tecnológicas Ltda. e

Polaris Automação de Sistemas Ltda.

Eis o relato do feito constante da r. sentença

apelada, de parcial procedência (fls. 629/630):

“EZIO MOURA RINALDI ajuizou ação contra AUTOMATUS

ENGENHARIA LTDA., ENGEME SOLUÇÕES

TECNOLÓGICAS LTDA. e POLARIS AUTOMAÇÃO DE

SISTEMAS LTDA., alegando que as rés vem se utilizando, de forma

indevida, da marca AUTOMATUS, pertencente ao autor. Assim,

pleiteia a condenação das rés: a) ao pagamento de indenização fixada

em 20% do faturamento bruto e demais operações que tenham

trazido benefício econômico às rés, nos últimos dez anos, em

operações de venda de produtos abrangidos pela classe 9; e b) na

obrigação de se abster do uso do nome 'automatus', em quaisquer

meios, com a alteração do nome comercial da primeira ré na Junta

Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Indeferida a antecipação da tutela, as rés apresentaram contestação,

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alegando a inépcia da inicial, a ausência de documentos essenciais e a

falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, alegaram possuírem

registro da marca AUTOMATUS no INPI.

Rejeitadas as preliminares apresentadas em contestação, foi

determinada a realização de perícia, cujo laudo foi apresentado a fls.

436/488, com esclarecimentos a fls. 596/608.

Foi dada às partes oportunidade para manifestação.” (fl. 629).

Pelo r. saneador de fls. 387/388, as

preliminares de defesa foram repelidas e determinou-se a realização

de perícia, verbis:

“Vistos.

EZIO MOURA RINALDI ajuizou ação contra AUTÔMATUS

ENGENHARIA LTDA., ENGEME SOLUÇÕES

TECNOLÓGICAS LTDA. e POLARIS AUTOMAÇÃO DE

SISTEMAS LTDA., alegando que as rés vêm se utilizando, de forma

indevida, da marca AUTOMATUS, pertencente ao autor. Assim,

pleiteia a condenação das rés: a) ao pagamento de indenização fixada

em 20% do faturamento bruto e demais operações que tenham

trazido benefício econômico às rés, nos últimos dez anos, em

operações de venda de produtos abrangidos pela classe 9; e b) na

obrigação de se abster do uso do nome 'automatus', em quaisquer

meios, com a alteração do nome comercial da primeira ré na Junta

Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

As rés apresentaram sua contestação.

É o relatório. Decido.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Entendo que o autor expôs,

de forma adequada, os fatos e fundamentos de seu pedido, bem como

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o próprio pedido, não se podendo falar em inépcia.

Rejeito as preliminares de ausência de documentos essenciais e de

falta de interesse de agir. Não há, no caso dos autos, ausência que

impeça o prosseguimento do feito e o enfrentamento do mérito. A

eventual ausência de alguma prova poderá conduzir à improcedência

da ação, e não à pretendida extinção sem resolução de mérito.

Quanto à pretendida antecipação da tutela, mantenho integralmente a

decisão de fls. 123, por seus próprios fundamentos, acrescentando

ainda que, tendo as rés comprovado que também gozam de registro

no INPI em seu favor, a questão merece mais aprofundado exame.

Qualquer determinação nesta fase, antes da realização da perícia,

poderia causar injusto prejuízo. Logo, tudo recomenda que se aguarde

a perícia.

Não havendo outras preliminares a decidir, nem irregularidades a

sanar, dou o feito por saneado.

Defiro a produção de prova pericial, conforme requerido pelo autor.

Ambas as partes possuem registro da marca AUTOMATUS no INPI,

mas em classes distintas. Assim, a prova se destina a verificar se, em

sua atividade, as rés utilizam a marca AUTOMATUS para as

atividades previstas na classe de que possuem o registro ou se

invadem a classe cujo registro pertence ao autor.

Para tanto, nomeio BORIS LARGMAN. Intime-se-o para que estime

o valor de seus honorários, em cinco dias.

Com a estimativa, intimem-se as partes para manifestação e, em caso

de concordância, para depósito pelo autor, no prazo de cinco dias.

Com o depósito, intime-se o perito para apresentação do laudo, em

trinta dias.

Quesitos e assistentes técnicos em cinco dias.

Intime-se.”

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Laudo pericial a fls. 436/488,

complementado, diante de críticas das partes, pelo ilustre engenheiro

Largman a fls. 596/608.

Seguiu-se a r. sentença (fls. 629/631), como

dito de parcial procedência, fundada essencialmente no que apurou o

perito.

Embargos de declaração de Automatus Ltda.

a fls. 633/640.

Embargos do autor a fls. 641/653.

Pela r. decisão à fl. 654, os primeiros foram

rejeitados e os segundos acolhidos, suprida omissão na apreciação do

pedido acerca dos danos morais, reputados inocorrentes.

Novos declaratórios do autor, fls. 656/660,

foram recebidos para suprimento de outra omissão, reescrevendo-se o

dispositivo sentencial, que ficou sendo o seguinte:

“Vistos.

Acolho parcialmente os embargos de declaração opostos, unicamente

para corrigir omissão relacionada ao pedido formulado no item 14.2

da petição inicial. Assim, passa o dispositivo da sentença a ter a

seguinte redação:

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'Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação

proposta e, em consequência, condeno as rés na obrigação de não fazer consistente

em se absterem de usar a expressão 'automatus' em operações de venda e

quaisquer divulgações de produtos contidos na Classe 09, sob pena de multa de

R$50.000,00 por cada indevida utilização. Além disso, condeno as rés ao

pagamento de indenização ao autor fixada em 20% do valor de toda e qualquer

operação que tenha trazido benefício econômico às rés, referente a venda de

produtos abrangidos pela Classe 09, em associação com a marca 'automatus', nos

últimos cinco anos contados da data da propositura da ação, com correção

monetária a partir da data de cada operação e com juros de mora de 1% ao mês a

partir da data da citação. Tal condenação será objeto de liquidação por artigos.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e

despesas processuais e com os honorários advocatícios de seu próprio patrono.'

No mais, permanece a sentença tal como foi lançada, não

vislumbrando outras omissões, contradições nem obscuridades a

sanar.

P.R.I.C.” (fl. 1.312).

Apelação das corrés a fls. 661/708.

Reiteram as preliminares, arguidas em

contestação, de falta de interesse de agir e de prescrição.

No mérito, invocando a função social da

marca, apontam a falta de semelhança dos logotipos, discorrem acerca

de peculiaridades das classes de uso da marca registradas no INPI.

A marca do autor é nula.

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Não houve concorrência desleal.

Apontam fato superveniente: caducidade do

direito do autor à marca.

Não há conflito territorial, posto que o autor

atua em São Paulo e as corrés no Rio Grande do Sul.

É o caso de aplicação do art. 110 da Lei de

regência (nº 9.279/96).

Não houve danos materiais.

Cientes do recebimento dos segundos

declaratórios do autor, as corrés complementaram suas razões de

apelo (fls. 1.314/1.316).

Pedem sejam os ônus sucumbenciais

impostos apenas ao autor.

Apela também este (fls. 1.317/1.336).

Pretende o provimento da apelação para que

a corré Automatus Ltda. retire a palavra de sua denominação social.

Pede a condenação das corrés em danos

morais, que estima em R$ 50.000,00.

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Mais, sejam as corrés condenadas a

interromper o uso da marca automatus em quaisquer sites ou outros

meios de divulgação, insuficiente, reputa, a determinação sentencial

de que se abstenham de uso em associação com a classe 09.

Mais ainda, que a liquidação dos danos

materiais se dê por meras contas aritméticas, calculando-se 20% sobre

o total das operações.

Requer que a indenização compreenda não

apenas o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mas também

todo o período de trâmite desta.

Por fim, que os ônus sucumbenciais sejam

integralmente impostos às rés, dada sua sucumbência mínima.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Procede-se ao julgamento consoante as

normas do Código Buzaid, em que pese o disposto nos arts. 14 e

1.046 do NCPC, posto que a r. sentença foi prolatada em sua

vigência. Trata-se do princípio do isolamento dos atos processuais,

que regula “direitos adquiridos ao longo do processo que não podem

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ser atingidos pela nova legislação” (JOSÉ MIGUEL GARCIA

MEDINA, CPC Comentado, 3a ed., págs. 71/72). Nesse sentido, STJ-

Corte Especial, ED no REsp 600.874, JOSÉ DELGADO, cit. por

THEOTONIO NEGRÃO e continuadores, CPC, 47a ed., pág. 988.

Examinando por primeiro o recurso das rés,

observo que as preliminares, ambas (de falta de interesse de agir e

prescrição), já haviam, anteriormente, sido rejeitadas pelo r. saneador,

antes transcrito, que restou irrecorrido.

A rejeição da primeira, de índole processual,

foi expressa. Nada mais é necessário, pois, para fundamentar sua

rejeição.

A da segunda, material, foi implicitamente

rejeitada, na medida em que, tendo sido articulada em contestação, há

de se entender incluída na seguinte oração do r. saneador: “Não

havendo outras preliminares a decidir, nem irregularidades a sanar,

dou o feito por saneado”.

De todo o modo, com a marcação do dia

inicial do período indenizatório no do início do quinquênio anterior à

propositura da ação (dispositivo, com alterado na decisão dos

segundos declaratórios do autor fl. 1.312), bem andou a r. sentença,

como dispõe a Lei da Propriedade Industrial:

“Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano

causado ao direito de propriedade industrial.”

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Nesta 1a Câmara de Direito Empresarial:

“MARCA. Abstenção e indenização por perdas e danos decorrentes

do uso indevido da marca insulfilm. Prescrição, não ocorrência.

Prazo quinquenal. Inteligência do art. 225 da Lei 9.279/96. Parte ré

que não é ilegítima porque responsável pela oferta de veículos com a

cortesia da instalação de película protetora nos vidros cujo fabricante

não é a autora (insulfilm), mas concorrente. Prejuízos materiais

evidentes a serem apurados em liquidação. Dano moral que também é

devido, ante a violação ao direito de imagem da autora. Recurso da

autora provido integralmente e da ré em parte.” (Ap.

9112365-29.2009.8.26.0000, TEIXEIRA LEITE).

Na 10a Câmara de Direito Privado da Corte:

“PRESCRIÇÃO - Ação de abstenção de uso de marca cumulada com

pedido de indenização por perdas e danos e por uso indevido da

marca - Prescrição de vinte anos da primeira e quinquenal, da segunda

- Alegação de prescrição desta Inocorrência - Prazo que deve ser

contado da verificação da violação e do dano -Ação ajuizada no prazo

- Preliminar afastada.

INTERESSE PROCESSUAL - Alegação de perda de interesse

processual ante a alteração da denominação da empresa, no

transcorrer da ação - Interesse da autora presente no momento da

propositura - Ré que deu causa ao ajuizamento -Interesse preservado,

portanto, seja quanto aos ônus sucumbenciais, seja quanto aos

pedidos de indenização - Preliminar afastada.

MARCA - Ação de abstenção cumulada com indenização por uso

indevido de marca - Autora que é proprietária da marca 'TRIAL',

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devidamente registrada no INPI - Possibilidade de compelir a

abstenção a quem quer que seja por utilização indevida - Expressão

que constou no nome comercial da empresa Ré, bem como de sua

sede e publicidade - Alteração, no transcorrer da demanda, do nome

comercial, para evitar conflitos com a autora - Empresas sediadas em

locais diversos e distantes entre si (Cruzeiro e São Paulo, Capital)

Irrelevância - Uso indevido que pode induzir o consumidor a erro, a

dano também de titular da marca - Indenizações postuladas a serem

objeto de liquidação por artigos - Ação julgada procedente, sentença

mantida, exceto no tocante à indenização por uso indevido, que foi

fixada, mas fica remetida para a execução, com elevação da verba

honorária. Apelação da autora provida em parte, não provida a da ré.”

(Ap. 9091682-15.2002.8.26.0000, JOÃO CARLOS SALETTI).

E na 4a Câmara de Direito Privado:

“Agravo de Instrumento. Decisão que afastou a ocorrência

da prescrição e determinou a realização de perícia. Empresa agravada

que teve ciência inequívoca da utilização da marca ESKALA durante

a longa transação comercial entre as partes que data desde 1999.

Irrefutável ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo

225, da Lei de Propriedade Industrial. Afastado o pedido de reparação

de danos. Recurso provido em parte.” (Ap.

0207911-02.2011.8.26.0000, FÁBIO QUADROS).

Rejeitadas, portanto, as preliminares, indo ao

mérito, valho-me, para manter, essencialmente, as condenações

impostas às corrés, adotando-os (RITJSP, art. 252), dos fundamentos

da r. sentença, da lavra da MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível do

Foro Central da Capital, Dra. ELAINE FARIA EVARISTO, que bem

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analisou a prova colhida em instrução.

Eis a motivação da r. sentença:

“Entendo que merece total credibilidade o laudo do ilustre perito

judicial, porque equidistante das partes, sem nenhum interesse em

beneficiar qualquer uma delas.

Analisando as atividades das rés, constatou o ilustre perito que as rés

não utilizam a marca automatus somente para atuarem como

prestadores de serviços, nos limites da Classe NCL (7) 37, mas

extrapolam esse limite, utilizando a marca para industrializar e

comercializar produtos contidos na Classe 09, invadindo portanto a

classe cujo registro pertence ao autor (fls. 488).

Diante disso, fica evidente a ação ilícita das rés, violadora do direito

de marca do autor.

Embora as rés aleguem que atuaram apenas dentro da 'prestação de

serviços', tal não é verdade. O documento de fls. 300 dos autos, por

exemplo, comprova que a ré Automatus Engenharia Ltda.

efetivamente vendeu produto inserido na Classe 09, tal como

concluiu o ilustre perito.

Também não merece acolhida a alegação das rés de que as partes

atuam em segmentos diferentes, já que ambos atuam com automação

de máquinas (vide fls. 177, último parágrafo). Tendo os réus,

portanto, extrapolado os limites da mera prestação de serviços,

evidente a violação ao direito do autor.

Dessa violação, nasce o dever de indenizar. Mostra-se bastante

razoável a pretensão de recebimento de indenização de 20% do valor

de toda e qualquer operação que tenha trazido benefício econômico

às rés, referente a venda de produtos abrangidos pela Classe 09, em

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associação com a marca 'automatus', nos últimos cinco anos contados

da data da propositura da ação. Isto porque a prescrição para ações de

reparação civil envolvendo direito industrial ocorre em cinco anos

(Art. 225 da Lei Federal n. 9.279/96: Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para

reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial).

Quanto ao nome comercial da ré AUTOMATUS ENGENHARIA

LTDA., reputo improcedente a pretensão de exclusão da expressão

'automatus'. Isso porque a ré é também legítima detentora dessa

marca, mesmo que para outra classe. Logo, enquanto também

detentora dessa marca, é legítima sua utilização no nome comercial da

ré.

Se a ré, porém, violar o direito do autor, atuando em área que

extrapola sua Classe, deve a ré reparar os prejuízos que causar ao

autor.” (fls. 629/630).

Não custa transcrever as conclusões

periciais, em que, fundamentalmente, como se vê, escorou-se a r.

sentença:

“VI. CONCLUSÃO

1 -Fica claro através dos documentos juntados aos Autos,

principalmente o contido na fl. 218 que a requerida AUTOMATUS

ENGENHARIA LTDA, possui somente a titularidade do Processo

823785017 Marca Mista 'AUTOMATUS', para designar serviços da

Classe na NCL(7) 37 para construção; reparos, manutenção e

conservação em geral; serviços de instalação, mais especificamente

Serviços de Reparação, Conservação e Montagem de Instalação

Elétrica, Hidráulica e Gás; Serviços de Reparação, Conservação e

Montagem de Máquinas e Equipamentos Industriais, e Implementos

Agrícolas.

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2- Por outro lado, o Requerente EZIO MOURA RINALD, é titular

do processo 828474770 da Marca Mista 'AUTÔMATUS' conforme

certificado de registro fl. 30, para designar produtos da Classe NCL(8)

09 que incluem aparelhos e instrumentos científicos, náuticos,

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de

ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper,

transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos

para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de

registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras

automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas;

caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de

processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de

incêndio, mais especificamente alarmes; circuito impresso;

computador (periféricos); computador (programa de-); controle

(aparelhos elétricos); controle remoto (aparelhos); controle remoto de

operações industriais (instalações elétricas); detectores de metal para

uso industrial ou militar; detectores de moedas falsas; dimmers

[interruptor de graduação de intensidade luminosa]; elevadores

(dispositivos para operar); etiquetas eletrônicas para mercadorias;

fechaduras elétricas; fechos de porta, elétricos; indicadores eletrônicos

emissores de luz; instalações elétricas para controle remoto de

operações industriais; interfaces [para computadores]; interruptores de

graduação de intensidade luminosa [dimmer]; laboratório (bandejas de-

); laser, exceto para uso médico; máquinas automáticas de venda;

metal (detectores de-) para uso industrial ou militar;

microprocessadores; painéis de controle [eletricidade P0334 periférico

de computador POS39 plotters [traçador gráfico P0656 portas

(dispositivos elétricos para abrir) P0740 precisão (aparelhos

medidores de-); programa de computador gravado; quadro eletrônico

para avisos; revestimento para cabos elétricos; rotores; sinais

eletrônicos (transmissores); somar (máquinas de-); sonares; sondagem

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(aparelhos e máquinas para-); sondas para uso científico;

transmissores de sinais eletrônicos; transmissores [telecomunicação];

vedar embalagens (aparelhos elétricos para-); venda (máquinas de-);

(todos incluídos nesta classe).

3- A partir da analise de cada marca, em confronto com os

documentos juntados aos autos, principalmente as folhas Fls. 80, 81,

82, 83, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 301, 302, 327, 331, 356, 363, 364,

365, 366, 367 fica nítido que as Requeridas não utilizam a marca

'AUTOMATUS' somente para atuarem como prestadores de serviços,

conforme determina a Classe na NCL(7) 37, e sim utilizam a referida

marca também para industrializar e comercializar produtos contidos

na Classe 09, portanto, invadem a classe cujo registro pertence ao

autor.” (fls. 486/488).

Claro está, portanto, que houve concorrência

desleal, no que respeita à utilização, pelas corrés, da marca

automatus não só na Classe NCL(6) 37, o que era seu direito, mas

também na comercialização de produtos contidos na Classe 09, em

que validamente o autor detinha, como detém, registro no INPI.

Fazendo-o, nas palavras do laudo, invadiram o direito marcário do

autor, com ele concorrendo deslealmente.

O alegado fato superveniente é argumento

que tangencia a litigância de má-fé, posto que deduzido a partir de

documentos juntos aos autos após a sentença, decorrentes de

intervenção que elas mesmas, corrés, fizeram em processo

administrativo que tramita junto ao INPI (referentemente ao registro

828474770). O processo é de 17 de abril de 2015; a r. sentença de 22

de janeiro de 2016. Não há fato novo, nem decisão da autarquia a

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respeito. Nada impede o trâmite desta ação. A conferir, documento

copiado às contrarrazões do autor, fl.1.428.

Como decide esta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA

CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. USO

INDEVIDO DE MARCA. PREVENÇÃO. Inocorrência. Reunião

de processos por conexão. Impossibilidade pela competência absoluta

da Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição Federal e da Lei n.

9.279/96, art. 175). Demanda envolvendo o INPI, autarquia federal,

em razão de pedido de nulidade do registro da marca conferida à

agravante. Conexão só admitida para competências relativas. Regra do

art. 54 do CPC/15. Irrelevância do momento da citação em um dos

processos. Juízo prevento que se dá pela distribuição da primeira ação

(CPC/15, art. 58/59). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Ausência de plausibilidade do direito invocado. Recurso improvido.”

(AI 2107067-34.2016.8.26.0000, HAMID BDINE).

“PROPRIEDADE INTELECTUAL. Ré agravada que detém

registro da marca 'Automec'. Autora agravante que pretende

provimento declaratório de conteúdo negativo, no sentido de que

não invade a esfera jurídica daquela ao utilizar a marca

'Automechanika', cujo registro no INPI pende de apreciação.

Determinação em Primeiro Grau de Jurisdição

de suspensão do processo até seja apreciado o pleito de registro da

autora. Desnecessidade. Processo administrativo que não enseja

prejudicialidade à presente demanda. Incerteza que persiste até que

ocorra o registro, ou o indeferimento do pedido. Recurso provido.”

(AI 2032055-82.2014.8.26.0000, FRANCISCO LOUREIRO).

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Na 2a Câmara de Direito Empresarial:

“Processual. Propriedade industrial. Concorrência desleal. Demanda

anulatória de transação homologada judicialmente, nos termos do art.

486 do CPC. Suspensão do processo pelo MM. Juízo a quo por

prejudicialidade externa, no aguardo de solução acerca de impugnação

administrativa ao registro por terceira de desenho industrial

relacionado com a discussão travada entre as partes. Notícia pela

autora do julgamento de demanda havida entre a aqui ré e a terceira

titular do registro do desenho industrial. Pretensão ao imediato

julgamento. Suspensão que não havia sido determinada em função da

pendência dessa demanda, mas por outro motivo. Ausência de toda

forma de razão para a prorrogação do sobrestamento, tendo em vista

a ausência de interferência lógica entre as causas externas

mencionadas e o objeto da demanda anulatória do acordo, fundada

em vício de vontade. Agravo de instrumento da autora não provido,

com observação.” (AI 2160845-50.2015.8.26.0000, FABIO

TABOSA).

Anote-se julgado da 3a Câmara de Direito

Privado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Acórdão que

negou provimento a apelação da autora. Omissão, contradição e

obscuridade inexistentes. Ação que não depende do julgamento de

outra causa para o exame do mérito. Registros válidos que protegem

ambas as marcas e garantem o direito de ambas as partes de se

utilizarem das marcas de sua propriedade. Ação anulatória

de marca que, em caso de futuro julgamento, poderá ensejar nova

demanda, mas não a suspensão deste feito, por no máximo um ano

(art. 265, §5º, CPC), até seu julgamento. Validade da marca que é

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existente no momento e que, portanto, impede a procedência da

vedação de seu uso. Exame da colisão das marcas que não é matéria

desta Justiça Estadual, mas sim no âmbito do processo de anulação de

registro de marca, de competência da Justiça Federal. Validade

das marcas e uso liberado a ambas as partes. Embargos rejeitados.”

(Ap. 0008320-67.2010.8.26.0526, CARLOS ALBERTO DE

SALLES).

Indo à alegação a respeito da territorialidade

do uso da marca automatus, como bem apontado nas contrarrazões,

com apoio em v. acórdão da 2a Câmara de Direito Empresarial, relator

o Desembargador JOSÉ REYNALDO (AI

2018440-59.2013.8.26.0000), a proteção das marcas, no direito pátrio,

é nacional.

Decidiu esta Câmara:

“Propriedade industrial. Marca. Proteção devida. Nome de domínio.

Impossibilidade de registro com infração marcaria. Denominação

social que igualmente não se pode contrapor à titularidade

de marca da autora e que goza de proteção em todo o território

nacional. Prescrição não ocorrida. Pedido cominatório procedente.

Gravadas as circunstâncias próprias do caso, assim concernente à

inatividade da exploração da marca pela autora, malgrado ainda de

registro hígido, ausente indenização a arbitrar. Recurso de apelação

provido em parte.” (Ap. 1074237-91.2014.8.26.0100, CLAUDIO

GODOY).

E a 2a Câmara de Direito Empresarial:

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“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA E NOME

EMPRESARIAL. ESTOK E ESTORK. ABSTENÇÃO DE USO

DO NOME 'ESTORK'. CONCORRÊNCIA DESLEAL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Não se pode deixar

de reconhecer que o autor, através do registro da marca 'Estok',

garantiu o uso exclusivo do signo, em âmbito nacional. O réu, no

entanto, tem registro somente no Estado de São Paulo do nome

empresarial 'Estork'. Nessas condições, deve ter preferência a marca,

como já se orientou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A partir

da retirada da sócia que tinha o nome 'Estork', deveria ter o réu

modificado seu nome empresarial, o que não ocorreu e daí o risco de

confusão pelos consumidores em relação aos signos, o que justifica o

reconhecimento da concorrência desleal. Justifica-se, portanto, o

acolhimento do pedido de reparação por danos materiais, indenização

que deverá ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art.

210, da Lei nº 9.279/96. Recurso provido para determinar que o réu

se abstenha do uso do nome 'Estork', bem como para condená-lo ao

pagamento de indenização por danos materiais.” (Ap.

0106978-17.2008.8.26.0003, CARLOS ALBERTO GARBI).

Como explica o Desembargador GARBI no

precedente acima citado pela ementa, a melhor compreensão que se

deve dar ao art. 124, V, da lei de regência (“Art. 124. Não são

registráveis como marca: (…) V - reprodução ou imitação de

elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento

ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou

associação com estes sinais distintivos; ...”), é aquela que se colhe de

precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A interpretação do art. 124, V, da LPI, que melhor compatibiliza os

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institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para

que a reprodução ou imitação de elemento característico ou

diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao

registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa

ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de

tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o

uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou

imitação seja 'suscetível de causar confusão ou associação com estes

sinais distintivos'. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos

autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca,

cuja colidência foi suscitada" (REsp 1.204.488, NANCY

ANDRIGHI; grifei).

Não há espaço, por outro lado, diante da

publicidade decorrente do registro da marca automatus no INPI, para

invocação da escusa de boa-fé (Lei 9.279: “Art. 110. À pessoa que, de

boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de

registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de

continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”)

que se articula nas razões de apelação das corrés.

Finalizando o exame dos capítulos da

alentada apelação das corrés, anoto que, a condenação à composição

dos danos materiais que causou ao autor decorrem do próprio conceito

de proteção à marca registrada.

Como se colhe em boa doutrina,

“Ao mesmo tempo em que o empresário organiza os meios de que

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dispõe para o exercício da empresa, conjugando-os a fim de otimizar

os resultados, destinação essa que dá unidade ao estabelecimento e

que decorre de uma atividade criadora, aplica ao próprio

estabelecimento e aos produtos de sua atividade sinais (nomes e/ou

símbolos) que possam ser reconhecidos pela clientela e pelos

consumidores.

Muito embora esses sinais não constituam obras do espírito (como as

invenções e as obras artísticas), eles estão em estreita ligação com tal

atividade, sendo por isso tutelados... Assim sendo, todos os sinais

usados pelo empresário devem receber a mesma tutela contra a

concorrência desleal...” (NEWTON SILVEIRA, Propriedade

Intelectual, pág. 20).

“Para o bom funcionamento da livre concorrência, é necessário que a

imagem favorável construída por determinada marca seja usufruída

apenas e tão somente por seu legítimo titular. A preferência

conquistada no gosto do consumidor não pode ser deslealmente

desviada por alguém que venha a reproduzir ou imitar indevidamente

a marca de outrem. As vantagens devem ser distribuídas em razão do

mérito; quem adotou determinada marca e por seu labor e

competência tornou-a um sinal distintivo atrativo ao consumidor

deve gozar com exclusividade dos frutos de seu trabalho. Por essa

razão, POUILLET assinala que o fundamento da proteção às marcas

consiste em proteger o trabalho do empresário, de modo a assegurar-

lhe a clientela que logrou granjear por seu esforço. Sem essa proteção,

os concorrentes desleais colheriam os frutos de um esforço alheio. Ao

garantir a exclusividade da marca, a lei tutela todo o trabalho envolto

em seu uso e divulgação que de outro jeito não teria como ser

protegido.” (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, A Distintividade

das Marcas, Cap. II - Ninguém pode colher o que não plantou,

págs. 43/44).

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A jurisprudência deste Tribunal, que será

invocada mais à frente, quando se fizer o exame do pedido recursal do

autor de indenização por danos morais, aborda, também, de resto, a

indenizabilidade do dano material.

Posto isso, não acolho nenhum dos pedidos

recursais das corrés.

Passo, agora, então, ao exame da apelação

do autor.

E, aí, adoto o fundamento sentencial, antes

transcrito, acerca da improcedência do pedido no sentido de que a

corré Automatus Ltda. retire a palavra de sua denominação social.

Afinal, esta empresa, como ponderou o douto Juízo de primeiro grau,

também é legítima detentora dessa marca, noutra classe.

Quanto ao dano moral, leia-se JOÃO DA

GAMA CERQUEIRA:

“A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece,

entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos

casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é

particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de

marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade.

Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o

patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais

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perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os

países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém,

verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da

marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma

progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu

aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a

contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se

revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua

estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que

o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a

concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que,

reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à

confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus

produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas

teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar

providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência

criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda

dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de

sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou

pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os

prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser

interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de

responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido

prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua

ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma

do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o

autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a

infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a

indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059),

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que se apurarem na execução.

E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos

prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de

arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter

a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da

contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao

pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua

vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo

do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca.”

(Tratado de Propriedade Intelectual, 3ª ed., vol. 2, pág.

1.129/1.131).

Outro não é o entendimento do colendo

Superior Tribunal de Justiça:

“Direito empresarial. Contrafação de marca. Produto falsificado cuja

qualidade, em comparação com o original, não pôde ser aferida pelo

Tribunal de Justiça. Violação da marca que atinge a identidade do

fornecedor. Direito de personalidade das pessoas jurídicas. Danos

morais reconhecidos.

- O dano moral corresponde, em nosso sistema legal, à lesão a direito

de personalidade, ou seja, a bem não suscetível de avaliação em

dinheiro.

- Na contrafação, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma

ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber

quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o

fabricante não pode ser identificado por boa parte de seu público

alvo. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da

identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e,

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nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que

circulam no mercado.

- Certos direitos de personalidade são extensíveis às pessoas jurídicas,

nos termos do art. 52 do CC/02 e, entre eles, se encontra a

identidade.

- Compensam-se os danos morais do fabricante que teve seu direito

de identidade lesado pela contrafação de seus produtos.

Recurso especial provido.” (REsp 1.032.014, NANCY

ANDRIGHI; grifei).

“Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de

conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca.

Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca.

Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de

condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da

prova que revele a existência de contrafação, independentemente de

ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não

possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto

falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição

comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da

reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática

de falsificação.

- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o

direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em

consequência, a reparação por danos morais.

- Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 446.761,

NANCY ANDRIGHI; grifei).

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Do mesmo modo, os seguintes acórdãos

das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, a indicar

que a própria contrafação é suficiente para caracterização do dano:

“Marca. Moroccanoil. Abstenção que deve ser confirmada porque o

conjunto imagem, a partir do uso do monograma 'M' existente nos

dois produtos ocasiona concorrência desleal porque capaz de

confundir o consumidor. A configuração visual, ou trade dress,

sempre passível de proteção para evitar o uso parasitário, não é

afrontado pelos diferentes tons de azul existentes nos dois produtos.

Entendimento vencido no julgamento do agravo tirado contra a

antecipação de tutela, mas reiterado porque de novidade probatória

há apenas o laudo que, nesse passo, confirma a confusão pelo uso da

letra M, em tudo igual ao elemento distintivo da marca mista das

autoras. Ordem de abstenção da r. sentença bem determinada.

Recurso adesivo da ré improvido. Marca. Concorrência desleal.

Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que advém da

violação da marca e da concorrência desleal, não ficando o prejuízo

adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento e

podendo ser apurado, em conformidade com a lei, na execução da

sentença. Imperiosidade de pagamento do que pagaria se tivesse

adquirido o licenciamento para uso da marca da autora. Quantum que

se apurará em execução nos termos do art. 210, I a III, da Lei nº

9279/96. Recurso das autoras provido para tanto. Marca.

Concorrência desleal. Dano moral que, tanto quanto o material pelo

uso parasitário da marca, é presumido. Lesão à honra, reputação e

imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do nome da

sociedade empresária, deve ser indenizado para prestígio da marca e

do nome e em benefício do consumidor. Teoria do 'ilícito lucrativo'

mencionada em embargos infringentes em que prevaleceu a tese

sustentada. Arbitramento em R$ 50.000,00 que se ajusta aos

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parâmetros da jurisprudência. Recurso das autoras provido para

tanto.” (Ap. 0015841-75.2012.8.26.0564, MAIA DA CUNHA;

grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. DESERÇÃO.

APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE GUIA DE

RECOLHIMENTO DO PREPARO. As cópias das guias de

recolhimento do preparo apresentam dados que claramente

identificam a presente demanda e os comprovantes de pagamentos

são suficientemente legíveis, de modo que não há qualquer

irregularidade que justifique a pretendida declaração de deserção do

recurso. Preliminar afastada. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

CONTRAFAÇÃO. MARCA. DANOS MORAIS E

MATERIAIS. Danos morais. Não se pode olvidar que a lesão aqui

tratada é o uso indevido da marca da autora, marca pela qual era ela

conhecida no mercado, que integra, segundo a aplicação do art. 52,

do CC, direito da personalidade da empresa. É o quanto basta,

portanto, para reconhecer o dano in re ipsa. Exigir a prova de

prejuízos decorrentes desse uso levaria, como dito, ao

reconhecimento da reparação por dano patrimonial, sendo certo que

o rompimento da exclusividade de exploração da marca, ato por si só

considerado, já representou dano moral à autora, que ficou privada da

tutela de sua identidade no mercado, tutela esta que garantiria o

cumprimento de seus valores empresariais junto aos clientes e

fornecedores, base, portanto, do estabelecimento empresarial.

Majoração da indenização por danos morais. Danos materiais.

Confirmada a contrafação, pediu a autora o pagamento de reparação

por danos materiais. O valor da reparação deverá ser objeto de

liquidação de sentença, observando-se os critérios estabelecidos no

art. 210, da Lei nº 9.279/96. Recurso provido para majorar o valor da

indenização por danos morais, bem como para condenar o réu ao

pagamento de reparação por danos materiais, que será objeto de

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liquidação de sentença.” (Ap. 0000197-29.2014.8.26.0627, CARLOS

ALBERTO GARBI; grifei).

“Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória.

Comercialização de produtos que ostentam alegada reprodução

de marcas registradas de titularidade das autoras. Contrafação.

Alegação de concorrência desleal. Artigo 195, III da Lei da

Propriedade Industrial. Danos materiais. Lucros

cessantes. Danos morais para pessoa jurídica. Possibilidade. Violação

do direito a uso exclusivo da marca pelo titular do registro.

Concorrência desleal configurada. Lei n. 9279/96. Sentença

reformada parcialmente. Recursos parcialmente providos.” (Ap.

1001422-41.2015.8.26.0010, HAMID BDINE; grifei).

“MARCA. Contrafação de mercadorias. Apelante que é responsável

pela fabricação das mercadorias que levam, indevidamente, a marca

de titularidade das apeladas (Oakley). Danos morais e materiais que,

pelos recentes precedentes jurisprudenciais, são presumidos. O tão só

uso indevido de uma marca de propriedade de outrem, é suficiente a

configurar concorrência desleal, em virtude da deterioração da marca,

desvio de clientela e lesividade aos consumidores. Apreensão das

mercadorias antes de que fossem colocadas em circulação, que não

altera essa conclusão, posto que decorrente de atividade alheia à

vontade da apelante. Danos materiais que serão apurados em

liquidação de sentença, o que se amolda ao disposto nos arts. 208 a

210 da Lei nº 9.279/93, bem como à jurisprudência deste Tribunal.

Indenização moral fixada em R$ 40.000,00 que é razoável e bem

atende às peculiaridades do caso. Sentença mantida. Honorários

advocatícios majorados para R$ 7.000,00 (art. 85, §§ 11, 2º e 3º do

CPC/15). Recurso desprovido.” (Ap. 1042319-69.2014.8.26.0100,

TEIXEIRA LEITE; grifei).

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“Propriedade industrial. Utilização da marca da autora

(PIRAFOLIA), devidamente registrada perante o INPI, na

identificação de evento expressivo na cidade de Piracicaba. Colidência

verificada. Inadmissibilidade. Procedência da ação mantida.

Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da

prática da contrafação. Valor arbitrado (R$10.000,00) que,

considerando as circunstâncias do caso, mostrou-se equilibrado e em

consonância com o binômio reparação/sanção. Recurso provido em

parte, vencido parcialmente o relator sorteado.” (Ap.

0019232-23.2011.8.26.0451, ARALDO TELLES; grifei).

Ademais, se a reprodução de marca

registrada, sem autorização, é tipificada como crime, nos termos do

art. 189, I, da Lei da Propriedade Industrial, esse ato, tal a gravidade e

reprovabilidade que nele vê a lei, há de fazer presumir o abalo moral

da vítima, que poderá pedir reparação por tal razão.

Deferida a indenização por dano moral, fica

seu quantum, por razoável, fixado na quantia pedida na inicial (fl.

15), de R$ 50.000,00, como correção monetária, todavia, apenas a

contar do julgamento em segundo grau e juros da citação.

O pedido de que sejam as corrés condenadas

a interromper o uso da marca automatus em quaisquer sites e meios

de divulgação foi atendido em primeira instância, como decorre do

novo dispositivo sentencial, fl. 1.312, antes transcrito, com a proibição

de “quaisquer divulgações de produtos”.

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Assim, nada a prover a respeito. Não há, no

ponto, interesse recursal.

De se prover o pedido recursal seguinte, de

que a liquidação dos danos materiais se dê por meras contas

aritméticas, desde que a autora, na fase de cumprimento de sentença,

traga aos autos elementos idôneos que dêem supedâneo à execução.

Caso contrário, querendo, deverá agir na forma do art. 509, II, do

NCPC (antiga liquidação por artigos), como determinado na r.

sentença. Observa-se que, na inicial, fls. 14/15, o autor alude, ainda, a

outro meio de liquidação do quantum: arbitramento pericial. O tema,

todavia, de qualquer modo, será decidido, como de direito, pelo douto

Juízo da execução.

O pedido recursal de que a indenização

compreenda não apenas o quinquênio anterior ao ajuizamento da

ação, mas também todo o período de trâmite desta, por igual, havendo

prova, em execução, de contrafação de marca, deve ser atendido,

ficando para tanto, provido o recurso.

Assim também, no que tange aos ônus da

sucumbência, mínima a derrota da autora, incide o parágrafo único do

art. 21 da lei de regência deste julgamento, o CPC/73, ficando eles

unicamente a cargo das corrés, com honorários de advogado de 15%

do valor da causa (R$ 300.000,00).

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DISPOSITIVO.

Nego provimento ao recurso das corrés.

Conheço em parte do recurso do autor, e,

na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento.

Na hipótese de apresentação de embargos de

declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso,

querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.

1º da Resolução nº 549/2011 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o

silêncio como concordância.

CESAR CIAMPOLINIRelator

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fls. 1517 TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São...

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