M A R C A S

INTRODUÇÃO

Marca é todo o sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros similares, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

A Marca é um privilégio legal concedido pelo estado, através do INPI a quem a requerer, garantindo ao seu proprietário o direito de uso exclusivo em todo o território nacional em seu ramo de atividade. Com uma marca pode ter uma parcela estável de mercado, tornando-se um ativo valioso.

A validade do registro de uma marca é de 10 anos, contados a partir da data de sua concessão. Podendo ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos. Uma marca no Brasil somente tem validade e uso exclusivo em seu território.

O registro deve ser feito no INPI, nas classes para qual se quer a marca protegida, sendo que esta proteção é de abrangência nacional. A empresa só pode depositar uma marca nas classes enquadradas no seu objetivo social, e a validade é por 10 anos (decênio), sendo que o detentor da marca tem até 5 anos para fazer uso dela (2 anos na legislação anterior).

O processo de registro de marca inicia com o seu depósito junto ao INPI. A partir desta providência a empresa tem seus direitos resguardados, embora não tenha a marca em definitivo. Esta só é concedida após a análise do INPI, o que acontece num prazo de até 2 anos.

CLASSIFICAÇÃO

No mundo todo as marcas são concedidas de acordo com a atividade ou produto a qual representam, essa distinção é identificada pela Classificação de determinada marca. No Brasil, atualmente é utilizado o Classificador de Nice (ou Classificador Internacional) que contempla 42 classes para distinguir atividades diferentes.

Esse instrumento permite que tenhamos marcas iguais (ou similares) para diferentes produtos, desde que não causem confusão ao consumidor, pois a proteção aos interesses do consumidor é um dos principais objetivos do registro de marca, juntamente com a proteção dos interesses e investimentos dos empresários.

Paralelamente à isso, temos a afinidade de classes, ou seja, determinadas classes tem naturalmente afinidade entre si, tais como a classe 25 (Artigos do vestuário, acessórios, etc...) com a classe 35 (que contempla o comércio entre outras atividades) isso impede que alguém lance a marca "Nike" por exemplo, para uma loja de artigos esportivos. Porém esse benefício deve ser solicitado através de procedimentos específicos, tais como oposições e ações de nulidade administrativa, conforme veremos à seguir.

TIPOS DE MARCA

Quanto à natureza das marcas podem ser classificadas como marcas de PRODUTO ou de SERVIÇOS.

Quanto à forma uma marca pode ser registrada segundo quatro tipos diferentes:

(a) NOMINATIVA - quando registramos apenas o nome, independente de sua apresentação;

(b) FIGURATIVA - nos casos de registro dos logotipos, desenhos, etc... sem a caracterização de uma palavra, frase ou sequência de letras;

(c) MISTA - nos casos de registro do nome e sua apresentação gráfica - logotipo, lettering, etc...;

(d) TRIDIMENSIONAL - nos casos de registro de marca segundo as três dimensões, isto é, o volume.

Existe, também, uma outra classificação, referente à aplicações especiais, que a nova lei ampliou, criando 4 novos tipos, quais sejam :

(a) MARCAS COLETIVAS - quando diversas empresas tem a licença para o seu uso (marca de uso coletivo);

(b) MARCAS DE CERTIFICAÇÃO - aquelas que atestam a qualidade ou a procedência de um produto, por exemplo;

(c) MARCA DE ALTO RENOME - atribui uma proteção especial à marca, podendo chegar até a protegê-la em todos os ramos de atividade;

(d) INDICAÇÃO GEOGRÁFICA - subdividida em dois tipos indicação de procedência e denominação de origem, sendo que a primeira identifica caracter´siticas de uso ou produção e a segunda identifica características exclusivas de determinada região e que não pode ser produzido em outra região.

PERDA DA MARCA - RISCOS

A perda dos direitos sobre uma marca pode ocorrer nas seguintes situações :

FALTA DE PRORROGAÇÃO - quando vencer o período de 10 anos (decênio) e o registro não for renovado (veja Prorrogação e Decênios);

CADUCIDADE - quando ela permanecer inativa ou sem uso por 5 anos (2 anos na legislação anterior).

Neste último caso, entretanto, a caducidade da marca se dá desde que solicitada por terceiros, mediante processo específico junto ao INPI, cabendo o ônus da prova ao detentor da marca.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

BUSCA DE ANTERIORIDADE

Antes de realizarmos o depósito de qualquer marca junto ao INPI, recomendamos uma análise prévia da viabilidade do pedido, o que deve ser feita após uma busca nos registros daquele Instituto, por profissional qualificado é o que chamamos de Busca de Anterioridade.

A busca inicial é necessária para evitar o depósito de uma marca que irá, mais tarde, ser considerada inviável por colidência com outra já depositada ou concedida (busca por classes).

Ela também pode ser feita para sabermos o que determinada empresa tem registrado ou em andamento (busca por CNPJ), inclusive para obter-se uma posição real da situação marcária de parceiros ou concorrentes.

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS

Cópia do contrato social ou Estatuto atualizado ou documento indicando o objetivo social e a atividade ou produto que se pretende proteger.

OBS : A busca pode se dar por classe/marca ou por Titular. Neste último caso deve ser informado, também, o CNPJ da empresa titular.

PEDIDO DE MARCA

Esta é a fase inicial na defesa dos direitos representados por uma marca após a análise da Busca de Anterioridade e, considerando-se a mesma viável de registro, é feita a coleta dos documentos e preenchimento dos formulários necessários para protocolar o Pedido de Registro junto ao INPI

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Cópia do contrato social ou Estatuto atualizado

Cópia do cartão CNPJ

Desenho do logotipo (em caso de marca mista ou figurativa)

Breve descrição e desenho das vistas e perspectiva (em caso de marca tridimensional)

Procuração

PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA COLETIVA OU DE CERTIFICAÇÃO

As marcas acima podem ser registradas, também, como coletivas ou de certificação, pelo que são exigidos, além dos documentos normais de cada caso:

Marca Coletiva : o regulamento sobre a utilização coletiva

Marca de Certificação : especificações técnicas exigidas do produto a ser certificado

MARCA DE ALTO RENOME

A comprovação do alto renome de uma marca é feita caso a caso, sob consulta (através dos gastos em publicidade, identificação com o público, participação no mercado etc...)

OPOSIÇÃO

Sempre que a Revista da Propriedade Industrial publicar o pedido de uma marca (despacho 003/004) a qual colida com os interesses de determinada empresa, esta poderá, no prazo de 60 dias à contar da data da publicação do Pedido, apresentar uma Oposição àquele processo.

Este procedimento visa impedir que terceiros registrem marcas que de alguma forma (seja pela apresentação gráfica, por associação ou por colidência do elemento fonético) representam uma ameaça aos interesses do empresário.

Para tal devem ser apresentada uma argumentação com a finalidade de demonstrar ao analisador do INPI o grau de colidência entre as marcas, solicitando-lhe o indeferimento da marca a qual nos opusemos.

MANIFESTAÇÕES

Sempre que terceiros sentirem-se prejudicados por qualquer marca solicitada e, julgarem ter argumentos para impedir seu registro, a legislação lhes permite que façam uma Oposição à tal pedido. A mesma lei permite que quem recebeu a Oposição contra-argumente, através de uma Manifestação.

Este procedimento não é obrigatório, mas é altamente recomendado em caso de oposição por parte de terceiros, pois é a oportunidade legal para reforçar os motivos que nos levam a crer que a marca solicitada não colide com a do oponente.

RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO

Uma marca que seja eventualmente indeferida, seja por oposições de terceiros ou por considerações do próprio INPI ainda tem uma última oportunidade administrativa para tentar reverter o processo - o Recurso. Este Recurso deve ser solicitado em no máximo em 60 dias à contar da data da publicação do indeferimento.

Este procedimento é recomendado naqueles casos onde não doi possivel por qulaquer motivo que seja defender-se adequadamente de uma oposição ou quando discordamos da análise do INPI.

NULIDADE ADMINISTRATIVA

Eventualmente, marcas as quais julgamos colidentes com as nossas são concedidas pelo INPI. Nestes casos, é possível em até 180 dias após a publicação da concessão solicitar-se a Nulidade Administrativa do Registro.

Este procedimento não suspende os direitos assegurados pela lei, até que seja oficialmente declarada sua nulidade.

PEDIDO DE CADUCIDADE

Existe na atual legislação um instrumento para evitar o abuso do uso dos direitos da marca, evitando que empresas que apesar de terem sua marca registrada não façam uso da mesma ou usem em desconformidade com o que foi concedido pelo INPI (logotipia diferente, grafia alterada, além de outros detalhes técnicos, como alterações não informadas da razão social, etc...).

Somente pode ser solicitada a caducidade de um processo concedido à pelo menos 5 anos (na legislação anterior o prazo era de 2 anos). Recomenda-se que acompanhado de um pedido de caducidade seja encaminhado um pedido de registro da marca em questão ou para marca similar que possa ser impedida pela mesma, pois é lógico que para que seja solicitada a caducidade de uma marca o solicitante deva apresentar motivos legítimos para tal, geralmente o interesse de uso de marca igual ou similar.

CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS

À qualquer tempo, durante o período de trânsito de um pedido de registro, o INPI pode fazer Exigências, tais como reapresentação de documentos, complementação de informações, etc... tais exigências são publicadas na Revista da Propriedade Industrial e à partir de sua publicação inicia-se um prazo de 60 dias para seu cumprimento, sob pena do arquivamento definitivo do processo.

CONTESTAÇÃO AO PEDIDO DE CADUCIDADE

Sempre que ocorrer uma solicitação de caducidade por parte de terceiros cabe ao titular da marca apresentar em tempo hábil (60 dias à contar da publicação da solicitação de caducidade) documentos que comprovem o uso de acordo com o certificado de registro da mesma.

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE

Sempre que ocorrer uma alteração da propriedade da marca (transferência para terceiros, venda, etc...), ela só terá valor legal em relação a terceiros, se devidamente averbada no INPI.

ALTERAÇÃO DE NOME OU SEDE

Qualquer alteração contratual relativa a estes dois itens - nome e sede da empresa - deve ser comunicada ao INPI, mediante procedimento específico, para ter assegurado seus direitos sobre as marcas e patentes depositadas.

PRORROGAÇÃO E DECÊNIO

Toda a marca registrada tem sua validade por 10 anos. Por esta razão, até o final do 9º ano, deve ser providenciada a sua prorrogação, com o correspondente pagamento do decênio (para mais 10 anos).

PARA O POWERPOINT

Passo-a-passo para registrar sua marca

1- Verificar se a marca já foi registrada e se é possível registrar a sua marca: é um processo bem simples e qualquer escritório em que você buscar um orçamento conseguirá fazer isso fácil e gratuitamente. A questão aqui é ver se você entrará com um processo de registro normal ou se terá alguns entraves.

2- Determinar em que classes de atividade econômica o registro será feito: o Classificador NICE tem 45 classes para registro, sendo 34 para produtos e 11 para serviços. A análise aqui deve ser MUITO bem feita, pois é comum a necessidade de registro em mais de uma classe, tudo isso dependendo do que sua empresa faz (vide seu contrato social para ajudar no termos) – mas tente não exagerar, pois aqui seus custos podem subir.

3- Registro como marca mista ou marca nominativa: marca mista é aquela que protege nome (fonema/grafia), tipo de letra, cores e símbolo; a marca nominativa é apenas o nome (fonema). Por exemplo, o Instituto Alliance pediu um registro de marca mista:

Só isso?

Sim, pra entrar com o pedido, o escritório pedirá os seguintes documentos:

Em caso de Pessoa Física: Nome, CPF, RG e comprovante de exercício da profissão, como carteira profissional.

Em caso de PJ: CNPJ, Nome do sócio, CPF e RG.

Outros pontos importantes

Quanto tempo demora? Depois de feito o pedido, o processo leva cerca de 24 meses.

Marca registrada, e agora? Você recebe um certificado do governo atestando a exclusividade da sua marca.

Quando preciso renovar? A cada 10 anos.

E, o mais importante de todos: contrate um escritório em que você confie para cuidar desse processo.