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UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULOCURSO DE BACHAREL EM DIREITO
8º SEMESTRE – SALA 108 - NOTURNO
Trabalho desenvolvido á disciplina de Direito Empresarial I, como parte da avaliação
referente ao 8º Semestre do Curso de Direito.
Tema I: Identificação dos requisitos básicos e fundamentais para a caracterização do empresário.Tema II : Propriedade Industrial.
ATPS – DIREITO EMPRESARIAL I – ETAPAS I E II
Professora Msc. Solange
SÃO BERNARDO DO CAMPO
07/10/2015
SUMÁRIO
I – Requisitos básicos e fundamentais para a Caracterização do empresário
1.................................................................................................................................. Introdução
2 ............................................................................................. Conceito de atividade empresária
3 ………………………………….……………............................... Conceito de atividade civil
4 ........................................................................... Cooperativas sempre exercem atividade civil
5 ………………………………………......................................... Inscrição no registro público
6 ........................................................................................................................................ Sócios
7 ........................................................................................ Microempreendedor individual MEI
8 .......................................................................................................... Sucursal filial ou agência
9 ................................................................................... Empresário rural e pequeno empresário
10 ........................................................................................................... Capacidade Empresária
11 ........................................................................................................... Capacidade empresária
12 ............................................................................... Empresário de direito empresário de fato
13 .......................................................................................................................... Sócio incapaz
14 ................................................................................... Emancipação e autorização do incapaz
15 ................................................................................................................................. Cônjuges
16 ............................................................................................................. Registros obrigatórios
17 ................................................................................................................................ Conclusão
18 ..................................................................................................... Jurisprudência de interesse
II - Propriedade Industrial
19 ............................................................................................................................... Introdução
20 ............................................................................................................. Propriedade Industrial
21 ........................................................................................................... Propriedade Intelectual
22 ........................................................ A patente e o princípio da função social da propriedade
23 ...................................................................................................................................Invenção
24 ................................................................................................................ Modelo de Utilidade
25 .................................................................................................................. Desenho Industrial
26 ...................................................................................................................................... Marca
27 ................................................................. Das formas de Proteção da Propriedade Industrial
28 ..................................................................................................................................... Patente
29 ................................................................................................................................... Registro
30 ............................................................................................................... Considerações Finais
31 .............................................................................................................................. Referências
1- Introdução
Conceito de empresário: Art. 966. Considera-se empresário quem exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou
de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores,
salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
O código civil revoga parcialmente o primeiro código comercial brasileiro, que era
basicamente construído sobre a teoria dos atos de comércio, ou seja, contaria com a proteção
deste código, aqueles que cometiam atos tipificados como atos de comércio. Contudo, em
virtude do dinamismo do comercio, as novas formas de comércio não estavam contempladas
no código de 1850. Um exemplo disso é a prestação de serviços em massa. Surge aí o novo
código civil contemplando as outras formas de comércio. É rompida a teoria dos atos de
comércio e adotada a teoria da empresa. Desta forma, tudo que era denominado corporações
comerciais ou comerciantes, passam a se chamar sociedades empresariais ou empresários.
2.037. Salvo disposição em contrário, aplicam-se aos
empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não
revogadas por este Código, referentes a comerciantes, ou a
sociedades comerciais, bem como a atividades mercantis.
(Caput, do art. 966 do CC). Sua atividade consiste em articular os fatores de produção:
aporte de capital, contratação de mão de obra, compra de insumo e desenvolvimento ou
aquisição de tecnologia. a) Profissionalismo: habitualidade, pessoalidade (contratação de
prepostos), monopólio das informações dos produtos.
OBS.: Já vimos que para que seja considerada empresária a pessoa natural ou jurídica deve
contratar mão de obra (empregados regidos pela CLT, prestadores de serviços, autônomos,
representantes comerciais e etc.) Porém, o CC faz referência expressa à atuação de dois
pressupostos do empregador: o gerente e o contabilista (art. 1.182). Enquanto o primeiro é
facultativo, o segundo é obrigatório, salvo se não existir algum na localidade.
b) Atividade: sinônimo de empresa. c) Econômica: sempre busca gerar lucro para quem a
explora: LUCRO COMO FINALIDADE x LUCRO COMO MEIO d) Organizada:
Articulação dos quatro fatores de produção. e) Produção de bens ou serviços. f) Circulação de
bens ou serviços. Note-se que o CCB só conceitua o que empresário e não atividade
empresarial.
Temos 4 aspectos:
1- Percebe-se ainda que para se caracterizar o empresário é necessária a pessoalidade do
sujeito, ele deve exercer profissionalmente a atividade, o que é diferente de sócio, pois
para ser empresário deve haver efetivo exercício enquanto que para ser sócio não há a
necessidade de exercer a atividade do objeto empresarial;
2- Além disso, para ser empresário deve praticar a atividade de forma reiterada, ou seja,
de forma habitual;
3- Para exercer uma atividade comercial deve haver ainda a busca pelo lucro, todo
empresário exerce atividade econômica, mas nem todo aquele que exerce atividade
econômica é empresário;
4- A atividade deve ser desenvolvida de forma organizada: a partir da presença dos
fatores de produção (capital, insumos, mão de obra e tecnologia) a ausência de
qualquer um desses elementos implica em dizer que a atividade não é organizada,
portanto não será considerado empresário.
2- Conceito de atividade empresária: é a organização econômica dos fatores de
produção desenvolvida por pessoa natural ou jurídica para produção ou circulação de
bens ou serviços através de um estabelecimento empresarial que visa o lucro.
3- Conceito de atividade civil: quando falta um dos fatores de produção. A principal
diferença é a forma de exploração do objeto social.
São consideradas atividades civis:
Atividades desenvolvidas por produtor rural (não registrado). O produtor rural
registrado exerce atividade empresarial.
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua
principal profissão, pode, observadas as formalidades de que
tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no
Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede,
caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos
os efeitos, ao empresário sujeito a registro.
4- Cooperativas sempre exercem atividade civil.
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por
objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples,
as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a
sociedade por ações; e, simples, a cooperativa. Profissionais intelectuais: cientifica literária ou
artística. Se tal atividade possuir elemento de empresa será considerado atividade empresarial.
5- Inscrição no registro público
É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da
respectiva sede, antes do início de sua atividade.
A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha:
I - o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens;
II - a firma, com a respectiva assinatura autografa;
III - o capital;
IV - o objeto e a sede da empresa.
Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro
próprio do Registro Público de Empresas Mercantis, e obedecerá a número de ordem contínuo
para todos os empresários inscritos. À margem da inscrição, e com as mesmas formalidades,
serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes.
6- Sócios
Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público
de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de
sociedade empresária, observado, no que couber, o disposto nos artigos 1.113 a 1.115 do
Código Civil (regras sobre transformação de sociedade).
7- Microempreendedor Individual - MEI
O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual de
que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como
qualquer exigência para o início de seu funcionamento deverão ter trâmite especial e
simplificado, preferentemente eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma a ser
disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, de que trata o inciso III do art. 2 da mesma
Lei.
Para fins do disposto, poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura
autografa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade,
estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo
CGSIM.
8- Sucursal, Filial ou Agencia.
O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de
outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova
da inscrição originária. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário
deverá ser averbada no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.
9- Empresário Rural e Pequeno Empresário
A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e
ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. O empresário, cuja
atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades, requerer
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois
de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.
Base: artigos 966 a 971 do Código Civil.
10- Capacidade - Empresária
Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil
e não forem legalmente impedidos. Veja tópico Incapacidade Civil.
A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a
exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Pessoas capazes que podem exercer a
atividade empresarial dentro de certos limites: médico e farmacêutico para o exercício
simultâneo de ambas as profissões; cônsules remunerados (representantes de interesses
comerciais do país), nos distritos em que exercerem sua função; deputados e senadores para a
propriedade, controle, direção e qualquer função remunerada em empresas que gozem de
favor decorrentes de contrato com pessoas jurídicas de direito público; os estrangeiros
residentes para a propriedade de navios e de empresas jornalísticas, de radiodifusão, de
telecomunicações ou para atividades de exploração econômica de embarcações mercantes.
- IN DNRC 32/1991: sociedades dependentes de autorização
- IN DNRC 76/1998: atividades vedadas a estrangeiros no país
11- Empresário de Direito – Empresário de Fato
- Falência e recuperação de empresas: Lei n. 11.101/2005
- Teoria da aparência (celeridade, informalidade, rapidez): “Ciò que nel commercio apare
comme vero, deve valere come vero”: FERRARA
12- Incapacidade Adquirida
Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a
empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Neste
caso, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa,
bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz,
ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos
direitos adquiridos por terceiros. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o
incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo
daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização.
Da incapacidade superveniente: CC, 974: “continuar a
empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais
ou pelo autor da herança.../...por meio de representante ou
devidamente assistido” - Precederá de autorização judicial:
apreciação da conveniência na continuação - não sujeição aos
efeitos da empresa os bens anteriores à sucessão ou interdição -
gerente, no caso do representante ou assistente do incapaz não
puder exercer atividade de empresário. - incapacidade por
menoridade (v. abaixo) A questão do menor empresário: CCom,
impedia de ser sócio (art. 308) - Jur.: sim, “mortis causa”;
depois, também por ato “inter vivos” - STF, 1976: pode ser
sócio, mas com capital integralizado e sem funções de
administração. Empresário casado (liberdade a ambos: CF,
226, § 5º) - CC, 977: “Faculta-se aos cônjuges contratar
sociedade.... desde que não tenham casado no regime de
comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória” -
CC, 978: “...pode, sem necessidade de outorga conjugal...,
alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou
gravá-los de ônus real...”: embrião da autonomia do
empresário individual (*) Proibições e limitações ao exercício
da atividade empresarial - Pessoas capazes, porém proibidas de
exercer a atividade empresarial: magistrados e membros do
Ministério Público; funcionários públicos; militares;
corretores; leiloeiros; agentes aduaneiros; falidos não
reabilitados; estrangeiros com visto provisório; chefes do
Executivo, em todos os níveis.
13- Sócios Incapazes
O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais deverá registrar
contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que
atendidos, de forma conjunta, os seguintes pressupostos:
I – o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade;
II – o capital social deve ser totalmente integralizado;
III – o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser
representado por seus representantes legais.
Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder
exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes.
Do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser
conveniente.
A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da
responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados.
14- Emancipação e Autorização do Incapaz
A prova da emancipação e da autorização do incapaz, e a de eventual revogação desta,
serão inscritas ou averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis. O uso da nova firma
caberá, conforme o caso, ao gerente; ou ao representante do incapaz; ou a este, quando puder
ser autorizado.
15- Cônjuges
Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não
tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.
O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o
regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de
ônus real.
16- Registros Obrigatórios
Além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no Registro Público de
Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de doação,
herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. A
sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de
reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro
Público de Empresas Mercantis. Base: artigos 972 a 980 do Código Civil.
17- Conclusão
Apontamentos finais
Ante o exposto, apesar da dificuldade abstrativa desses termos conceituais, podemos sintetizar as definições da seguinte sorte: (I) empresa: é ação, atividade econômica; circulação ou produção de bens e/ou serviços (II) empresário: é a pessoa, física (empresário individual) ou jurídica (sociedade empresária), que assume os riscos e toma a iniciativa de exploração da atividade econômica (empresa) (III) sociedade empresária: é pessoa jurídica formada pela
união de pessoas, física ou jurídica, tendo como objetivo a junção de capitais e habilidades para exploração da atividade comercial Destarte: a sociedade empresária é uma espécie de empresário que realiza a empresa.
18- Jurisprudências de interesse
Empresário e administrador
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONSÓRCIO GARIBALDI. CONDENAÇÃO POR GESTÃO FRAUDULENTA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO E DA CULPABILIDADE. ESTA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. [...]É inegável que a atividade empresarial, em regra, é exercida por quem tem qualificação e experiência para tanto. Quem toma a iniciativa de tocar um negócio, administrar e gerenciar uma atividade empresarial, por definição, recebe a qualificação de "empresário" ou "administrador".[...] [...] (STJ; AgRg no Recurso Especial Nº 1.242.129; Quinta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; J. Em 11.03.2014)
Desconsideração inversa de personalidade jurídica
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPANHEIRO LESADO PELA CONDUTA DO SÓCIO. ARTIGO ANALISADO: 50 DO CC/02.[...]
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. [...]
(STJ; REsp 1236916; Terceira Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; J. Em 22.10.2013)
Necessidade de registro para recuperação judicial
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL.
INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO.
POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO.
1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural.2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.
(STJ; RESP 1.193.115; Terceira Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; J. Em 20.8.2013)
I- Propriedade Industrial
19- Introdução
O empresário, para iniciar o exercício da sua atividade econômica, necessita organizar
todo um complexo de bens que o permite desempenhar este mister. A esse complexo de bens
dá-se o nome de estabelecimento empresarial, e dentre os bens que o compõem incluem-se os
materiais e imateriais, como são exemplos a marca, as invenções, os modelos de utilidades
etc.
Esses bens imateriais, hoje, são objeto de uma tutela jurídica específica chamada de
direito de propriedade industrial. No fim do século XIX, em 1883, alguns países sentiam a
necessidade de produzir leis uniformes sobre a propriedade industrial. Nesse período,
aconteceu a Convenção de Paris, da qual o Brasil fez parte, que desenvolveu as primeiras
regras e diretrizes para a uniformização internacional do tema. Muitas das normas definidas
naquela época continuam em vigor, mas hoje o Brasil possui uma legislação especifica sobre
a propriedade industrial, que está descrita na Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade
Industrial – LPI. Antes de adentrarmos no estudo da lei, é importante ter em mente que
propriedade industrial não se confunde com propriedade intelectual.
O que analisamos em direito empresarial é a propriedade industrial, uma das espécies do
gênero propriedade intelectual, assim como o direito autoral. Direito autoral é tema de direito
civil; Propriedade industrial é assunto atinente ao direito empresarial, regulamentado pela Lei
nº 9.279/1996, que será abordado no presente estudo. Portanto, propriedade intelectual é
gênero, que tem como espécies a propriedade industrial (a qual protege a técnica e o registro é
constitutivo da proteção) e os direitos autorais (os quais protegem a obra em si de o registro é
declaratório – ler art. 7º da lei).
A finalidade da lei, portanto, é a de garantir a exclusividade da exploração da propriedade
industrial, possibilitando ao inventor produzir a invenção sozinho, garantindo alta
produtividade, ou licenciar o uso, permitindo que outras empresas o produzam. Através da
licença de uso o inventor garante o recebimento de uma remuneração, chamada de royalties.
20- Propriedade Industrial
A Propriedade Industrial trata dos bens imateriais com aplicação industrial, quais sejam: a
concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, a concessão de registros de desenho
industrial, a concessão de registro de marcas, repressão às falsas indicações geográficas e
repressão à concorrência desleal. Essas são as matérias protegidas pela Lei 9.279/1996 – LPI.
21- Propriedade Intelectual
Mister ressaltar que a Propriedade Intelectual é um ramo do Direito que trata dos bens
imateriais, resultantes da manifestação do intelecto humano, englobando a Propriedade
Industrial e o Direito Autoral. Assim, o Direito Autoral dispõe sobre as obras literárias,
musicais, artísticas, estéticas bidimensionais e obras estéticas tridimensionais, matéria esta
que não será objeto do presente estudo. A Propriedade Intelectual alcança ainda as
concepções científicas e a proteção dos direitos de software. Importante ressaltar também, que
a denominação “propriedade”, na verdade quer-se dizer direito nas legislações e tratados
sobre o tema. Há doutrinadores que a consideram um verdadeiro monopólio, mas é um
entendimento minoritário que não merece prosperar no contexto da propriedade intelectual.
Ocorre que, o Estado concede o direito de exclusividade na utilização e comercialização
do objeto para o qual se obteve o privilégio, durante um lapso temporal definido, ou seja, para
patentes de invenção o período de exclusividade é de 20 anos e para a patente de modelo de
utilidade o prazo é de 15 anos, ambos contados da data do depósito do pedido de patente.
Aqui, o que há é uma oportunidade comercial durante a vigência da patente concedida e não
um monopólio. No monopólio, propriamente dito, há uma exclusividade de mercado por
tempo indeterminado, o que não ocorre no caso da propriedade industrial, cujo privilégio de
exclusividade tem um termo inicial e um final. Esse privilégio é concedido ao inventor como
recompensa pela divulgação à sociedade de sua invenção ou invento.
Em consonância com a Constituição Brasileira, a propriedade não pode fugir de sua
função social, que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, foi ratificado
expressamente pela legislação civilista, que incorporou a função social da propriedade na
essência de uma de suas cláusulas gerais, com a adoção expressa da cláusula geral da
Socialidade. Nesse sentido, a pesquisa em tela pretende desenvolver-se.
22- A patente e o princípio da função social da propriedade
No contexto da legislação brasileira dentro da qual está inserida a propriedade industrial,
ela não é considerada um direito absoluto, pois deve propiciar o desenvolvimento econômico,
tecnológico e social do país, podendo ainda sofrer restrições no exercício dos direitos que dela
decorrem em face dos interesses sociais do país.
Nesse contexto, observa-se que não há possibilidade de existir um sistema de propriedade
industrial totalmente internacionalizado ou neutro no Brasil, pois seria incompatível com a
nossa Constituição Federal que determina como garantia constitucional o princípio da função
social da propriedade.
A legislação de propriedade industrial da maioria dos países considera a invenção ou
modelo de utilidade como sendo um direito de propriedade.
José Carlos Tinoco Soares (1998) entende que além de a invenção ser um direito de
propriedade, constitui também um direito natural, de ocupação e intelectual, sendo este direito
de propriedade garantido por dois elementos fundamentais e inalienáveis, que são a
inteligência do homem, seu intelecto e sua livre disposição de vontade, pois ninguém poderá
tirar do homem sua inteligência, mas apenas desfrutá-la, quando assim o consentir pela
espontaneidade da vontade.
23- Invenção
Não há conceito de invenção na lei nem na doutrina. Mas, pode-se dizer que invenção é
tudo aquilo que se inventa, que se cria, que pode ser explorado economicamente. Mas para
que seja reconhecido como invenção, o bem deve atender a quatro requisitos previstos na lei:
a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial e o não impedimento. Novidade,
segundo o art. 11 da Lei de Propriedade Industrial, “é aquilo que não está compreendido no
estado da técnica.” Noutras palavras, quando o invento constituir algo desconhecido até
mesmo da comunidade cientifica da área de conhecimento, ele não está compreendido no
estado da técnica.
Já a atividade inventiva, disciplinada no art. 13 da LPI, “ocorre sempre que para um
técnico no assunto não decorra de maneira óbvia ou evidente do estágio atual da técnica”. Ou
seja, o inventor deve provar que chegou àquele resultado novo em decorrência de um ato de
criação seu, o que diferencia a invenção de uma descoberta. Por exemplo, um descobridor
descobre uma jazida de metal precioso, já um inventor cria um mecanismo de aproveitamento
desse metal. Uma coisa é descobrir a eletricidade, outra coisa diferente é inventar a lâmpada.
A aplicação industrial, terceiro requisito, limita como invenção somente aquilo que
tem aplicação industrial, ou seja, quando o projeto puder ser utilizado, produzido em
indústria. Quando for útil. A doutrina cita como exemplo interessante o caso de alguém
inventar um motor considerado o mais rápido do mundo, mas que só funcionaria com um
combustível que não existe na face da terra. Esta hipótese não pode ser considerada invenção
já que é impossível ser industrializada, não cumprindo, assim, o requisito de aplicação
industrial.
Por fim, só pode ser considerado como invenção aquilo que não estiver impedido pelo
artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial. Tal artigo elenca como casos de impedimentos à
patente tudo o que for contrário à moral aos bons costumes, à saúde pública; tudo o que for
resultado ou resultante de transformação do núcleo atômico e o todo ou parte dos seres vivos,
exceto os micro-organismos. O inventor pode até atender aos outros requisitos, mas se a
invenção se enquadrar em qualquer um dos casos citados acima, não será patenteável.
24- Modelo de Utilidade
O modelo de utilidade está definido no art. 9º da Lei nº 9.279/1996 nos seguintes termos:
“modelo de utilidade é o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação
industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”
O modelo de utilidade pode ser considerado como uma pequena invenção, algo que foi
criado para trazer uma utilidade maior para um invento já existente. Ele traz uma melhoria
funcional para um ato inventivo, para algo que já é considerado invenção. A palavra-chave
para o caso é melhoria funcional.
Podemos citar como exemplos de modelo de utilidade: a invenção de um cabo anatômico
de uma vassoura criado para amenizar dores na coluna daquele que a utiliza é considerado um
modelo de utilidade; a churrasqueira sem fumaça, segundo o STJ, é modelo de utilidade
porque o mecanismo que impede a fumaça é algo criado para trazer uma melhoria para o
invento já existente, que é a churrasqueira.
25- Desenho Industrial
O artigo 95 da Lei de Proteção Industrial define desenho industrial como a forma plástica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a
um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e
que possa servir de tipo de fabricação industrial.
A doutrina diz que o desenho industrial é o elemento fútil porque não traz nenhum tipo de
melhoria, de utilidade, só se preocupando com a estética, com a configuração externa. Se
trouxer algum tipo de utilidade, já não é mais desenho, é modelo de utilidade. É exemplos de
desenho industrial a garrafa térmica com um resultado visual novo, a garrafa de cerveja que
tem um design proporcionando melhor adaptação das mãos e a nova estética de um aspirador
de pó. A haste flexível dos óculos que o adapta melhor à cabeça, no entanto, é modelo de
utilidade. Noutros ternos, o modelo de utilidade traz melhoria e o desenho industrial muda o
design.
26- Marca
Conforme definido pelo artigo 122, da Lei de Propriedade Industrial, marca é o sinal
distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais.
Por meio da marca você procura identificar um produto ou serviço, ou seja, ela é o
elemento de identificação, de distinção.
No Brasil, não é possível registrar sinal sonoro, sendo permitido registrar como marca
apenas aquilo que é visualmente perceptível. O sinal auditivo ‘plim-plim’ da Globo, por
exemplo, não pode ser registrado como marca. Por outro lado, na Europa é possível registrar o
som do motor de uma moto Harley Davidson. No nosso país, no entanto, só pode ser
registrado como marca aquilo que se vê.
O artigo 123 da Lei nº 9.279/1996 traz as espécies de marca. In verbis:
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro
idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço
com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade,
natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros
de uma determinada entidade.
Marca de produto ou serviço, portanto, é que distingue um produto ou serviço de outro igual,
semelhante ou afim de origem diferente.
Marca de certificação, por sua vez, atesta que determinado produto está dentro das
normas técnicas ou das certificações legais. São exemplos o ISO e o INMETRO.
Já a marca coletiva é aquela usada para identificar produtos ou serviços que advêm de
membros de uma determinada associação, instituição ou entidade. O exemplo mais típico de
marca coletiva é a marca existente em todos os pacotes de café vinculados à Associação
Brasileira dos Produtores de Café. Essa é uma marca coletiva, significando que o produtor
daquele café integra uma coletividade, faz parte de uma entidade, visando trazer maior
credibilidade ao produto. Tal qual ocorre com a invenção, a marca também precisa atender
requisitos definidos na lei. Novidade é o primeiro deles. No entanto, não se exige que a
novidade seja absoluta, bastando que a mesma seja relativa.
Tratando da situação em análise, a jurisprudência fala do princípio da especificidade,
que também é chamado de princípio da especialidade. Por esse principio, a proteção jurídica
conferida pela lei à marca é restrita ao ramo de atividade em que seu titular atua. Ou seja, a
marca não precisa ser absolutamente nova, bastante que a originalidade diga respeito apenas
ao ramo de atividade do seu possuidor.
Não obstante não seja abrangente no que se refere ao seu âmbito material (ramo de
atividade), a proteção da marca vale em todo o país, ou seja, no âmbito territorial a proteção é
de abrangência nacional.
O segundo requisito da marca, é a não colidência com marca notória. Segundo o art.
126 da LPI, “marca notória é aquela ostensivamente pública e conhecida de popularidade
internacional.” São exemplos de marca notória, ou seja, de reconhecimento internacional:
Visa, Motorola, Sony, Honda etc.
Interessante o fato de que a marca notória, assim como fato notório, não precisa de
registro no INPI para ter proteção legal. Isso significa que o Brasil é obrigado a proteger uma
marca notória, ainda que ela não tenha sido aqui registrada. Tal obrigação decorre do fato de
ser o Brasil signatário da Convenção da União de Paris que determina aos países signatários
que protejam a marca notória.
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – é a autarquia federal,
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável pela
concessão de privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional.
Vale salientar que não se pode confundir marca notória com marca de alto renome.
Segundo o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, à marca registrada no Brasil considerada de alto
renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Assim, quando o
INPI reconhece uma marca como de alto renome, ela terá proteção em todos os ramos de
atividade. O terceiro e ultimo requisito da marca é o não impedimento legal. Os casos de
impedimento legal estão no art. 124, da Lei de Propriedade Industrial que elenca uma série de
itens não registráveis como marca.
27- Das formas de Proteção da Propriedade Industrial
A LPI Protege a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca, além de
reprimir a falsa indicação geográfica e a concorrência desleal.
A proteção dos bens móveis se dá através da patente e do registro. Patente é o título que
formaliza a proteção da invenção e do modelo de utilidade. Já o Registro é o título que
formaliza a proteção do desenho industrial e da marca.
28- Patente
Só é garantida a exclusividade da exploração de uma invenção ou de um modelo de
utilidade àquele que obtiver a concessão de uma patente junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial. Portanto, o inventor ou criador só terá direito à exclusividade de
exploração garantida pela Lei nº 9.279/1996 quando patenteada a invenção. A patente tem
finalidade de proteção ao desenvolvimento tecnológico e funciona como incentivo à pesquisa,
já que garante ao inventor e ao criador a exploração exclusiva e o usufruto dos lucros
decorrentes da novidade.
Contudo, a exclusividade decorrente da patente é limitada a 20 (vinte) anos no caso de
Invenção e a 15 (quinze) anos no caso de modelo de utilidade. O prazo é contado da data do
depósito do pedido de patente junto ao INPI. A patente, no entanto, é improrrogável. Após o
prazo de 20 (vinte) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso, a patente cai em domínio público e
a invenção pode ser explorada por terceiros.
Como os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis para os efeitos
legais do art. 5º da LPI, o titular da patente exerce sobre ela um direito patrimonial disponível.
Assim, o titular da patente pode, por exemplo, cedê-la ou mesmo o seu pedido de concessão.
Há também a possibilidade de o inventor decidir licenciar a exploração da patente
mediante contrato de licença a ser averbado junto ao INPI para que produza efeitos perante
terceiros. Essa licença pode ser voluntária ou compulsória.
A licença voluntária está regulamentada nos artigos 61 a 67 da LPI. Para celebrar o
contrato de licença, o titular da patente vai exigir do licenciado uma contraprestação
denominada royalties.
Já a licença compulsória se dá nos termos dos artigos 68 a 74 da mesma lei. Ela é utilizada
como sanção aplicada ao titular da patente ou para atender aos imperativos de ordem pública
(art. 71). O primeiro caso de licença compulsória no Brasil foi o da liberação de fabricação de
remédios contra a AIDS, mesmo durante a vigência de uma patente sobre a sua invenção.
O artigo 71 permite que, havendo interesse público ou no caso de emergência nacional,
seja concedida a licença compulsória. Esta só pode ser concedida pelo Poder Executivo
Federal e tem o condão de permitir a exploração da invenção por terceiros, ainda que ela
esteja patenteada.
Mas essa licença compulsória é temporária e não pode ser concedida a pessoa
determinada. Se o intuito da mesma é atender interesse nacional, não pode ter exclusividade.
O titular da patente terá o direito de receber um percentual sobre produção decorrente da
exploração pelo terceiro.
29- Registro
Por outro lado, para garantir exclusividade no uso da marca e do desenho industrial, é
preciso registrá-los também no INPI. O Desenho industrial e a marca não são patenteáveis,
mas sim registráveis. O registro também tem prazo estabelecido na LIP que estabeleceu 10
(dez) anos para o desenho Industrial e para a marca, sendo que o marco inicial é a concessão
pelo INPI. Diferentemente da patente, o registro é passível de prorrogação.
A lei permite a prorrogação do desenho industrial por até 03 (três) vezes, garantidos 05
(cinco) anos de prorrogação a cada vez. Acabada a terceira prorrogação, o bem cai em
domínio público. Já o pedido de prorrogação de uso da marca é ilimitado, sendo concedida
sempre por igual período. Ou seja, a cada 10 (dez) anos. Assegura o ilustre autor que a
invenção também é um direito natural, ao passo que desde os primórdios o homem encontrava
coisas para utilizá-las (descobertas) e posteriormente as modificava de acordo com suas
necessidades (invenção).
Afirma ainda, ser também, um direito de ocupação, pois o homem exerce seu direito de
tomar posse daquilo que encontra (descoberta) ou daquilo que desenvolve, o industrializando
e comercializando (invenção).
E também, considera o autor supra, ser ainda um direito intelectual, pois de nada
adiantaria ao homem encontrar e utilizar coisas, se não houvesse o emprego de sua
inteligência, que lhe é inato.
A Lei 9.279/96 dispõe sobre a propriedade industrial em seu artigo 6º:
Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a
patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.
Em nossa legislação, o direito de propriedade se baseia no princípio de usar, fruir,
dispor e reaver (“ius utendi, fruendi et abutendi) o bem a qualquer tempo, mas no tocante a
propriedade industrial, esse direito de propriedade tem caráter temporário, configurando uma
propriedade resolúvel, ou seja, ocorrendo um evento futuro e certo, qual seja, o decurso do
lapso temporal de vigência da patente conferido pela Lei, findar-se-á os direitos decorrentes
dessa propriedade, culminando por extingui-la.
Contudo, os direitos decorrentes da propriedade industrial estão intrinsecamente
ligados ao princípio da função social da propriedade, deste não podendo desvincular-se. Para
tanto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI atua como “fiscalizador” do
exercício desses direitos a fim de evitar que sua finalidade seja desvirtuada. O direito de
exclusividade sobre uma invenção, adquirido por meio de uma patente é um privilégio que o
Estado concede ao seu inventor pelo benefício da divulgação de seu invento para a sociedade,
contribuindo para o bem comum. O sistema de proteção patetaria é de grande importância
para propiciar o desenvolvimento econômico e social de um país, pois é um incentivo para a
produção de inovações tecnológica, beneficiando o inventor e toda a coletividade com o
progresso e desenvolvimento.
Contudo, esse direito de exclusividade não é absoluto e implica em limitações
estabelecidas pela legislação de propriedade industrial, a fim de evitar o abuso do poder
econômico, a concorrência desleal e o monopólio do produto objeto do invento. Assim, nos
dizeres de Umberto Pippia, citado por Soares (1998, p. 103) o direito do inventor não se pode
confundir com o direito sobre o produto, que é o meio material sobre o qual se concretiza a
invenção ou a descoberta:
o direito do inventor tem por objeto a ideia inventiva. Constitui-se, porém, sempre em um
direito de propriedade porquanto ‘sui generis’ sobre coisas imateriais: a sua característica
essencial está no direito de impedir que outros reproduzam a invenção e a descoberta, porque
é a reprodução e o aproveitamento do produto imaterial que constitui o conteúdo da
propriedade.
O direito do inventor, segundo Gama Cerqueira (apud Soares, 1998, p. 108):
...É um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma
propriedade temporária e resolúvel que tem por objeto um bem
material – a invenção. O Código Civil equipara aos bens móveis o
direito do autor.
Portanto, a propriedade do inventor ou titular do direito de patente, que poderá ou não
ser o inventor, possui caráter mobiliário, sujeito às normas de direito comum relativas à
propriedade móvel e por ela se regulam quando for omissa a legislação especial.
E, sendo assim, tal propriedade pode ser transmitida por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, a
título gratuito ou oneroso, pode constituir condomínio, ser penhorável em execução ou dado
em penhor, pode ser objeto de usufruto, suscetível de “desapropriação”, nos casos legais
(licença compulsória), é passível de reivindicação de propriedade, podendo ainda, sofrer,
como já foi dito, restrições ao seu exercício de acordo com o interesse público.
Importante salientar que a propriedade industrial não é suscetível de posse material, e,
portanto, não poderá ser adquirida por prescrição, mas a inércia do titular do direito de
propriedade, se não exercê-la no prazo de 3 (anos), fica sujeito a licença compulsória prevista
no artigo 68, parágrafo 1º da LPI. A licença compulsória é uma licença obrigatória imposta
pelo legislador na ocorrência de determinadas situações, e possui caráter sancionador pela
inércia do titular da patente em sua exploração ou por sua utilização de forma abusiva, a fim
de que se mantenha a finalidade social da propriedade em questão.
Observe-se aqui, a preocupação do legislador com a função social do exercício dessa
propriedade industrial, pois seu titular tem que explorar sua invenção e torná-la, assim,
acessível à coletividade, pois caso não o faça, haverá a intervenção do Estado, na pessoa do
estado-Juiz para reprimir ou sancionar essa conduta, interferindo significativamente no seu
direito de propriedade em prol da coletividade, do bem comum, objetivos do Estado
Constitucional e Democrático de Direito.
Nesse caso, o titular da patente ficará sujeito à licença compulsória se exercer os
direitos decorrentes de sua titularidade, de forma abusiva ou a utilizar como meio de praticar
abuso econômico, sendo que tais situações deverão ser comprovadas por decisão
administrativa ou judicial. Nos dizeres de Gabriel Di Blasi (2005, p. 305) a licença
compulsória.
...É uma autorização forçada de patente, concedida pelo Estado
a terceiros, alheia a vontade do titular da mesma, quando se
caracteriza a prática de abuso dos direitos decorrentes das
patentes por parte deste titular.
A legislação dispõe, taxativamente, as situações que ensejarão a licença compulsória
em seu artigo 68, parágrafo primeiro:
Art. 68, Parágrafo 1º: “Ensejam, igualmente licença compulsória:
I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os caso de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação, ou;
II – a comercialização que não satisfizer ás necessidades do mercado
Essas hipóteses somente ensejarão o requerimento da licença compulsória após o
decurso do prazo de 3 (três) anos da concessão da patente, prazo legal concedido ao titular
para iniciar exploração da patente. A legitimidade para requerer a licença compulsória será
daquele que possuir legítimo interesse e capacidade técnica e econômica para realizar
exploração efetiva, destinando-se ao mercado interno. A concessão da licença compulsória
decorrente do abuso do poder econômico praticado pelo titular assegurará ao licenciado o
prazo de 1 (um) ano para que proceda a importação do objeto da licença, quando for o caso, e
inicie a sua exploração, desde que o objeto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo
titular ou com sua permissão. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado ao titular
da patente, indicando-se as condições oferecidas e deverá ser protocolizado no INPI.
Ao pedido de licença compulsória feita pelo requerente, fundamentando-se em abuso
de direitos patentários ou abuso do poder econômico, ou ainda, pela inércia do titular na
fabricação do invento, deverá vir instruído de documentação que comprove todo o alegado.
Caso o pedido se fundamente na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a
sua exploração.
O titular será então, intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias,
findado o qual, sem a manifestação do titular, será considerada aceito a proposta nas
condições oferecidas. Se o titular da patente contestar o pedido, o INPI poderá realizar
diligências, bem como designar comissão, podendo incluir especialistas que não façam parte
da autarquia, com o escopo de subsidiar o arbitramento da remuneração, já que as partes não
chegaram a um consenso. No arbitramento da remuneração considerarão as circunstâncias
peculiares de cada caso concreto, não podendo olvidar-se da ponderação sobre o valor
econômico da licença concedida. Assim, instruído o processo, o INPI decidirá sobre a
concessão no prazo de 60 (sessenta) dias, e decidindo pelo seu deferimento, determinará as
condições em que vigorará a concessão da licença.
.
A licença compulsória será sempre concedida sem exclusividade, portanto, não se
admite o sublicenciamento. Admitir-se-á a cessão da concessão somente quando realizada
conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que
explore a patente licenciada compulsoriamente. A decisão do INPI que decide o pedido de
licença compulsória está sujeita a recurso que não terá efeito suspensivo.
Concedida a licença compulsória, o licenciado deverá iniciar sua exploração no prazo
de 1 (um) ano da data de concessão da licença, admitindo-se a interrupção por igual prazo.
Não cumprindo tal condição, o titular da patente poderá pedir a cassação da licença. O
licenciado fica investido de todos os poderes para agir em defesa da patente, quando
necessário. Importante ressaltar, que nos casos de emergência nacional ou interesse público,
declarados em ato do Poder Executivo Federal e desde que o titular da patente ou seu
licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença
compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos
direitos do respectivo titular. É a proteção da finalidade social da propriedade industrial
prevalecendo sobre os interesses meramente individuais de seu titular, harmonizando-se com
as diretrizes teóricas do ordenamento civil na contemporaneidade e com o texto constitucional
que é seu informador.
Dessa forma, nota-se, claramente a interferência do Estado na esfera privada para
assegurar o respeito à função social da propriedade, ainda que na espécie de propriedade
industrial.
Ademais, essa intervenção estatal continua no que se refere também, aos contratos de
propriedade industrial, através da atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial na
análise e aprovação desse tipo de contrato.
Ao Instituto de Nacional de Propriedade Industrial cumpre analisar e aprovar os
contratos, conforme determina a Lei n. 9.279/96, assim como a legislação tributária e de
capital estrangeiro atribuem ao INPI a competência de atuar como assessor da Receita Federal
e do Banco Central nas questões pertinentes as essas autoridades nas quais esteja envolvida a
transferência de tecnologia.
Ao INPI também cumpre observar a legalidade dos contratos, sendo-lhe atribuído o
dever de suscitar a necessidade de pronunciamento do órgão de tutela de concorrência no caso
de os contratos sob análise violarem as normas concorrências em vigor. A atuação da
autarquia em questão dá-se durante o processo de averbação ou registro do contrato, durante o
qual o departamento de Transferência de Tecnologia analisa as questões supracitadas, e
confere sua decisão no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do depósito regular do
pedido de averbação ou registro, conforme o artigo 211 da LPI, decisão esta que poderá ser
pela emissão do certificado de averbação, ou por fazer exigências que precisam ser sanadas ou
ainda, poderá decidir pelo arquivamento ou indeferimento do pedido de averbação.
Ressalte-se que da decisão do INPI caberá a formulação do pedido de reconsideração a
Diretoria de Transferência e Tecnologia e também, a propositura de recurso ao Presidente do
INPI.
A averbação ou registro é de fundamental importância, pois, é condicionante
para legitimar pagamentos feitos para o exterior, permitir a dedutibilidade fiscal dos
pagamentos contratuais efetuados pela empresa cessionária, bem como, para que o
contrato objeto de averbação ou registro tenha eficácia “erga omnes”, ou seja, seja
oponível contra terceiros.
Ressalte-se que a lei é omissa sobre a extensão dos efeitos da averbação prévia para a
dedutibilidade fiscal quando os contratos forem celebrados entre brasileiros. Nesse caso, o
INPI tem entendido que não é necessária a averbação prévia e tem recusado a averbação ou
registro dos contratos celebrados nessas condições, ou seja, entre brasileiros. Contudo, essa
matéria não é pacífica nos Tribunais, pois há entendimento que tal averbação prévia constitui
requisito condicionante para a dedutibilidade fiscal, fundamentando-se no artigo 71 da Lei n.
3470/58, aplicando-se o princípio do parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil,
segundo o qual a lei nova que estabelece requisitos gerais ou especiais dispostos em lei
anterior, mas não trata de maneira direta, não a revoga. De outro lado, há decisões que
sustentam que não havendo norma legal que condicione a dedutibilidade das despesas ao
prévio registro do respectivo contrato no INPI, não poderá haver a autuação fiscal, pois, estar-
se-ia ferindo o princípio da legalidade. Assim, não há decisões judiciais e administrativas
uniformes sobre a matéria.
A Lei 9279/96 em seu artigo 240 reduziu significativamente a atuação do INPI nos
contratos de propriedade industrial, limitando-o ao pronunciamento sobre tratados
internacionais sobre a matéria e a execução das leis da propriedade industrial, tendo em vista
o respeito aos princípios constitucionais que regem a área econômica.
Não obstante essa limitação o INPI emitiu o Ato Normativo n. 135/97 que estabelece
uma possibilidade mais abrangente de interferência nos contratos de transferência de
tecnologia, a fim de verificar os termos e as condições contratuais aos dispositivos legais
pertinentes: Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9279/96), Lei de controle de remessa de
Lucros (Lei n. 4.131/62), Lei sobre Imposto de Renda (Lei n. 4.506/64 e Lei n. 8383/91 e
normas regulamentares), Lei de Repressão ao Abuso do Poder Econômico (Lei n. 8.884/94),
Lei de Franquia (Lei n. 8955/94) e Decreto que promulga a ata final que incorpora os
resultados da Rodada Uruguai de Negociações comerciais multilaterais do Acordo Geral
sobre Comércio de Serviços (GATT) – Decreto-Legislativo n. 30, de 30/12/1994, combinado
com Decreto Presidencial n. 1.355 de mesma data.
Assim, o INPI vem atuando de forma incisiva sobre os contratos de transferência de
tecnologia, salientando-se duas situações mais comuns dessa atuação, verificadas nos
processos de averbação dos respectivos contratos, quais sejam: a determinação de preço da
contratação e a validade da cláusula de confidencialidade.
No primeiro caso, a interferência fundamenta-se no artigo 50 da Lei 8.383/91 que
dispõe que a remessa de remuneração deve estar sempre limitada aos índices estabelecidos
pela Portaria do Ministério da Fazenda n. 436 de 30 de dezembro de 1958, mesmo que o
contrato seja de fornecimento de tecnologia ou de assistência técnica. Mas, essa regra não se
aplica aos contratos celebrados entre sociedades empresariais que não possuem vinculação
societária.
No segundo caso, a interferência do INPI se dá na interpretação restritiva no
tratamento das cláusulas de confidencialidade nos contratos de transferência de tecnologia.
Essas cláusulas de confidencialidade ad eternun são usuais nesses contratos e estabelecem a
obrigatoriedade da manutenção da confidencialidade mesmo após a rescisão contratual ou
empregatícia que a determinou, e é legalmente admitida pelo artigo 195, inciso XI da Lei
9279/96. Não obstante a legalidade dessa cláusula, o INPI não vem aceitando que tal
obrigação ultrapasse o período de cinco anos, contados do término ou rescisão do contrato de
tecnologia. Sustenta sua posição, fundamentando-se no fato de que tal cláusula ad eternum
interrompe o processo de capacitação tecnológica dos licenciados locais, obstaculizando o
desenvolvimento econômico e social.
Gabriel Di Blasi (2005, p. 416) ressalta que:
O aspecto mais importante desse assunto, é a inobservância do Instituto aos princípios que
regem o direito público e garantem a eficácia dos atos administrativos, quais sejam, o
Princípio da legalidade e o Princípio da competência. O Princípio da Legalidade resume-se na
submissão do poder estatal aos mandamentos da Lei. As atividades da administração
submetem-se e limitam-se à determinação da Lei, sendo que a atuação do poder público sem o
encalço legal acarreta a ilegalidade do ato e está sujeita a nulidade.
Embora não haja fundamento legal e competência básica para o INPI criar o próprio
direito e impor comportamento a terceiros, a averbação dos contratos de transferência de
tecnologia continua sendo influenciada significativamente pela atuação do INPI.
Assim, podemos dizer que o princípio da função social da propriedade foi um instrumento
utilizado pelo legislador, estabelecendo alguns requisitos legais a serem cumpridos pelos
titulares de patentes, para que estas atendam as finalidades sociais, que é o motivo pelo qual o
Estado confere ao inventor o direito de exclusividade temporário (“propriedade”) sobre sua
invenção, mas em contrapartida, impede o uso ou não uso da patente, bem como reprime sua
má utilização.
30- Considerações Finais
Procurou-se no presente estudo expor algumas considerações sobre a propriedade
industrial e a observância do princípio da função social, consagrado constitucionalmente e
ratificado pela legislação civilista, a qual tem na cláusula geral da Socialidade um de seus
pilares estruturais. Verificou-se, assim, que a patente é considerada uma propriedade, embora
represente, na verdade, um direito de exclusividade sobre a exploração de uma invenção, e
assim sendo, uma oportunidade de comércio, mas nunca um monopólio. Trata-se de um
benefício que o Estado concede ao inventor por divulgar sua invenção à sociedade e
contribuir para seu desenvolvimento econômico e social.
No transcorrer da explanação, procurou-se salientar que em consonância com o princípio
da função social da propriedade, a propriedade industrial não é absoluta e implica em
limitações impostas pelo legislador ao seu titular, pois ela terá que atender sua finalidade
social, propiciando o desenvolvimento econômico, tecnológico e social da sociedade, e por
isso, o legislador valora e tutela o interesse da coletividade sobre a propriedade industrial em
detrimento da visão capitalista e individualista do mercado e de seu titular. Dessa forma, o
legislador reprime o abuso do poder econômico, a concorrência desleal, bem como a não
utilização da invenção pelo seu titular, o que poderá ser sancionado com a licença
compulsória, conforme já analisada, priorizando-se o interesse social sobre o invento ou
invenção. O princípio da função social da propriedade é garantia constitucional que foi
ratificada pelo Código Civil de 2002, com a adoção expressa da cláusula geral da
Sociabilidade, mas já em 1996, data de entrada em vigor da Lei de Propriedade Industrial, de
n. 9.279, o legislador já impõe uma finalidade social no instituto da propriedade industrial,
tendo em vista que o sistema de patentes é um importante elemento para propiciar o
desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país, e nesse sentido deverá
harmonizar-se com os valores tutelados constitucionalmente, e com o ordenamento civil que
se revela socializado, inaugurando um sistema ético-jurídico em substituição ao sistema
dogmático-formalista de outrora. Por fim, no tocante à propriedade industrial não podemos
nos olvidar que além de sua finalidade social, ela também se caracteriza como um direito de
grande importância no desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país, razão
pela qual o interesse social é visualizado com frequência.
31- Referências:
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 26. ed. 2005. São Paulo: Saraiva,
pp. 40 a 49.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 1: direito de empresa.
17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013
GOMES, Fábio Bellote. Manual de Direito Empresarial. 4ª edição. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013.
VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial, volume
2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008.
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro:
Lumem Júris, 2ª ed. 2003.
BLASI, Gabriel Di. A Propriedade Industrial: o sistema de marcas, patentes e desenhos
industriais analisados a partir da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense,
2005.
INTELECTUAL, Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade.
Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: Patentes e seus Sucedâneos.
São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.