UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULOCURSO DE BACHAREL EM DIREITO

8º SEMESTRE – SALA 108 - NOTURNO

Trabalho desenvolvido á disciplina de Direito Empresarial I, como parte da avaliação

referente ao 8º Semestre do Curso de Direito.

Tema I: Identificação dos requisitos básicos e fundamentais para a caracterização do empresário.Tema II : Propriedade Industrial.

ATPS – DIREITO EMPRESARIAL I – ETAPAS I E II

Professora Msc. Solange

SÃO BERNARDO DO CAMPO

07/10/2015

SUMÁRIO

I – Requisitos básicos e fundamentais para a Caracterização do empresário

1.................................................................................................................................. Introdução

2 ............................................................................................. Conceito de atividade empresária

3 ………………………………….……………............................... Conceito de atividade civil

4 ........................................................................... Cooperativas sempre exercem atividade civil

5 ………………………………………......................................... Inscrição no registro público

6 ........................................................................................................................................ Sócios

7 ........................................................................................ Microempreendedor individual MEI

8 .......................................................................................................... Sucursal filial ou agência

9 ................................................................................... Empresário rural e pequeno empresário

10 ........................................................................................................... Capacidade Empresária

11 ........................................................................................................... Capacidade empresária

12 ............................................................................... Empresário de direito empresário de fato

13 .......................................................................................................................... Sócio incapaz

14 ................................................................................... Emancipação e autorização do incapaz

15 ................................................................................................................................. Cônjuges

16 ............................................................................................................. Registros obrigatórios

17 ................................................................................................................................ Conclusão

18 ..................................................................................................... Jurisprudência de interesse

II - Propriedade Industrial

19 ............................................................................................................................... Introdução

20 ............................................................................................................. Propriedade Industrial

21 ........................................................................................................... Propriedade Intelectual

22 ........................................................ A patente e o princípio da função social da propriedade

23 ...................................................................................................................................Invenção

24 ................................................................................................................ Modelo de Utilidade

25 .................................................................................................................. Desenho Industrial

26 ...................................................................................................................................... Marca

27 ................................................................. Das formas de Proteção da Propriedade Industrial

28 ..................................................................................................................................... Patente

29 ................................................................................................................................... Registro

30 ............................................................................................................... Considerações Finais

31 .............................................................................................................................. Referências

1- Introdução

Conceito de empresário: Art. 966. Considera-se empresário quem exerce

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou

de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de

natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores,

salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

O código civil revoga parcialmente o primeiro código comercial brasileiro, que era

basicamente construído sobre a teoria dos atos de comércio, ou seja, contaria com a proteção

deste código, aqueles que cometiam atos tipificados como atos de comércio. Contudo, em

virtude do dinamismo do comercio, as novas formas de comércio não estavam contempladas

no código de 1850. Um exemplo disso é a prestação de serviços em massa. Surge aí o novo

código civil contemplando as outras formas de comércio. É rompida a teoria dos atos de

comércio e adotada a teoria da empresa. Desta forma, tudo que era denominado corporações

comerciais ou comerciantes, passam a se chamar sociedades empresariais ou empresários.

2.037. Salvo disposição em contrário, aplicam-se aos

empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não

revogadas por este Código, referentes a comerciantes, ou a

sociedades comerciais, bem como a atividades mercantis.

(Caput, do art. 966 do CC). Sua atividade consiste em articular os fatores de produção:

aporte de capital, contratação de mão de obra, compra de insumo e desenvolvimento ou

aquisição de tecnologia. a) Profissionalismo: habitualidade, pessoalidade (contratação de

prepostos), monopólio das informações dos produtos.

OBS.: Já vimos que para que seja considerada empresária a pessoa natural ou jurídica deve

contratar mão de obra (empregados regidos pela CLT, prestadores de serviços, autônomos,

representantes comerciais e etc.) Porém, o CC faz referência expressa à atuação de dois

pressupostos do empregador: o gerente e o contabilista (art. 1.182). Enquanto o primeiro é

facultativo, o segundo é obrigatório, salvo se não existir algum na localidade.

b) Atividade: sinônimo de empresa. c) Econômica: sempre busca gerar lucro para quem a

explora: LUCRO COMO FINALIDADE x LUCRO COMO MEIO d) Organizada:

Articulação dos quatro fatores de produção. e) Produção de bens ou serviços. f) Circulação de

bens ou serviços. Note-se que o CCB só conceitua o que empresário e não atividade

empresarial.

Temos 4 aspectos:

1- Percebe-se ainda que para se caracterizar o empresário é necessária a pessoalidade do

sujeito, ele deve exercer profissionalmente a atividade, o que é diferente de sócio, pois

para ser empresário deve haver efetivo exercício enquanto que para ser sócio não há a

necessidade de exercer a atividade do objeto empresarial;

2- Além disso, para ser empresário deve praticar a atividade de forma reiterada, ou seja,

de forma habitual;

3- Para exercer uma atividade comercial deve haver ainda a busca pelo lucro, todo

empresário exerce atividade econômica, mas nem todo aquele que exerce atividade

econômica é empresário;

4- A atividade deve ser desenvolvida de forma organizada: a partir da presença dos

fatores de produção (capital, insumos, mão de obra e tecnologia) a ausência de

qualquer um desses elementos implica em dizer que a atividade não é organizada,

portanto não será considerado empresário.

2- Conceito de atividade empresária: é a organização econômica dos fatores de

produção desenvolvida por pessoa natural ou jurídica para produção ou circulação de

bens ou serviços através de um estabelecimento empresarial que visa o lucro.

3- Conceito de atividade civil: quando falta um dos fatores de produção. A principal

diferença é a forma de exploração do objeto social.

São consideradas atividades civis:

Atividades desenvolvidas por produtor rural (não registrado). O produtor rural

registrado exerce atividade empresarial.

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua

principal profissão, pode, observadas as formalidades de que

tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no

Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede,

caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos

os efeitos, ao empresário sujeito a registro.

4- Cooperativas sempre exercem atividade civil.

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por

objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples,

as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a

sociedade por ações; e, simples, a cooperativa. Profissionais intelectuais: cientifica literária ou

artística. Se tal atividade possuir elemento de empresa será considerado atividade empresarial.

5- Inscrição no registro público

É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da

respectiva sede, antes do início de sua atividade.

A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha:

I - o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens;

II - a firma, com a respectiva assinatura autografa;

III - o capital;

IV - o objeto e a sede da empresa.

Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro

próprio do Registro Público de Empresas Mercantis, e obedecerá a número de ordem contínuo

para todos os empresários inscritos. À margem da inscrição, e com as mesmas formalidades,

serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes.

6- Sócios

Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público

de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de

sociedade empresária, observado, no que couber, o disposto nos artigos 1.113 a 1.115 do

Código Civil (regras sobre transformação de sociedade).

7- Microempreendedor Individual - MEI

O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual de

que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como

qualquer exigência para o início de seu funcionamento deverão ter trâmite especial e

simplificado, preferentemente eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma a ser

disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da

Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, de que trata o inciso III do art. 2 da mesma

Lei.

Para fins do disposto, poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura

autografa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade,

estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo

CGSIM.

8- Sucursal, Filial ou Agencia.

O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de

outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova

da inscrição originária. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário

deverá ser averbada no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.

9- Empresário Rural e Pequeno Empresário

A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e

ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. O empresário, cuja

atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades, requerer

inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois

de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.

Base: artigos 966 a 971 do Código Civil.

10- Capacidade - Empresária

Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil

e não forem legalmente impedidos. Veja tópico Incapacidade Civil.

A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a

exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Pessoas capazes que podem exercer a

atividade empresarial dentro de certos limites: médico e farmacêutico para o exercício

simultâneo de ambas as profissões; cônsules remunerados (representantes de interesses

comerciais do país), nos distritos em que exercerem sua função; deputados e senadores para a

propriedade, controle, direção e qualquer função remunerada em empresas que gozem de

favor decorrentes de contrato com pessoas jurídicas de direito público; os estrangeiros

residentes para a propriedade de navios e de empresas jornalísticas, de radiodifusão, de

telecomunicações ou para atividades de exploração econômica de embarcações mercantes.

- IN DNRC 32/1991: sociedades dependentes de autorização

- IN DNRC 76/1998: atividades vedadas a estrangeiros no país

11- Empresário de Direito – Empresário de Fato

- Falência e recuperação de empresas: Lei n. 11.101/2005

- Teoria da aparência (celeridade, informalidade, rapidez): “Ciò que nel commercio apare

comme vero, deve valere come vero”: FERRARA

12- Incapacidade Adquirida

Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a

empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Neste

caso, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa,

bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz,

ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos

direitos adquiridos por terceiros. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o

incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo

daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização.

Da incapacidade superveniente: CC, 974: “continuar a

empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais

ou pelo autor da herança.../...por meio de representante ou

devidamente assistido” - Precederá de autorização judicial:

apreciação da conveniência na continuação - não sujeição aos

efeitos da empresa os bens anteriores à sucessão ou interdição -

gerente, no caso do representante ou assistente do incapaz não

puder exercer atividade de empresário. - incapacidade por

menoridade (v. abaixo) A questão do menor empresário: CCom,

impedia de ser sócio (art. 308) - Jur.: sim, “mortis causa”;

depois, também por ato “inter vivos” - STF, 1976: pode ser

sócio, mas com capital integralizado e sem funções de

administração. Empresário casado (liberdade a ambos: CF,

226, § 5º) - CC, 977: “Faculta-se aos cônjuges contratar

sociedade.... desde que não tenham casado no regime de

comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória” -

CC, 978: “...pode, sem necessidade de outorga conjugal...,

alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou

gravá-los de ônus real...”: embrião da autonomia do

empresário individual (*) Proibições e limitações ao exercício

da atividade empresarial - Pessoas capazes, porém proibidas de

exercer a atividade empresarial: magistrados e membros do

Ministério Público; funcionários públicos; militares;

corretores; leiloeiros; agentes aduaneiros; falidos não

reabilitados; estrangeiros com visto provisório; chefes do

Executivo, em todos os níveis.

13- Sócios Incapazes

O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais deverá registrar

contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que

atendidos, de forma conjunta, os seguintes pressupostos:

I – o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade;

II – o capital social deve ser totalmente integralizado;

III – o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser

representado por seus representantes legais.

Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder

exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes.

Do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser

conveniente.

A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da

responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados.

14- Emancipação e Autorização do Incapaz

A prova da emancipação e da autorização do incapaz, e a de eventual revogação desta,

serão inscritas ou averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis. O uso da nova firma

caberá, conforme o caso, ao gerente; ou ao representante do incapaz; ou a este, quando puder

ser autorizado.

15- Cônjuges

Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não

tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.

O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o

regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de

ônus real.

16- Registros Obrigatórios

Além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no Registro Público de

Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de doação,

herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. A

sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de

reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro

Público de Empresas Mercantis. Base: artigos 972 a 980 do Código Civil.

17- Conclusão

Apontamentos finais

Ante o exposto, apesar da dificuldade abstrativa desses termos conceituais, podemos sintetizar as definições da seguinte sorte: (I) empresa: é ação, atividade econômica; circulação ou produção de bens e/ou serviços (II) empresário: é a pessoa, física (empresário individual) ou jurídica (sociedade empresária), que assume os riscos e toma a iniciativa de exploração da atividade econômica (empresa) (III) sociedade empresária: é pessoa jurídica formada pela

união de pessoas, física ou jurídica, tendo como objetivo a junção de capitais e habilidades para exploração da atividade comercial Destarte: a sociedade empresária é uma espécie de empresário que realiza a empresa.

18- Jurisprudências de interesse

Empresário e administrador

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONSÓRCIO GARIBALDI. CONDENAÇÃO POR GESTÃO FRAUDULENTA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS

DO DELITO E DA CULPABILIDADE. ESTA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. [...]É inegável que a atividade empresarial, em regra, é exercida por quem tem qualificação e experiência para tanto. Quem toma a iniciativa de tocar um negócio, administrar e gerenciar uma atividade empresarial, por definição, recebe a qualificação de "empresário" ou "administrador".[...] [...] (STJ; AgRg no Recurso Especial Nº 1.242.129; Quinta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; J. Em 11.03.2014)

Desconsideração inversa de personalidade jurídica

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPANHEIRO LESADO PELA CONDUTA DO SÓCIO. ARTIGO ANALISADO: 50 DO CC/02.[...]

3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. [...]

(STJ; REsp 1236916; Terceira Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; J. Em 22.10.2013)

Necessidade de registro para recuperação judicial

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL.

INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO.

POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO.

1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural.2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.

(STJ; RESP 1.193.115; Terceira Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; J. Em 20.8.2013)

I- Propriedade Industrial

19- Introdução

O empresário, para iniciar o exercício da sua atividade econômica, necessita organizar

todo um complexo de bens que o permite desempenhar este mister. A esse complexo de bens

dá-se o nome de estabelecimento empresarial, e dentre os bens que o compõem incluem-se os

materiais e imateriais, como são exemplos a marca, as invenções, os modelos de utilidades

etc.

Esses bens imateriais, hoje, são objeto de uma tutela jurídica específica chamada de

direito de propriedade industrial. No fim do século XIX, em 1883, alguns países sentiam a

necessidade de produzir leis uniformes sobre a propriedade industrial. Nesse período,

aconteceu a Convenção de Paris, da qual o Brasil fez parte, que desenvolveu as primeiras

regras e diretrizes para a uniformização internacional do tema. Muitas das normas definidas

naquela época continuam em vigor, mas hoje o Brasil possui uma legislação especifica sobre

a propriedade industrial, que está descrita na Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade

Industrial – LPI. Antes de adentrarmos no estudo da lei, é importante ter em mente que

propriedade industrial não se confunde com propriedade intelectual.

O que analisamos em direito empresarial é a propriedade industrial, uma das espécies do

gênero propriedade intelectual, assim como o direito autoral. Direito autoral é tema de direito

civil; Propriedade industrial é assunto atinente ao direito empresarial, regulamentado pela Lei

nº 9.279/1996, que será abordado no presente estudo. Portanto, propriedade intelectual é

gênero, que tem como espécies a propriedade industrial (a qual protege a técnica e o registro é

constitutivo da proteção) e os direitos autorais (os quais protegem a obra em si de o registro é

declaratório – ler art. 7º da lei).

A finalidade da lei, portanto, é a de garantir a exclusividade da exploração da propriedade

industrial, possibilitando ao inventor produzir a invenção sozinho, garantindo alta

produtividade, ou licenciar o uso, permitindo que outras empresas o produzam. Através da

licença de uso o inventor garante o recebimento de uma remuneração, chamada de royalties.

20- Propriedade Industrial

A Propriedade Industrial trata dos bens imateriais com aplicação industrial, quais sejam: a

concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, a concessão de registros de desenho

industrial, a concessão de registro de marcas, repressão às falsas indicações geográficas e

repressão à concorrência desleal. Essas são as matérias protegidas pela Lei 9.279/1996 – LPI.

21- Propriedade Intelectual

Mister ressaltar que a Propriedade Intelectual é um ramo do Direito que trata dos bens

imateriais, resultantes da manifestação do intelecto humano, englobando a Propriedade

Industrial e o Direito Autoral. Assim, o Direito Autoral dispõe sobre as obras literárias,

musicais, artísticas, estéticas bidimensionais e obras estéticas tridimensionais, matéria esta

que não será objeto do presente estudo. A Propriedade Intelectual alcança ainda as

concepções científicas e a proteção dos direitos de software. Importante ressaltar também, que

a denominação “propriedade”, na verdade quer-se dizer direito nas legislações e tratados

sobre o tema. Há doutrinadores que a consideram um verdadeiro monopólio, mas é um

entendimento minoritário que não merece prosperar no contexto da propriedade intelectual.

Ocorre que, o Estado concede o direito de exclusividade na utilização e comercialização

do objeto para o qual se obteve o privilégio, durante um lapso temporal definido, ou seja, para

patentes de invenção o período de exclusividade é de 20 anos e para a patente de modelo de

utilidade o prazo é de 15 anos, ambos contados da data do depósito do pedido de patente.

Aqui, o que há é uma oportunidade comercial durante a vigência da patente concedida e não

um monopólio. No monopólio, propriamente dito, há uma exclusividade de mercado por

tempo indeterminado, o que não ocorre no caso da propriedade industrial, cujo privilégio de

exclusividade tem um termo inicial e um final. Esse privilégio é concedido ao inventor como

recompensa pela divulgação à sociedade de sua invenção ou invento.

Em consonância com a Constituição Brasileira, a propriedade não pode fugir de sua

função social, que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, foi ratificado

expressamente pela legislação civilista, que incorporou a função social da propriedade na

essência de uma de suas cláusulas gerais, com a adoção expressa da cláusula geral da

Socialidade. Nesse sentido, a pesquisa em tela pretende desenvolver-se.

22- A patente e o princípio da função social da propriedade

No contexto da legislação brasileira dentro da qual está inserida a propriedade industrial,

ela não é considerada um direito absoluto, pois deve propiciar o desenvolvimento econômico,

tecnológico e social do país, podendo ainda sofrer restrições no exercício dos direitos que dela

decorrem em face dos interesses sociais do país.

Nesse contexto, observa-se que não há possibilidade de existir um sistema de propriedade

industrial totalmente internacionalizado ou neutro no Brasil, pois seria incompatível com a

nossa Constituição Federal que determina como garantia constitucional o princípio da função

social da propriedade.

A legislação de propriedade industrial da maioria dos países considera a invenção ou

modelo de utilidade como sendo um direito de propriedade.

José Carlos Tinoco Soares (1998) entende que além de a invenção ser um direito de

propriedade, constitui também um direito natural, de ocupação e intelectual, sendo este direito

de propriedade garantido por dois elementos fundamentais e inalienáveis, que são a

inteligência do homem, seu intelecto e sua livre disposição de vontade, pois ninguém poderá

tirar do homem sua inteligência, mas apenas desfrutá-la, quando assim o consentir pela

espontaneidade da vontade.

23- Invenção

Não há conceito de invenção na lei nem na doutrina. Mas, pode-se dizer que invenção é

tudo aquilo que se inventa, que se cria, que pode ser explorado economicamente. Mas para

que seja reconhecido como invenção, o bem deve atender a quatro requisitos previstos na lei:

a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial e o não impedimento. Novidade,

segundo o art. 11 da Lei de Propriedade Industrial, “é aquilo que não está compreendido no

estado da técnica.” Noutras palavras, quando o invento constituir algo desconhecido até

mesmo da comunidade cientifica da área de conhecimento, ele não está compreendido no

estado da técnica.

Já a atividade inventiva, disciplinada no art. 13 da LPI, “ocorre sempre que para um

técnico no assunto não decorra de maneira óbvia ou evidente do estágio atual da técnica”. Ou

seja, o inventor deve provar que chegou àquele resultado novo em decorrência de um ato de

criação seu, o que diferencia a invenção de uma descoberta. Por exemplo, um descobridor

descobre uma jazida de metal precioso, já um inventor cria um mecanismo de aproveitamento

desse metal. Uma coisa é descobrir a eletricidade, outra coisa diferente é inventar a lâmpada.

A aplicação industrial, terceiro requisito, limita como invenção somente aquilo que

tem aplicação industrial, ou seja, quando o projeto puder ser utilizado, produzido em

indústria. Quando for útil. A doutrina cita como exemplo interessante o caso de alguém

inventar um motor considerado o mais rápido do mundo, mas que só funcionaria com um

combustível que não existe na face da terra. Esta hipótese não pode ser considerada invenção

já que é impossível ser industrializada, não cumprindo, assim, o requisito de aplicação

industrial.

Por fim, só pode ser considerado como invenção aquilo que não estiver impedido pelo

artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial. Tal artigo elenca como casos de impedimentos à

patente tudo o que for contrário à moral aos bons costumes, à saúde pública; tudo o que for

resultado ou resultante de transformação do núcleo atômico e o todo ou parte dos seres vivos,

exceto os micro-organismos. O inventor pode até atender aos outros requisitos, mas se a

invenção se enquadrar em qualquer um dos casos citados acima, não será patenteável.

24- Modelo de Utilidade

O modelo de utilidade está definido no art. 9º da Lei nº 9.279/1996 nos seguintes termos:

“modelo de utilidade é o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação

industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em

melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”

O modelo de utilidade pode ser considerado como uma pequena invenção, algo que foi

criado para trazer uma utilidade maior para um invento já existente. Ele traz uma melhoria

funcional para um ato inventivo, para algo que já é considerado invenção. A palavra-chave

para o caso é melhoria funcional.

Podemos citar como exemplos de modelo de utilidade: a invenção de um cabo anatômico

de uma vassoura criado para amenizar dores na coluna daquele que a utiliza é considerado um

modelo de utilidade; a churrasqueira sem fumaça, segundo o STJ, é modelo de utilidade

porque o mecanismo que impede a fumaça é algo criado para trazer uma melhoria para o

invento já existente, que é a churrasqueira.

25- Desenho Industrial

O artigo 95 da Lei de Proteção Industrial define desenho industrial como a forma plástica

ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a

um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e

que possa servir de tipo de fabricação industrial.

A doutrina diz que o desenho industrial é o elemento fútil porque não traz nenhum tipo de

melhoria, de utilidade, só se preocupando com a estética, com a configuração externa. Se

trouxer algum tipo de utilidade, já não é mais desenho, é modelo de utilidade. É exemplos de

desenho industrial a garrafa térmica com um resultado visual novo, a garrafa de cerveja que

tem um design proporcionando melhor adaptação das mãos e a nova estética de um aspirador

de pó. A haste flexível dos óculos que o adapta melhor à cabeça, no entanto, é modelo de

utilidade. Noutros ternos, o modelo de utilidade traz melhoria e o desenho industrial muda o

design.

26- Marca

Conforme definido pelo artigo 122, da Lei de Propriedade Industrial, marca é o sinal

distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais.

Por meio da marca você procura identificar um produto ou serviço, ou seja, ela é o

elemento de identificação, de distinção.

No Brasil, não é possível registrar sinal sonoro, sendo permitido registrar como marca

apenas aquilo que é visualmente perceptível. O sinal auditivo ‘plim-plim’ da Globo, por

exemplo, não pode ser registrado como marca. Por outro lado, na Europa é possível registrar o

som do motor de uma moto Harley Davidson. No nosso país, no entanto, só pode ser

registrado como marca aquilo que se vê.

O artigo 123 da Lei nº 9.279/1996 traz as espécies de marca. In verbis:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro

idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço

com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade,

natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros

de uma determinada entidade.

Marca de produto ou serviço, portanto, é que distingue um produto ou serviço de outro igual,

semelhante ou afim de origem diferente.

Marca de certificação, por sua vez, atesta que determinado produto está dentro das

normas técnicas ou das certificações legais. São exemplos o ISO e o INMETRO.

Já a marca coletiva é aquela usada para identificar produtos ou serviços que advêm de

membros de uma determinada associação, instituição ou entidade. O exemplo mais típico de

marca coletiva é a marca existente em todos os pacotes de café vinculados à Associação

Brasileira dos Produtores de Café. Essa é uma marca coletiva, significando que o produtor

daquele café integra uma coletividade, faz parte de uma entidade, visando trazer maior

credibilidade ao produto. Tal qual ocorre com a invenção, a marca também precisa atender

requisitos definidos na lei. Novidade é o primeiro deles. No entanto, não se exige que a

novidade seja absoluta, bastando que a mesma seja relativa.

Tratando da situação em análise, a jurisprudência fala do princípio da especificidade,

que também é chamado de princípio da especialidade. Por esse principio, a proteção jurídica

conferida pela lei à marca é restrita ao ramo de atividade em que seu titular atua. Ou seja, a

marca não precisa ser absolutamente nova, bastante que a originalidade diga respeito apenas

ao ramo de atividade do seu possuidor.

Não obstante não seja abrangente no que se refere ao seu âmbito material (ramo de

atividade), a proteção da marca vale em todo o país, ou seja, no âmbito territorial a proteção é

de abrangência nacional.

O segundo requisito da marca, é a não colidência com marca notória. Segundo o art.

126 da LPI, “marca notória é aquela ostensivamente pública e conhecida de popularidade

internacional.” São exemplos de marca notória, ou seja, de reconhecimento internacional:

Visa, Motorola, Sony, Honda etc.

Interessante o fato de que a marca notória, assim como fato notório, não precisa de

registro no INPI para ter proteção legal. Isso significa que o Brasil é obrigado a proteger uma

marca notória, ainda que ela não tenha sido aqui registrada. Tal obrigação decorre do fato de

ser o Brasil signatário da Convenção da União de Paris que determina aos países signatários

que protejam a marca notória.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – é a autarquia federal,

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável pela

concessão de privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional.

Vale salientar que não se pode confundir marca notória com marca de alto renome.

Segundo o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, à marca registrada no Brasil considerada de alto

renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Assim, quando o

INPI reconhece uma marca como de alto renome, ela terá proteção em todos os ramos de

atividade. O terceiro e ultimo requisito da marca é o não impedimento legal. Os casos de

impedimento legal estão no art. 124, da Lei de Propriedade Industrial que elenca uma série de

itens não registráveis como marca.

27- Das formas de Proteção da Propriedade Industrial

A LPI Protege a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca, além de

reprimir a falsa indicação geográfica e a concorrência desleal.

A proteção dos bens móveis se dá através da patente e do registro. Patente é o título que

formaliza a proteção da invenção e do modelo de utilidade. Já o Registro é o título que

formaliza a proteção do desenho industrial e da marca.

28- Patente

Só é garantida a exclusividade da exploração de uma invenção ou de um modelo de

utilidade àquele que obtiver a concessão de uma patente junto ao Instituto Nacional de

Propriedade Industrial. Portanto, o inventor ou criador só terá direito à exclusividade de

exploração garantida pela Lei nº 9.279/1996 quando patenteada a invenção. A patente tem

finalidade de proteção ao desenvolvimento tecnológico e funciona como incentivo à pesquisa,

já que garante ao inventor e ao criador a exploração exclusiva e o usufruto dos lucros

decorrentes da novidade.

Contudo, a exclusividade decorrente da patente é limitada a 20 (vinte) anos no caso de

Invenção e a 15 (quinze) anos no caso de modelo de utilidade. O prazo é contado da data do

depósito do pedido de patente junto ao INPI. A patente, no entanto, é improrrogável. Após o

prazo de 20 (vinte) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso, a patente cai em domínio público e

a invenção pode ser explorada por terceiros.

Como os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis para os efeitos

legais do art. 5º da LPI, o titular da patente exerce sobre ela um direito patrimonial disponível.

Assim, o titular da patente pode, por exemplo, cedê-la ou mesmo o seu pedido de concessão.

Há também a possibilidade de o inventor decidir licenciar a exploração da patente

mediante contrato de licença a ser averbado junto ao INPI para que produza efeitos perante

terceiros. Essa licença pode ser voluntária ou compulsória.

A licença voluntária está regulamentada nos artigos 61 a 67 da LPI. Para celebrar o

contrato de licença, o titular da patente vai exigir do licenciado uma contraprestação

denominada royalties.

Já a licença compulsória se dá nos termos dos artigos 68 a 74 da mesma lei. Ela é utilizada

como sanção aplicada ao titular da patente ou para atender aos imperativos de ordem pública

(art. 71). O primeiro caso de licença compulsória no Brasil foi o da liberação de fabricação de

remédios contra a AIDS, mesmo durante a vigência de uma patente sobre a sua invenção.

O artigo 71 permite que, havendo interesse público ou no caso de emergência nacional,

seja concedida a licença compulsória. Esta só pode ser concedida pelo Poder Executivo

Federal e tem o condão de permitir a exploração da invenção por terceiros, ainda que ela

esteja patenteada.

Mas essa licença compulsória é temporária e não pode ser concedida a pessoa

determinada. Se o intuito da mesma é atender interesse nacional, não pode ter exclusividade.

O titular da patente terá o direito de receber um percentual sobre produção decorrente da

exploração pelo terceiro.

29- Registro

Por outro lado, para garantir exclusividade no uso da marca e do desenho industrial, é

preciso registrá-los também no INPI. O Desenho industrial e a marca não são patenteáveis,

mas sim registráveis. O registro também tem prazo estabelecido na LIP que estabeleceu 10

(dez) anos para o desenho Industrial e para a marca, sendo que o marco inicial é a concessão

pelo INPI. Diferentemente da patente, o registro é passível de prorrogação.

A lei permite a prorrogação do desenho industrial por até 03 (três) vezes, garantidos 05

(cinco) anos de prorrogação a cada vez. Acabada a terceira prorrogação, o bem cai em

domínio público. Já o pedido de prorrogação de uso da marca é ilimitado, sendo concedida

sempre por igual período. Ou seja, a cada 10 (dez) anos. Assegura o ilustre autor que a

invenção também é um direito natural, ao passo que desde os primórdios o homem encontrava

coisas para utilizá-las (descobertas) e posteriormente as modificava de acordo com suas

necessidades (invenção).

Afirma ainda, ser também, um direito de ocupação, pois o homem exerce seu direito de

tomar posse daquilo que encontra (descoberta) ou daquilo que desenvolve, o industrializando

e comercializando (invenção).

E também, considera o autor supra, ser ainda um direito intelectual, pois de nada

adiantaria ao homem encontrar e utilizar coisas, se não houvesse o emprego de sua

inteligência, que lhe é inato.

A Lei 9.279/96 dispõe sobre a propriedade industrial em seu artigo 6º:

Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a

patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Em nossa legislação, o direito de propriedade se baseia no princípio de usar, fruir,

dispor e reaver (“ius utendi, fruendi et abutendi) o bem a qualquer tempo, mas no tocante a

propriedade industrial, esse direito de propriedade tem caráter temporário, configurando uma

propriedade resolúvel, ou seja, ocorrendo um evento futuro e certo, qual seja, o decurso do

lapso temporal de vigência da patente conferido pela Lei, findar-se-á os direitos decorrentes

dessa propriedade, culminando por extingui-la.

Contudo, os direitos decorrentes da propriedade industrial estão intrinsecamente

ligados ao princípio da função social da propriedade, deste não podendo desvincular-se. Para

tanto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI atua como “fiscalizador” do

exercício desses direitos a fim de evitar que sua finalidade seja desvirtuada. O direito de

exclusividade sobre uma invenção, adquirido por meio de uma patente é um privilégio que o

Estado concede ao seu inventor pelo benefício da divulgação de seu invento para a sociedade,

contribuindo para o bem comum. O sistema de proteção patetaria é de grande importância

para propiciar o desenvolvimento econômico e social de um país, pois é um incentivo para a

produção de inovações tecnológica, beneficiando o inventor e toda a coletividade com o

progresso e desenvolvimento.

Contudo, esse direito de exclusividade não é absoluto e implica em limitações

estabelecidas pela legislação de propriedade industrial, a fim de evitar o abuso do poder

econômico, a concorrência desleal e o monopólio do produto objeto do invento. Assim, nos

dizeres de Umberto Pippia, citado por Soares (1998, p. 103) o direito do inventor não se pode

confundir com o direito sobre o produto, que é o meio material sobre o qual se concretiza a

invenção ou a descoberta:

o direito do inventor tem por objeto a ideia inventiva. Constitui-se, porém, sempre em um

direito de propriedade porquanto ‘sui generis’ sobre coisas imateriais: a sua característica

essencial está no direito de impedir que outros reproduzam a invenção e a descoberta, porque

é a reprodução e o aproveitamento do produto imaterial que constitui o conteúdo da

propriedade.

O direito do inventor, segundo Gama Cerqueira (apud Soares, 1998, p. 108):

...É um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma

propriedade temporária e resolúvel que tem por objeto um bem

material – a invenção. O Código Civil equipara aos bens móveis o

direito do autor.

Portanto, a propriedade do inventor ou titular do direito de patente, que poderá ou não

ser o inventor, possui caráter mobiliário, sujeito às normas de direito comum relativas à

propriedade móvel e por ela se regulam quando for omissa a legislação especial.

E, sendo assim, tal propriedade pode ser transmitida por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, a

título gratuito ou oneroso, pode constituir condomínio, ser penhorável em execução ou dado

em penhor, pode ser objeto de usufruto, suscetível de “desapropriação”, nos casos legais

(licença compulsória), é passível de reivindicação de propriedade, podendo ainda, sofrer,

como já foi dito, restrições ao seu exercício de acordo com o interesse público.

Importante salientar que a propriedade industrial não é suscetível de posse material, e,

portanto, não poderá ser adquirida por prescrição, mas a inércia do titular do direito de

propriedade, se não exercê-la no prazo de 3 (anos), fica sujeito a licença compulsória prevista

no artigo 68, parágrafo 1º da LPI. A licença compulsória é uma licença obrigatória imposta

pelo legislador na ocorrência de determinadas situações, e possui caráter sancionador pela

inércia do titular da patente em sua exploração ou por sua utilização de forma abusiva, a fim

de que se mantenha a finalidade social da propriedade em questão.

Observe-se aqui, a preocupação do legislador com a função social do exercício dessa

propriedade industrial, pois seu titular tem que explorar sua invenção e torná-la, assim,

acessível à coletividade, pois caso não o faça, haverá a intervenção do Estado, na pessoa do

estado-Juiz para reprimir ou sancionar essa conduta, interferindo significativamente no seu

direito de propriedade em prol da coletividade, do bem comum, objetivos do Estado

Constitucional e Democrático de Direito.

Nesse caso, o titular da patente ficará sujeito à licença compulsória se exercer os

direitos decorrentes de sua titularidade, de forma abusiva ou a utilizar como meio de praticar

abuso econômico, sendo que tais situações deverão ser comprovadas por decisão

administrativa ou judicial. Nos dizeres de Gabriel Di Blasi (2005, p. 305) a licença

compulsória.

...É uma autorização forçada de patente, concedida pelo Estado

a terceiros, alheia a vontade do titular da mesma, quando se

caracteriza a prática de abuso dos direitos decorrentes das

patentes por parte deste titular.

A legislação dispõe, taxativamente, as situações que ensejarão a licença compulsória

em seu artigo 68, parágrafo primeiro:

Art. 68, Parágrafo 1º: “Ensejam, igualmente licença compulsória:

I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou

fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,

ressalvados os caso de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação, ou;

II – a comercialização que não satisfizer ás necessidades do mercado

Essas hipóteses somente ensejarão o requerimento da licença compulsória após o

decurso do prazo de 3 (três) anos da concessão da patente, prazo legal concedido ao titular

para iniciar exploração da patente. A legitimidade para requerer a licença compulsória será

daquele que possuir legítimo interesse e capacidade técnica e econômica para realizar

exploração efetiva, destinando-se ao mercado interno. A concessão da licença compulsória

decorrente do abuso do poder econômico praticado pelo titular assegurará ao licenciado o

prazo de 1 (um) ano para que proceda a importação do objeto da licença, quando for o caso, e

inicie a sua exploração, desde que o objeto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo

titular ou com sua permissão. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado ao titular

da patente, indicando-se as condições oferecidas e deverá ser protocolizado no INPI.

Ao pedido de licença compulsória feita pelo requerente, fundamentando-se em abuso

de direitos patentários ou abuso do poder econômico, ou ainda, pela inércia do titular na

fabricação do invento, deverá vir instruído de documentação que comprove todo o alegado.

Caso o pedido se fundamente na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a

sua exploração.

O titular será então, intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias,

findado o qual, sem a manifestação do titular, será considerada aceito a proposta nas

condições oferecidas. Se o titular da patente contestar o pedido, o INPI poderá realizar

diligências, bem como designar comissão, podendo incluir especialistas que não façam parte

da autarquia, com o escopo de subsidiar o arbitramento da remuneração, já que as partes não

chegaram a um consenso. No arbitramento da remuneração considerarão as circunstâncias

peculiares de cada caso concreto, não podendo olvidar-se da ponderação sobre o valor

econômico da licença concedida. Assim, instruído o processo, o INPI decidirá sobre a

concessão no prazo de 60 (sessenta) dias, e decidindo pelo seu deferimento, determinará as

condições em que vigorará a concessão da licença.

.

A licença compulsória será sempre concedida sem exclusividade, portanto, não se

admite o sublicenciamento. Admitir-se-á a cessão da concessão somente quando realizada

conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que

explore a patente licenciada compulsoriamente. A decisão do INPI que decide o pedido de

licença compulsória está sujeita a recurso que não terá efeito suspensivo.

Concedida a licença compulsória, o licenciado deverá iniciar sua exploração no prazo

de 1 (um) ano da data de concessão da licença, admitindo-se a interrupção por igual prazo.

Não cumprindo tal condição, o titular da patente poderá pedir a cassação da licença. O

licenciado fica investido de todos os poderes para agir em defesa da patente, quando

necessário. Importante ressaltar, que nos casos de emergência nacional ou interesse público,

declarados em ato do Poder Executivo Federal e desde que o titular da patente ou seu

licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença

compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos

direitos do respectivo titular. É a proteção da finalidade social da propriedade industrial

prevalecendo sobre os interesses meramente individuais de seu titular, harmonizando-se com

as diretrizes teóricas do ordenamento civil na contemporaneidade e com o texto constitucional

que é seu informador.

Dessa forma, nota-se, claramente a interferência do Estado na esfera privada para

assegurar o respeito à função social da propriedade, ainda que na espécie de propriedade

industrial.

Ademais, essa intervenção estatal continua no que se refere também, aos contratos de

propriedade industrial, através da atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial na

análise e aprovação desse tipo de contrato.

Ao Instituto de Nacional de Propriedade Industrial cumpre analisar e aprovar os

contratos, conforme determina a Lei n. 9.279/96, assim como a legislação tributária e de

capital estrangeiro atribuem ao INPI a competência de atuar como assessor da Receita Federal

e do Banco Central nas questões pertinentes as essas autoridades nas quais esteja envolvida a

transferência de tecnologia.

Ao INPI também cumpre observar a legalidade dos contratos, sendo-lhe atribuído o

dever de suscitar a necessidade de pronunciamento do órgão de tutela de concorrência no caso

de os contratos sob análise violarem as normas concorrências em vigor. A atuação da

autarquia em questão dá-se durante o processo de averbação ou registro do contrato, durante o

qual o departamento de Transferência de Tecnologia analisa as questões supracitadas, e

confere sua decisão no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do depósito regular do

pedido de averbação ou registro, conforme o artigo 211 da LPI, decisão esta que poderá ser

pela emissão do certificado de averbação, ou por fazer exigências que precisam ser sanadas ou

ainda, poderá decidir pelo arquivamento ou indeferimento do pedido de averbação.

Ressalte-se que da decisão do INPI caberá a formulação do pedido de reconsideração a

Diretoria de Transferência e Tecnologia e também, a propositura de recurso ao Presidente do

INPI.

A averbação ou registro é de fundamental importância, pois, é condicionante

para legitimar pagamentos feitos para o exterior, permitir a dedutibilidade fiscal dos

pagamentos contratuais efetuados pela empresa cessionária, bem como, para que o

contrato objeto de averbação ou registro tenha eficácia “erga omnes”, ou seja, seja

oponível contra terceiros.

Ressalte-se que a lei é omissa sobre a extensão dos efeitos da averbação prévia para a

dedutibilidade fiscal quando os contratos forem celebrados entre brasileiros. Nesse caso, o

INPI tem entendido que não é necessária a averbação prévia e tem recusado a averbação ou

registro dos contratos celebrados nessas condições, ou seja, entre brasileiros. Contudo, essa

matéria não é pacífica nos Tribunais, pois há entendimento que tal averbação prévia constitui

requisito condicionante para a dedutibilidade fiscal, fundamentando-se no artigo 71 da Lei n.

3470/58, aplicando-se o princípio do parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil,

segundo o qual a lei nova que estabelece requisitos gerais ou especiais dispostos em lei

anterior, mas não trata de maneira direta, não a revoga. De outro lado, há decisões que

sustentam que não havendo norma legal que condicione a dedutibilidade das despesas ao

prévio registro do respectivo contrato no INPI, não poderá haver a autuação fiscal, pois, estar-

se-ia ferindo o princípio da legalidade. Assim, não há decisões judiciais e administrativas

uniformes sobre a matéria.

A Lei 9279/96 em seu artigo 240 reduziu significativamente a atuação do INPI nos

contratos de propriedade industrial, limitando-o ao pronunciamento sobre tratados

internacionais sobre a matéria e a execução das leis da propriedade industrial, tendo em vista

o respeito aos princípios constitucionais que regem a área econômica.

Não obstante essa limitação o INPI emitiu o Ato Normativo n. 135/97 que estabelece

uma possibilidade mais abrangente de interferência nos contratos de transferência de

tecnologia, a fim de verificar os termos e as condições contratuais aos dispositivos legais

pertinentes: Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9279/96), Lei de controle de remessa de

Lucros (Lei n. 4.131/62), Lei sobre Imposto de Renda (Lei n. 4.506/64 e Lei n. 8383/91 e

normas regulamentares), Lei de Repressão ao Abuso do Poder Econômico (Lei n. 8.884/94),

Lei de Franquia (Lei n. 8955/94) e Decreto que promulga a ata final que incorpora os

resultados da Rodada Uruguai de Negociações comerciais multilaterais do Acordo Geral

sobre Comércio de Serviços (GATT) – Decreto-Legislativo n. 30, de 30/12/1994, combinado

com Decreto Presidencial n. 1.355 de mesma data.

Assim, o INPI vem atuando de forma incisiva sobre os contratos de transferência de

tecnologia, salientando-se duas situações mais comuns dessa atuação, verificadas nos

processos de averbação dos respectivos contratos, quais sejam: a determinação de preço da

contratação e a validade da cláusula de confidencialidade.

No primeiro caso, a interferência fundamenta-se no artigo 50 da Lei 8.383/91 que

dispõe que a remessa de remuneração deve estar sempre limitada aos índices estabelecidos

pela Portaria do Ministério da Fazenda n. 436 de 30 de dezembro de 1958, mesmo que o

contrato seja de fornecimento de tecnologia ou de assistência técnica. Mas, essa regra não se

aplica aos contratos celebrados entre sociedades empresariais que não possuem vinculação

societária.

No segundo caso, a interferência do INPI se dá na interpretação restritiva no

tratamento das cláusulas de confidencialidade nos contratos de transferência de tecnologia.

Essas cláusulas de confidencialidade ad eternun são usuais nesses contratos e estabelecem a

obrigatoriedade da manutenção da confidencialidade mesmo após a rescisão contratual ou

empregatícia que a determinou, e é legalmente admitida pelo artigo 195, inciso XI da Lei

9279/96. Não obstante a legalidade dessa cláusula, o INPI não vem aceitando que tal

obrigação ultrapasse o período de cinco anos, contados do término ou rescisão do contrato de

tecnologia. Sustenta sua posição, fundamentando-se no fato de que tal cláusula ad eternum

interrompe o processo de capacitação tecnológica dos licenciados locais, obstaculizando o

desenvolvimento econômico e social.

Gabriel Di Blasi (2005, p. 416) ressalta que:

O aspecto mais importante desse assunto, é a inobservância do Instituto aos princípios que

regem o direito público e garantem a eficácia dos atos administrativos, quais sejam, o

Princípio da legalidade e o Princípio da competência. O Princípio da Legalidade resume-se na

submissão do poder estatal aos mandamentos da Lei. As atividades da administração

submetem-se e limitam-se à determinação da Lei, sendo que a atuação do poder público sem o

encalço legal acarreta a ilegalidade do ato e está sujeita a nulidade.

Embora não haja fundamento legal e competência básica para o INPI criar o próprio

direito e impor comportamento a terceiros, a averbação dos contratos de transferência de

tecnologia continua sendo influenciada significativamente pela atuação do INPI.

Assim, podemos dizer que o princípio da função social da propriedade foi um instrumento

utilizado pelo legislador, estabelecendo alguns requisitos legais a serem cumpridos pelos

titulares de patentes, para que estas atendam as finalidades sociais, que é o motivo pelo qual o

Estado confere ao inventor o direito de exclusividade temporário (“propriedade”) sobre sua

invenção, mas em contrapartida, impede o uso ou não uso da patente, bem como reprime sua

má utilização.

30- Considerações Finais

Procurou-se no presente estudo expor algumas considerações sobre a propriedade

industrial e a observância do princípio da função social, consagrado constitucionalmente e

ratificado pela legislação civilista, a qual tem na cláusula geral da Socialidade um de seus

pilares estruturais. Verificou-se, assim, que a patente é considerada uma propriedade, embora

represente, na verdade, um direito de exclusividade sobre a exploração de uma invenção, e

assim sendo, uma oportunidade de comércio, mas nunca um monopólio. Trata-se de um

benefício que o Estado concede ao inventor por divulgar sua invenção à sociedade e

contribuir para seu desenvolvimento econômico e social.

No transcorrer da explanação, procurou-se salientar que em consonância com o princípio

da função social da propriedade, a propriedade industrial não é absoluta e implica em

limitações impostas pelo legislador ao seu titular, pois ela terá que atender sua finalidade

social, propiciando o desenvolvimento econômico, tecnológico e social da sociedade, e por

isso, o legislador valora e tutela o interesse da coletividade sobre a propriedade industrial em

detrimento da visão capitalista e individualista do mercado e de seu titular. Dessa forma, o

legislador reprime o abuso do poder econômico, a concorrência desleal, bem como a não

utilização da invenção pelo seu titular, o que poderá ser sancionado com a licença

compulsória, conforme já analisada, priorizando-se o interesse social sobre o invento ou

invenção. O princípio da função social da propriedade é garantia constitucional que foi

ratificada pelo Código Civil de 2002, com a adoção expressa da cláusula geral da

Sociabilidade, mas já em 1996, data de entrada em vigor da Lei de Propriedade Industrial, de

n. 9.279, o legislador já impõe uma finalidade social no instituto da propriedade industrial,

tendo em vista que o sistema de patentes é um importante elemento para propiciar o

desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país, e nesse sentido deverá

harmonizar-se com os valores tutelados constitucionalmente, e com o ordenamento civil que

se revela socializado, inaugurando um sistema ético-jurídico em substituição ao sistema

dogmático-formalista de outrora. Por fim, no tocante à propriedade industrial não podemos

nos olvidar que além de sua finalidade social, ela também se caracteriza como um direito de

grande importância no desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país, razão

pela qual o interesse social é visualizado com frequência.

31- Referências:

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 26. ed. 2005. São Paulo: Saraiva,

pp. 40 a 49.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, volume 1: direito de empresa.

17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013

GOMES, Fábio Bellote. Manual de Direito Empresarial. 4ª edição. São Paulo:

Revista dos Tribunais, 2013.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial, volume

2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro:

Lumem Júris, 2ª ed. 2003.

BLASI, Gabriel Di. A Propriedade Industrial: o sistema de marcas, patentes e desenhos

industriais analisados a partir da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense,

2005.

INTELECTUAL, Instituto Danneman Siemsen de Estudos de Propriedade.

Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: Patentes e seus Sucedâneos.

São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.