© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos...

© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.

MARCAS COMO ATIVO DAS EMPRESAS

MARCAS COMO ATIVO DAS EMPRESAS

06 de outubro de 2004

Peter Eduardo Siemsen

[email protected]

06 de outubro de 2004

Peter Eduardo Siemsen

[email protected]

2© 2004 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Todos os direitos reservados.

Marcas Como Ativo das EmpresasMarcas Como Ativo das Empresas

Importância no mundo atual

Como mantê-las e valorizá-las do ponto de vista legal??

Importância no mundo atual

Como mantê-las e valorizá-las do ponto de vista legal??


Porque são Importantes??Porque são Importantes??

Marcas no novo milênio

– Nova economia

Google Microsoft

– Os ativos intangíveis superam os ativos físicos

– Conhecimento e marcas são os principais

Marcas no novo milênio

– Nova economia

Google Microsoft

– Os ativos intangíveis superam os ativos físicos

– Conhecimento e marcas são os principais


Marcas mais valiosas do mundo:

– “COCA-COLA” US$ 67.39 bilhões (1/3 do valor de mercado da empresa)

– “MICROSOFT” US$ 61.37 bilhões– “IBM” US$ 53.79 bilhões– “GE” US$ 44.11 bilhões– “INTEL” US$ 33.50 bilhões

Fonte: BusinessWeek/Interbrand 2004

Marcas mais valiosas do mundo:

– “COCA-COLA” US$ 67.39 bilhões (1/3 do valor de mercado da empresa)

– “MICROSOFT” US$ 61.37 bilhões– “IBM” US$ 53.79 bilhões– “GE” US$ 44.11 bilhões– “INTEL” US$ 33.50 bilhões

Fonte: BusinessWeek/Interbrand 2004


Gerenciamento das MarcasGerenciamento das Marcas

Bom gerenciamento é fundamental para manter e aumentar a proteção das marcas.

– Conhecimento especializado:

“staff” da própria empresa (bom entrosamento entre jurídico e marketing)

escritório terceirizado

Bom gerenciamento é fundamental para manter e aumentar a proteção das marcas.

– Conhecimento especializado:

“staff” da própria empresa (bom entrosamento entre jurídico e marketing)

escritório terceirizado


Gerenciamento das MarcasGerenciamento das Marcas

Foco em três tipos:

– Marcas famosas (em geral marca-mãe)

– Marcas domésticas (depósito, prorrogação, etc.)

– Marcas internacionais (no exterior)

Foco em três tipos:

– Marcas famosas (em geral marca-mãe)

– Marcas domésticas (depósito, prorrogação, etc.)

– Marcas internacionais (no exterior)


Aspectos ImportantesAspectos Importantes

Conhecer os procedimentos da fase de escolha da marca (pré-deposito)

– Buscas No âmbito do INPI Geral (Internet, junta comercial, pág. amarelas, etc)

– Distintividade

– Não estar incluída entre as proibições do art. 124

– Nome de domínio - verificar disponibilidade

Conhecer os procedimentos da fase de escolha da marca (pré-deposito)

– Buscas No âmbito do INPI Geral (Internet, junta comercial, pág. amarelas, etc)

– Distintividade

– Não estar incluída entre as proibições do art. 124

– Nome de domínio - verificar disponibilidade


Problema GraveProblema Grave

Demora do INPI no exame (entre 4 e 5 anos)

Regime atributivo (propriedade advém do registro)

Demora do INPI no exame (entre 4 e 5 anos)

Regime atributivo (propriedade advém do registro)


Caso “GATEWAY” Caso “GATEWAY”


COMO PROTEGER E VALORIZAR AS MARCAS?????

COMO PROTEGER E VALORIZAR AS MARCAS?????


ProteçãoProteção

Legislação

– Constituição Federal, art. 5, XXIX (g.fundamental)

– Lei no. 9279/96 (Propriedade Industrial)

– Tratados CUP Trips

Legislação

– Constituição Federal, art. 5, XXIX (g.fundamental)

– Lei no. 9279/96 (Propriedade Industrial)

– Tratados CUP Trips


ProteçãoProteção

Propriedade advém do registro (art. 129 LPI)

Proteção não está limitada ao registro

Propriedade advém do registro (art. 129 LPI)

Proteção não está limitada ao registro


1.Direito de Precedência1.Direito de Precedência

Pré-uso previsto no art. 129, § 1o.

– Pode fazer uso desse dispositivo aqueles que usam marca igual ou semelhante há pelo menos 6 meses da data de depósito do pedido de registro.

Pré-uso previsto no art. 129, § 1o.

– Pode fazer uso desse dispositivo aqueles que usam marca igual ou semelhante há pelo menos 6 meses da data de depósito do pedido de registro.


1.Direito de Precedência1.Direito de Precedência

Art. 124, XXIII da LPI– “Não são registráveis como marca: (...) XXIII –

sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

Art. 124, XXIII da LPI– “Não são registráveis como marca: (...) XXIII –

sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”


2.Integridade Material2.Integridade Material

– Art. 130 da LPI

“Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

III – zelar pela sua integridade material ou reputação”

IG vs. Hiperzoom - AC. Apel. 200200120279 – 3a câmara cível TJ RJ

– Art. 130 da LPI

“Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

III – zelar pela sua integridade material ou reputação”

IG vs. Hiperzoom - AC. Apel. 200200120279 – 3a câmara cível TJ RJ


3.Marca Notoriamente Conhecida3.Marca Notoriamente Conhecida

Convenção da União de Paris / LPI

– Art. 6bis / art. 126 Não precisa estar registrada no Brasil Precisa comprovar notoriedade no ramo

– Art. 6bis Em caso de má-fé (prescrição não se aplica)

Convenção da União de Paris / LPI

– Art. 6bis / art. 126 Não precisa estar registrada no Brasil Precisa comprovar notoriedade no ramo

– Art. 6bis Em caso de má-fé (prescrição não se aplica)


3.Marcas Notoriamente Conhecidas3.Marcas Notoriamente Conhecidas

ELLUS (roupas)

CISCO (sistemas de computação)

OPPORTUNITY (serviços financeiros)

METROMEDIA (outdoors)

ELLUS (roupas)

CISCO (sistemas de computação)

OPPORTUNITY (serviços financeiros)

METROMEDIA (outdoors)


4.Marca de Alto Renome4.Marca de Alto Renome

“Art. 125 – à marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

“Art. 125 – à marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”


4.Marca de Alto Renome4.Marca de Alto Renome

Regras para comprovação (resolução 110/04):

– Via incidental

– Pesquisa de opinião/mercado

– Território

– Tempo

– Volume de vendas

– Valor investido em divulgação

– Etc.

Regras para comprovação (resolução 110/04):

– Via incidental

– Pesquisa de opinião/mercado

– Território

– Tempo

– Volume de vendas

– Valor investido em divulgação

– Etc.


4.Marcas de Alto Renome4.Marcas de Alto Renome

FORD

NATURA

NESTLÉ

SKOL

ITAÚ

FORD

NATURA

NESTLÉ

SKOL

ITAÚ


Caducidade e ProrrogaçãoCaducidade e Prorrogação

Obrigação de usar depois de 5 anos da data da concessão

Risco de cancelamento

O período de validade de um registro é de 10 anos, renovável indeterminadamente

Obrigação de usar depois de 5 anos da data da concessão

Risco de cancelamento

O período de validade de um registro é de 10 anos, renovável indeterminadamente


Questões InteressantesQuestões Interessantes

Degeneração

“Secondary meaning”

Importação paralela

Marcas não tradicionais

Degeneração

“Secondary meaning”

Importação paralela

Marcas não tradicionais


DegeneraçãoDegeneração

Excesso de fama Descuido da defesa Cai em domínio público

– FÓRMICA (STF)

– BANK NOTE (STJ)

– DDI (pendente de decisão judicial)

Excesso de fama Descuido da defesa Cai em domínio público

– FÓRMICA (STF)

– BANK NOTE (STJ)

– DDI (pendente de decisão judicial)


Secondary meaningSecondary meaning

ALPARGATAS (calçados) GASTHAUS (restaurantes) LIGHT (fornecimento de energia elétrica) TELEFÔNICA (telefones e serviços de

telecomunicações) AMERICAN AIRLINES (aviação) JORNAL DO BRASIL (jornal)

ALPARGATAS (calçados) GASTHAUS (restaurantes) LIGHT (fornecimento de energia elétrica) TELEFÔNICA (telefones e serviços de

telecomunicações) AMERICAN AIRLINES (aviação) JORNAL DO BRASIL (jornal)


Importação ParalelaImportação Paralela

Interpretação “contrario sensu”do art. 132, III: “o titular não poderá impedir a livre circulação de

produto colocado no mercado interno, por si ou por outrém com seu consentimento, (...)”

JOHNNIE WALKER (uísques)

United Distillers & Vintners Ltd vs Licinio Dias e Cia

BROTHER (máquinas de costura)

Brother Int. Corp. do Brasil Ltda vs Surlorran Ind. Ltda

Interpretação “contrario sensu”do art. 132, III: “o titular não poderá impedir a livre circulação de

produto colocado no mercado interno, por si ou por outrém com seu consentimento, (...)”

JOHNNIE WALKER (uísques)

United Distillers & Vintners Ltd vs Licinio Dias e Cia

BROTHER (máquinas de costura)

Brother Int. Corp. do Brasil Ltda vs Surlorran Ind. Ltda


Marcas Não Tradicionais Marcas Não Tradicionais

Lay out Som Cheiro

– Proteção excluída expressamente na LPI

– Proteção via concorrência desleal e enriquecimento ilícito

Lay out Som Cheiro

– Proteção excluída expressamente na LPI

– Proteção via concorrência desleal e enriquecimento ilícito


ConclusãoConclusão

Brasil tem uma ótima legislação para a proteção das marcas;

O Judiciário em geral aplica adequadamente; Concessão de liminares (art. 209 LPI) é bem

aceita pelos juízes; Atraso do INPI no exame e a morosidade do

Judiciário na prestação da tutela final, prejudicam a proteção das marcas.

Brasil tem uma ótima legislação para a proteção das marcas;

O Judiciário em geral aplica adequadamente; Concessão de liminares (art. 209 LPI) é bem

aceita pelos juízes; Atraso do INPI no exame e a morosidade do

Judiciário na prestação da tutela final, prejudicam a proteção das marcas.

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