Contratos de Tecnologia:

A segurança jurídica nas

parcerias e negócios

tecnológicos

Gabriel Leonardos

KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

São Paulo, 29 de abril de 2015

Atribuição-Sem Derivações-Sem Derivados

CC BY-NC-ND

Tipos contratuais

O INPI reconhece as seguintes modalidades de contratos de

transferência de tecnologia:

(i) Contrato de Licença de Uso de Marcas;

(ii) Contrato de Licença de exploração de Patentes;

(iii) Contrato de Fornecimento de Tecnologia Industrial (Know-

how);

(iv) Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica;

(v) Contrato de Franquia.

Contratos apresentados ao INPI:

Ano

Fornecimento de Tecnologia Industrial Franquia

Licença de Exploração de

Patente

Licença de uso de Marca Outros

Serviço de Assistência

TécnicaTotal Geral

2010 124 14 33 135 73 595 974

2011 133 19 42 178 41 736 1149

2012 118 102 39 168 2 820 1249

2013 133 59 33 166 4 736 1131

2014 122 71 29 176 8 738 1144

Total Geral 630 265 176 823 128 3625 5647

Depósitos de Patentes no INPI brasileiro:

(Fonte: Valor Econômico. 4, 5 e 6 de abril de 2015. P. A4)

Contratos entre empresas ● Efeito do registro ou averbação no INPI: fiscais, cambiais, defesa dapatente, eficácia perante terceiros (publicidade).

● Papel do INPI – ingerência; normas não-escritas.

● Empresas pertencentes ou não ao mesmo grupo: em contratosinternacionais entre empresas do mesmo grupo há restrições cambiaisquanto aos valores a serem pagos. Em contratos internacionais entreempresas não-ligadas (quase) não há restrições.

● Contrato entre empresa brasileira e estrangeira

● Contratos entre duas empresas brasileiras – é necessário registrar noINPI? Sim, se o pagante (licenciado) é tributado pelo lucro real – nãohavendo aprovação pelo INPI há o risco de autuação pela ReceitaFederal.

Contratos entre empresa e ICT

● Lei de Inovação – n° 10.973/2004, regulamentada peloDecreto n° 5.563/2005 – Primeira lei brasileira que cuidado relacionamento entre universidades e empresas.

● Tipos de contrato previstos na Lei de Inovação:

(i) Contratos de permissão e compartilhamento delaboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais einstalações de ICT’s – art. 4°.

Não há utilização ou disposição de capital intelectual, massomente da infraestrutura.

Contratos entre empresa e ICT

(ii) Contratos de transferência de tecnologia e delicenciamento – arts. 6° e 7°

Ocorre transferência/licenciamento de conhecimentosdesenvolvidos antes da contratação.

(iii) Contratos de prestação de serviços - art.8° - soluçãode uma demanda pontual.

(iv) Acordos de Parceria – art. 9°

(iv) Contrato de cessão de criação – art. 11

Contratos entre empresa e ICTAcordos de Parceria – art. 9°

Atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimentode tecnologia, produto ou processo.

“(...) Nesta hipótese, ao contrário, a Lei de Inovação exige que seja definida em contratoa alocação não só da titularidade da propriedade intelectual gerada pela pesquisa, mastambém da participação nos resultados da exploração dos bens resultantes dessaparceria (§§2º e 3º do art.9º da Lei de Inovação). Esta divisão de propriedade e deresultados financeiros da exploração deverá manter proporção (A) com o montante dovalor agregado do conhecimento já existente, em cada uma das partes contratuais, noinício da parceria, e (B) com o valor dos recursos humanos, financeiros e materiaisaportados pelas partes. Os recursos humanos, financeiros e materiais trazidos pelaspartes após o início do programa de pesquisa parecem relativamente fáceis de avaliar,mas o valor do conhecimento preexistente em cada uma das partes não é de fácildeterminação. Esta exigência legal obriga as partes de um contrato de parceria aavaliarem, antes da assinatura do contrato, a tecnologia e os conhecimentosrelevantes à pesquisa a ser iniciada, que serão aportados pelas partes. Esse aporte nãose confunde com aporte de capital, pois nesta alternativa não se forma uma sociedadeentre as partes, mas simples “parceria”, cuja natureza jurídica pode ser comparada á deum consórcio. (...)” Juliana Viegas in Contratos de Propriedade Industrial e novas tecnologias. Manoel J.Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur, coordenadores. São Paulo. Editora Saraiva. Ano 2007 – sérieGvlaw, p.211.

O contrato é um processo● Fase negocial: discussão acerca do objeto do contrato. Não adianta terpressa: várias etapas para chegar ao contrato. (Who blinks first? / Osúltimos 20 minutos.)

● Boa-fé desde as tratativas.

● Carta de intenção: vinculação; comunicação formal sobre a desistênciana celebração do contrato; exaurimento da carta de intenção.

● Acordos prévios de sigilo: quem se compromete com o sigilo, descriçãodas informações a serem mantidas confidenciais, prazo de manutenção dosigilo.

● Esboço das obrigações de cada uma das partes e a compensaçãofinanceira que caberá a cada uma. Regulamentar no contrato as regras docondomínio (cotitularidade), i.e., as atividades e atos de cada contratante, éa melhor forma de prevenir problemas.

O contrato é um processo● A quem pertence os aperfeiçoamentos realizados?

● Impossibilidade de licenciar (“alugar”) know-how.

● CADE - Resolução n° 10 de 03/01/2015: Obrigatoriedade de notificação prévia dos“contratos associativos”. São associativos quaisquer contratos com duração superior a dois anos (ouque alcance dois anos na renovação) em que houver cooperação horizontal (entre concorrentes) ouvertical (entre agentes econômicos em diferentes etapas de uma cadeia produtiva) oucompartilhamento de riscos que acarretem relação de interdependência entre as partes. Presunçãode cooperação horizontal ou vertical ou compartilhamento de risco nos contratos em que as partes,ou seus grupos econômicos: (i) estiverem horizontalmente relacionadas no objeto do contrato,sempre que a soma de suas participações no mercado relevante afetado pelo contrato for igual ousuperior a 20%; ou (ii) estiverem verticalmente relacionadas no objeto do contrato, quando pelomenos uma delas detiver 30% ou mais de um dos mercados relevantes afetados pelo contrato,desde que preenchida pelo menos uma das seguintes condições: (ii.1) o contrato estabelececompartilhamento de receitas ou prejuízos entre as partes; ou (ii.2) do contrato decorra relação deexclusividade.

● Exclusividade – importante delimitar: exclusivo para quem? O licenciantepode continuar a usar a tecnologia/patente? Quem recebe o direito podereceber know-how de outros e sublicenciar o direito recebido?

O contrato é um processo

● Possibilidade de agir em nome da outra parte: autorizaçãopara agir contra infratores, nível de ingerência do titular;custeio das despesas para perseguir a infração.

● Cotitularidade + royalties (lump sum ou fluxo contínuo).

● Cláusula escalonada para dirimir conflitos: negociações deboa-fé – mediação – arbitragem.

● Compromisso Arbitral – Cláusula cheia e cláusula vazia.Necessário detalhamento acerca do procedimento arbitral: leiaplicável, local, idioma, quantidade de árbitros.

Inovação no Brasil

● Emenda Constitucional n° 85/2015: incorporação do termo

“inovação”; status constitucional; ampliação do leque de

entidades que podem receber apoio do setor público.

“Recentemente (...) Eu disse que nós precisamos dar uma ênfase em patentes, e não em papers.(...) Mas o que eu estava querendo dizer na minha fala era que patente é importante, que patente é imprescindível. Nós teremos de ter pessoas capazes de gerar patentes no Brasil. E o governo federal assume, aqui, hoje, o compromisso de modificar e modernizar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.”

(Discurso da Presidente da República, DilmaRousseff, na cerimônia alusiva à exposição sobre oPrograma de Apoio à Competitividade da Indústria,em 13.04.2012)

Observações Finais:

O Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos –

SAE do Governo Federal, Roberto MangabeiraUnger,

em recente entrevista (Jornal Valor, edição de 11-12-

13 de abril de 2015, pág. A14), assim explicou o

projeto elaborado por sua Secretaria:

Valor: Qual é a nova estratégia?

Resposta: Uma estratégia produtivista e

capacitadora. O modelo anterior era organizado em

torno do consumo e da demanda. O novo modelo tem

que ter como preocupação central a produção e a

oferta. (...) A democratização a demanda pode-se

fazer só com dinheiro. A democratização da oferta

exige uma inovação estrutura, que raramente fizemos

em nossa história nacional.

Nós estamos acostumados a resolver problemas com dinheiro e não

com imaginação e inovação institucional, que é agora a tarefa. (...) Este

projeto eu distinguiria em três grandes capítulos. A primeira parte são

inovações destinadas a ampliar as oportunidades econômicas, o acesso às

oportunidades produtivas. É o que chamo de produtivismo includente. (...)

Valor: O que é produtivismo includente?

Mangabeira: São três conjuntos de iniciativas capazes de

compor a agenda do produtivismo includente. O primeiro

se destina a qualificar. Há centenas de milhares de

pequenos e médios empreendimentos no país, mas a

vasta maioria está afundada nesse primitivismo produtivo,

sem acesso a crédito, à tecnologia e a práticas

avançadas. Não basta ter uma agenda simplificadora, a

antiga agenda Hélio Beltrão, para aliviar o ônus tributário e

regulatório que pesa sobre os empreendedores, é preciso

também ter uma agenda qualificadora. Nas grandes

economias do mundo, as maiores empresas estão

cercadas por uma periferia de empresas menores,

porém vanguardistas, que acalentam as inovações

mais radicais. A nós falta esta periferia vanguardista.

Nós temos que criá-las.

Obrigado!

Gabriel LeonardosGabriel.Leonardos@kasznarleonardos.com

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