TJRS Acordao 2009 194469 Marcas Semelhantes Concorrencia Desleal

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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA

OSNº 700249602472008/CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃOESPECIFICADO. USO DE MARCA. REGISTRO NOINSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADEINDUSTRIAL ANTERIOR. EMPRESAS QUE,EMBORA NO RAMO DE VESTUÁRIO,COMERCIALIZAM PRODUTOS DESTINADOS ASEGMENTOS DIVERSOS DA SOCIEDADE.CONFUSÃO INOCORRENTE. DANOS MATERIAIS EMORAIS DESCABIDOS.I. PRELIMINAR. 1. INOVAÇÃO RECURSAL. Não se

conhece da apelação no ponto em que suas razõesrecursais desbordem os limites traçados naexordial. Inteligência do artigo 515, do CPC.II. MÉRITO. 2. CONFUSÃO. A ocorrência deimitação passível de levar à confusão entremarcas, nos termos do artigo 124, inciso XIX, daLei nº 9.279/96, enseja a proibição imediata decomercialização do produto que acarrete talsituação, nos termos do artigo 209, §1º e 2º domesmo diploma legal. Ademais, o simples usoindevido da marca configura o ato ilícito, gerando, per si , o dever de indenizar. Precedentes do STJ.

3. No caso, entretanto, não se verifica a alegadaconfusão entre as marcas, ou mesmo a prática deconcorrência desleal. Essas, embora possuamgrafismos semelhantes, mas não idênticos, seprestam a associar empresas com objetivossociais diversos, que comercializam produtos devestiário destinados a segmentos específicos dasociedade. Com efeito, não há que se falar emconfusão entre marca amplamente associada à altacostura gaúcha, derivada do nome da famosaestilista, e aquela que, originária do patronímico deuma das sócias da empresa ré, identifica pequenos

estabelecimentos comerciais localizados emCanoas e na Zona Norte de Porto Alegre. Danosmorais e materiais inocorrentes.CONHECERAM EM PARTE DO APELO E, NESTAPARTE, DESPROVERAM-NO. UNÂNIME.

APELAÇÃO CÍVEL NONA CÂMARA CÍVEL

Nº 70024960247 COMARCA DE CANOAS

MILKA INDÚSTRIA E COMERCIO DE

CONFECCOES LTDA

APELANTE

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OSNº 700249602472008/CÍVEL

LOJAS MILKE APELADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Nona Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer emparte do apelo e, nesta, em negar-lhe provimento.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes

Senhores DES.ª MARILENE BONZANINI BERNARDI (PRESIDENTE) E

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY.

Porto Alegre, 11 de março de 2009.

DES. ODONE SANGUINÉ,Relator.

RELATÓRIO

DES. ODONE SANGUINÉ (RELATOR)

1. Cuida-se de apelação cível interposta por MILKA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA contra sentença das

fls. 155/163 que, nos autos da ação que move em face de LOJAS MILKE,

julgou improcedente a demanda, condenando a parte autora ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00.

2. Em razões recursais (fls. 166/179), a parte autora afirma que

restou demonstrado nos autos que a ré utilizada veículos publicitários e

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logomarcas muito assemelhadas às da ré, caracterizando contrafação e o

conseqüente dever de indenizar. Discorre a respeito do conceito de marca e

sua importância para a identificação das empresas, diferenciando-a do

simples nome comercial. Aduz que a prática comercial levada a cabo pela ré

está confundindo os consumidores, que imaginavam que a demandante

mantém uma loja de ponta de estoque em Canoas, o que é inverídico, além

de pouco condizente com o histórico da empresa demandante. Salienta queambas as empresas, embora voltadas para públicos específicos, atuam no

ramo de vestuário e de moda, o que facilita a confusão entre as marcas e

configura concorrência desleal. Assevera que o INPI, ao realizar o cotejo

analítico dos sinais gráficos dos litigantes, salientou que as da ré possuíam

grande similaridade com a da demandante, tanto gráfica quanto

visualmente. Pondera que o dano moral se encontra in re ipsa e que há

também dano à imagem da demandante, mormente se considerado que fora

vítima de contrafação. Assim, pede seja dado provimento ao apelo,

condenando a ré a abster-se de utilizar a logomarca da forma como o vem

fazendo, bem como ao pagamento de indenização pelo uso indevido da

mesma.

3. Em contra-razões (fls. 185/188), a demandada pede o

desprovimento do apelo.

4. Subiram os autos, que, distribuídos, vieram conclusos.

É o relatório.

VOTOS

DES. ODONE SANGUINÉ (RELATOR)

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Eminentes colegas:

5. Conforme se infere da inicial (fls. 02/20), a parte autora,

MILKA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, proprietária da

marca “Milka” e respectivos sinais distintivos, segundo registro junto ao INPI,

afirma que a ré vem ostentando em seus estabelecimentos a marca “Milke” ,

com grafismo e sinais publicitários muito semelhantes aos seus.

Afirma a parte autora que a contrafação de sua marca é

evidente, tendo claro intuito de induzir o consumidor em erro, além de

causar-lhes inúmeros prejuízos, inclusive de ordem extrapatrimonial,

mormente se considerado que os produtos vendidos pela ré são de menor

qualidade, o que retiraria a credibilidade da demandante, empresa do ramo

de vestuário de alto padrão. Em vista disso, pleiteou: (a) liminarmente, aabstenção por parte da ré na utilização da marca “Milke” , nas formas

nominativa ou mista, sob pena de pagamento de multa diária de R$

2.000,00, a contar da data da sentença ou intimação da liminar concedida

como antecipação de tutela; (b) pagamento de indenização por lucros

cessantes, a serem comprovados no curso do processo, através de perícia

contábil, a serem arbitrados pelo magistrado; (c) pagamento de indenização

por danos emergentes, também a ser comprovados; (d) indenização por dano moral.

6. Processado o feito, adveio então sentença (fls. 155/163).

Nessa, a magistrada a quo, entendendo pela inexistência de contrafação,

bem como a inexistência de confusão entre as marcas, julgou improcedente

a demanda.

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7. Inconformada, a parte autora então apelou (fls. 166/179),

pleiteando, em síntese: (a) abstenção de utilização da logomarca da forma

como vem sendo feito pela ré; (a) indenização por danos materiais, sejam

eles emergentes e lucros cessantes; (b) indenização por danos morais; (c)

indenização por danos à imagem, com fundamento no artigo 5º, inciso V, da

CF/88.

Examine-se.

I. Preliminar

- Inovação Recursal

8. Inicialmente, destaco que não conheço do pedido de

indenização por dano à imagem, uma vez que esse não foi formulado na

inicial, sequer tendo havido naquela peça qualquer diferenciação entre

indenização por dano à imagem ou dano moral . Assim, tal postulação

apresenta-se como verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo artigo

515, do CPC.

Ora, à evidência a demandante inova ao alterar seus pedidos,

violando, assim, não só o princípio da estabilização da lide, mas também o

da lealdade processual, o que inviabiliza o conhecimento do mesmo, sob

pena de violação ao disposto nos arts. 128 e 264 do Código de Processo

Civil, que estabelecem: “O juiz decidirá a lide nos limites em que foi

proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo

respeito a lei exige a iniciativa da parte” e “Feita a citação, é defeso ao autor

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modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu,

mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.”

9. Essa é a pacífica orientação adotada por esta Corte: “Os

limites objetivos e subjetivos da demanda são estabelecidos na petição

inicial, sendo lícito à parte autora modificar o pedido ou a causa de pedir

somente antes da citação, ou, depois dela, com o consentimento do réu, e,em hipótese alguma depois de saneado o feito. É o que diz o art. 264 do

CPC. No caso em tela, a autora inovou a causa de pedir quando da réplica,

o que não é admissível. Assim, a existência ou não do débito, e a

perfectibilização da inscrição enquanto estava sendo discutida a relação

contratual que lhe deu origem, portanto, não constituem objeto da demanda,

de tal modo que não serão aqui examinados” (Apelação Cível Nº

70015486905, Nona Câmara Cível, Relatora: Íris Helena Medeiros Nogueira,Julgado em 28/06/2006).

Nesse sentido também: (1) “ APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPÓTESE DE NÃO

CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO. A matéria devolvida ao juízo ad

quem está adstrita àquela suscitada e discutida na instância inicial, ainda

que a sentença não a tenha enfrentado (art. 515, § 1º, CPC), não sendodado à parte inovar a causa de pedir nas razões recursais. (...)”. (Apelação

Cível Nº 70019748243, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 29/08/2007); (2)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE

COMPRA-E-VENDA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NO PONTO.

PROVA NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1.Não se cuidando de matéria que o juiz deva conhecer de ofício a revisão

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contratual por inadimplemento deve ser buscada na delimitação do mérito

quando da apresentação da petição, sendo vedada, a teor do art. 517 do

CPC, a alegação de questões novas - alteração do pedido ou da causa de

pedir - em sede recursal, mais quando já eram do conhecimento do A.

Proibição de inovação recursal. Apelação não conhecida. (...)”. (Apelação

Cível Nº 70019946227, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do

RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julgado em 08/05/2008).

Portanto, não conheço do pedido de indenização por danos à

imagem.

II. Mérito

- Da eventual ocorrência de confusão entre as marca

“Milka” e “Modas Milke”

8. Pois bem, como visto, a questão controvertida nos autos

versa a respeito da existência de possibilidade de confusão entre a marca

da empresa demandante (“Milka” ) e a da demandada (“Modas Milke” ), que,

no entender da parte autora, caracterizariam a prática de contrafação e

concorrência desleal. Assim, busca a parte autora que a ré se abstenha de

usar a marca Milke, nas formas nominativa ou mista, bem como indenização

por lucros cessantes, danos emergentes e danos morais.

Pois bem, segundo entendimento do STJ, para impedir o

registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos:

a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de

marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por

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ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar

confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). (...) (REsp

949.514/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA

TURMA, julgado em 04.10.2007, DJ 22.10.2007 p. 271, grifei).

Também nesse norte, oportuno trazer a lição de GAMA

CERQUEIRA1 a respeito da semelhança entre as marcas: “Distingue-se dareprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca

registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao

titular da marca anterior e aos próprios consumidores. A identidade

caracteriza a reprodução; a semelhança caracteriza a imitação. Embora não

sejam raros os pedidos de registro de marcas idênticas a outras já

registradas para os mesmos ou para produtos semelhantes, os casos de

imitação são mais freqüentes. O delito de reprodução, entretanto, raramentese verifica na prática, sendo mais comum o de imitação. O contrafator

sempre procura artifícios que encubram ou disfarcem o ato delituoso. Não

copia servilmente a marca alheia, empregando marca semelhante, que com

ela se confunda, a fim de iludir o consumidor”.

9. No caso, entretanto, não verifico a alegada contrafação ou

imitação, o que ensejaria a prática de concorrência desleal.

Com efeito, primeiramente, calha destacar que a demandante,

segundo se depreende do registro da fl. 26, é a efetiva proprietária da marca

“Milka” . Todavia, os sinais gráficos das empresas litigantes, embora

efetivamente assemelhem-se no que tange ao grafismo (ambas possuem os

nomes “Milka” e “Modas Milke” grafados em letra cursiva e itálica), não

podem ser de maneira alguma consideradas idênticas. Veja-se que, como1 Tratado de Direito Industrial, Volume II, Tomo II, Parte III, p. 63.

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bem observado pela magistrada a quo, a logomarca da autora é

correspondente ao próprio nome da representante da empresa autora,

grafado em letras de cor branca em fundo preto (fl. 37). Já a logomarca da

ré baseia-se em um desenho, um ícone colorido, representando uma

senhora usando chapéu vermelho (fls. 33/36, 96/98). Além do mais, a

empresa demandada, que fora constituída em 07/12/1992 (fls. 92/94), detém

razão social e nome fantasia originários do sobrenome de uma das sóciasda empresa demandada, chamada “Clair Milke Costa” (fl. 95).

10. De outra banda, há também que se ter em mente que as

empresas, embora atuem no mesmo ramo de vestuário, tem públicos alvos e

locais de atuação bem distintos: a autora atua no ramo da alta costura e

possui sede exclusiva em Porto Alegre/RS, em endereço nobre da Capital 2;

a ré, por seu turno, vende produtos de ponta de estoque e possui atuaçãona cidade de Canoas e na Zona Norte de Porto Alegre (fl. 98).

11. Assim, tem-se por evidenciado que as litigantes possuem

campos de atuação bem distintos, não havendo como se confundir uma

marca com a outra.

Ora, é inconcebível que alguém que efetivamente almeje

adquirir um produto da renomada marca “Milka” venha a se confundir e

adquirir peças nas “Modas Milke” . Aliás, nesse ponto, destaque-se que a

demandante, em seu contrato social, expõe que objetiva a realização de

importação, exportação e comercialização de produtos de vestiário e de

antigüidade, além de executar e supervisionar eventos culturais e realizar

empréstimo de roupas (fl. 22), ao passo que a ré comercia artigos de

2 Rua Giordano Bruno, 259; Bairro Rio Branco,Porto Alegre/RS (Fonte: http://www.milka.com.br/faleconosco.htm).

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vestuário, calçados, bazar e miudezas em geral (fl. 92); portanto, evidente

que as empresas comercializam produtos destinados a públicos bem

específicos, com poder aquisitivo bem diverso.

11. Assim, a meu ver, não restou caracterizada a ocorrência de

imitação passível de levar à confusão entre marcas, nos termos do artigo

124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/963, tampouco ensejando a proibiçãoimediata de comercialização de produtos por parte da ré, nos termos do

artigo 209, §1º e 2º da mesma lei anteriormente referida 4.

Por via de conseqüência, inexistem os propalados danos

morais e materiais, visto que não caracterizado o uso indevido da marca da

demandante pela ré, hipótese em que se cogitaria do dever de indenizar,

conforme disposições dos artigos 208, 209 e 210, da Lei nº 9.279/96, eentendimento sufragado no âmbito do STJ5. Noutro quadrante,

especificamente quanto aos alegados danos materiais, cumpre ressaltar que

não vieram aos autos quaisquer elementos que pudessem conferir um

3 Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheiaregistrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível decausar confusão ou associação com marca alheia; (...)4

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento deprejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrênciadesleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre osprodutos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação,determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu,mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderádeterminar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outrosque contenham a marca falsificada ou imitada.5 Nesse sentido, vide COMERCIAL E CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCACARACTERIZADA. ABSTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. A violação marcária se dá quando a imitaçãoreflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erronia, a perceber identidade nosdois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume

prejudicial a quem a lei confere a titularidade. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ, REsp 510885 / GO, 4ª Turma, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU: 17.11.2003,p. 336).

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mínimo de verossimilhança à alegação de que, em razão da similaridade

existente entre as marcas, viera a autora a ter qualquer prejuízo, seja a título

de lucros cessantes ou danos emergentes. Nesse norte, aliás, veja-se

inclusive que o E. STJ já decidiu que é inadmissível a condenação em

perdas e danos, pela confusão provocada junto ao consumidor por marcas

semelhantes, se não reconhecida a existência de prejuízo sofrido pela

autora. (REsp 613.376/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRATURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 23/10/2006 p. 298).

12. Portanto, ausente prova da alegada contrafação ou de

concorrência desleal, o julgamento de improcedência é medida que se

impõe. Nesse norte, aliás, veja-se o seguinte precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE

INDUSTRIAL. DANOS MORAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA REGISTRADA. PRÁTICA DE

CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO DEMONSTRADA.

AUSÊNCIA DE ANIMUS NOCENDI. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO

CONFIGURADO. Semelhança gráfica e identidade fonética entre marcas de

produtos do mesmo ramo de atividade que podem, eventualmente,

determinar o indeferimento de registro do segundo no INPI, ante o direito de

precedência. Contudo, ausente no caso o necessário dolo de confundir osconsumidores, a vontade de prejudicar a terceira empresa, indispensável à

caracterização dos crimes contra a propriedade industrial (inteligência da Lei

nº 9.279/96). Abstenção espontânea de uso da marca semelhante, a

denotar a boa-fé da requerida, que desconhecia a marca da autora, esta não

disponível no comércio e somente depositada, mas não publicado o ato

correspondente pelo INPI, à época do lançamento daquela no mercado.

Portanto, inexistindo o agir culposo, não prospera o pleito indenizatório.

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70017490434, Nona

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Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares

Delabary, Julgado em 28/02/2007).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: (1)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE

USO DO NOME COMERCIAL E MARCA. ALTO RENOME. PROPRIEDADE

INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI. EMPRESAS QUE ATUAM EM RAMOSDISTINTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. VOTO

VENCIDO. O que a lei visa é evitar a concorrência desleal ou confusão entre

produtos ou atividades comerciais ou industriais de empresas concorrentes.

Impossibilidade de vir a ocorrer confusão ou concorrência desleal entre as

empresas litigantes, na medida em que a autora Intel é nada mais, nada

menos, que a maior fabricante de microprocessadores do mundo, enquanto

a requerida Wintel é uma pequena empresa familiar, de atuação local,voltada ao comércio de aparelhos, equipamentos e materiais para telefonia

e prestação de serviços. identidade de marca que não se verifica, visto que

a autora denomina-se INTEL e a ré WINTEL. Facilmente perceptível que o

nome da ré, embora contenha a designação da autora, certamente resulta

da associação do verbo win (vencer, na língua inglesa) com uma corruptela

do sufixo ¿tele¿, relativo a telecomunicações, ou até mesmo a ¿tel¿, como

abreviatura de telefone, meio de comunicação para o qual voltados seusserviços. APELO IMPROVIDO. MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70025788951,

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio

Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 11/09/2008); (2) AÇÃO

COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE EXPRESSÃO

COMO IDENTIFICADOR DE MARCA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE

CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE

SUSPENSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO CONCORRENTE.

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESACOLHIDA. Ação ordinária que visa a

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abstenção de comercialização de fermento de marca concorrente, bem

como indenização pela concorrência desleal e prejuízos já causados à

autora. É ausente no caso concreto a presença de ardil no sentido de levar a

erro os consumidores. A expressão INSTANT utilizada pela ré se põe de tal

forma que não há como fazer confusão entre uma marca comercial e outra,

sendo bastante a distinção. Ação julgada improcedente. Apelo da autora

improvido. (Apelação Cível Nº 70020323291, Décima Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em

30/08/2007).

Dispositivo

13. Assim sendo, voto por conhecer parcialmente do apelo, e,

nesta parte, desprovê-lo.

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY (REVISOR)

Mais detidamente revisei os autos e acompanho integralmente

o voto do ilustre Relator.

DES.ª MARILENE BONZANINI BERNARDI (PRESIDENTE)

Também acompanho o voto do ilustre relator.

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DES.ª MARILENE BONZANINI BERNARDI - Presidente - Apelação Cível nº

70024960247, Comarca de Canoas: "CONHECERAM EM PARTE DO

APELO E, NESTA PARTE, NEGARAM-LHE PROVIMENTO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: ALESSANDRA ABRAO BERTOLUCI

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